J U R I D I C U M
Degeneration av varumärken
Tim Axell
VT 2021
JU600G Självständigt juridiskt arbete, 15 högskolepoäng
Examinator: Joakim Nergelius, Jesper Ekroth och Rigmor Argren. Handledare: Erika Lunell.
Sammanfattning
När ett varumärke har förlorat sin särskiljningsförmåga och på så sätt förvandlats till en generell beteckning anses det ha degenerat. Detta leder i sin tur till att varumärkesinnehavaren förlorar sin ensamrätt till varumärket, vilket tenderar att medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser för innehavaren. Särskilt utsatta är marknadsledande företag med nyskapande produkter. Trots de stora nackdelarna som degenerationsbestämmelsen innebär för innehavarna av degenererade märken, så finns det samtidigt viktiga intressen som talar för degenerationsbestämmelsens existens. För att bedöma proportionaliteten av den nuvarande degenerationsbestämmelsen undersöker denna uppsats bland annat orsakerna till degeneration samt de förebyggande åtgärder som kan vidtas för att undvika degeneration.
Innehållsförteckning
Förkortningslista 3
1 Inledning 4
1.1 Bakgrund 4
1.2 Syfte och frågeställningar 4
1.3 Metod och material 4
1.4 Avgränsningar 6
1.5 Disposition 6
2 Bakgrund till varumärkesrätten 7
2.1 Varumärkets historia 7
2.2 Relevant lagstiftning 8
2.3 Varumärkets funktioner 9
2.3.1 Bakgrund 9
2.3.2 Symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionerna 9
2.3.3 Ursprungsangivelsefunktionen 10
2.3.4 Garanti-, kvalitets- och informationsfunktionerna 11
2.3.5 Reklamfunktionen 12
2.3.6 Investeringsfunktionen 12
2.3.7 Den marknadsstyrande funktionen och konkurrensfunktionen 13
2.4 Erhållande, innebörd och förlust av ensamrätten 13
3 Särskiljningsförmåga 15
3.1 Definition 15
3.2 Olika sorters särskiljningsförmåga 16
3.2.1 Appellativ och egennamn 16
3.2.3 Spektrum av särskiljningsförmåga och generiska beteckningar 17
3.2.4 Inneboende och förvärvad särskiljningsförmåga 17
4 Degeneration 19 4.1 Bakgrund 19 4.2 Degenerationsbestämmelsens rekvisit 20 4.2.1 Bakgrund 20 4.2.2 Allmän beteckning 20 4.2.3 I handeln 21
4.2.4 Till följd av innehavarens handlande eller passivitet 22
4.3 Orsaker till degeneration av varumärken 23
4.3.1 Bakgrund 23
4.3.2 Underlåtande att introducera en generisk beteckning 24 4.3.3 Otillräckligt användande av en nyintroducerad generisk beteckning 25 4.3.4 Omsättningskretsens förkastande av en nyintroducerad generisk beteckning 25 4.3.5 Den etablerade generiska beteckningen fungerar inte som den ska 25
4.3.6 Förändringar på grund av språkets dynamik 26
4.4 Hur degeneration kan motverkas 27
4.4.1 Introducerande och användning av en alternativ generisk beteckning 27
4.4.2 Åtgärder kopplade till registrering 27
4.4.3 Stor begynnelsebokstav och versalisering av hela ordet 28 4.4.4 Korrekt språklig och verbal användning av varumärket 28 4.4.5 Varna och vidta åtgärder mot otillåten användning av varumärket 28
4.4.6 Övriga åtgärder 29 4.5 Konsekvenserna av degeneration 29 4.6 Hybridmärken 30 4.7 Regeneration 31 4.8 Intresseavvägningar 32 5 Slutsatser 33 Källförteckning 36 Litteratur 36 Böcker 36 Artiklar 36 Offentligt tryck 37
Statens offentliga utredningar 37 Propositioner 37 Elektroniska källor 37 Rättsfall 37 EU 37 Sverige 39 USA 39
Förkortningslista
EKMR Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
EU Europeiska unionen
EUIPO European Union Intellectual Property Office
NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA Nytt Juridiskt Arkiv I
Pariskonventionen Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, SÖ 1970:60
PBR Patentbesvärsrätten
Prop. Proposition
PRV Patent- och registreringsverket
Ref. Referat
Regeringsformen RF
RÅ Regeringsrättens årsbok
SOU Statens offentliga utredningar
TRIPS-avtalet Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, SÖ 1995:30
Varumärkesdirektivet Direktiv (EU) 2015/2436
Varumärkesförordningen Rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken
VmL Varumärkeslagen (2010:1877)
WIPO World Intellectual Property Organization
1 Inledning
1.1 Bakgrund
För många företag är ett väletablerat varumärke en av de viktigaste tillgångarna. Ibland kan dock ett enskilt varumärke bli så väletablerat att det används som en generell beteckning även för andra produkter av samma slag på marknaden. I sådana fall kan rättsfiguren degeneration av varumärken aktualiseras.
Degenerering av ett varumärke aktualiseras enligt förarbetena när ett varumärke går från att endast vara just ett varumärke utan varken generiska eller deskriptiva inslag till att bli en generisk benämning för varorna på den aktuella marknaden.1 Med andra ord degenererar ett varumärke när det förlorat sin särskiljningsförmåga.2 När ett varumärke har degenererat så förlorar märket sin ensamrätt, vilket i sin tur innebär att andra företag fritt får använda varumärket vid marknadsföring och försäljning av sina egna produkter.3 Detta kan ha allvarliga ekonomiska konsekvenser för varumärkesinnehavaren.
1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet degenerering av varumärken. Närmare bestämt avser uppsatsen undersöka vad som leder till degeneration av ett varumärke, vad degenerationen har för effekt, intresseavvägningarna och resonemanget bakom regleringen, vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika degeneration av ett varumärke samt huruvida regleringen är proportionerlig. Detta aktualiserar tre huvudsakliga frågeställningar:
● När aktualiseras degeneration av ett varumärke och vad innebär detta för varumärket? ● Vilka åtgärder kan vidtas för att undvika degeneration av ett varumärke?
● Vilka intresseavvägningar ligger till grund för regleringen om degeneration av varumärken och är regleringen i fråga proportionerlig?
1.3 Metod och material
Denna uppsats utgår huvudsakligen från de vedertagna svenska rättskällorna samt undersöker, systematiserar och applicerar gällande rätt på frågor rörande degeneration av varumärken, vilket
1 SOU 1958:10, s. 161. 2 Uggla, s. 26.
innebär att den rättsdogmatiska metoden används i uppsatsen.4 De vedertagna rättskällorna är författningstext, förarbeten, prejudikat och doktrin.5 Den svenska författning som huvudsakligen används i uppsatsen är varumärkeslagen (2010:1877) (VmL).
Texten undersöker även huruvida den nuvarande regleringen rörande degeneration av varumärken är proportionerlig. Detta utgör en kritisk rättsdogmatisk metod och en de lege ferenda argumentation. Genom en kritisk analys av rättsläget kan uppsatsen undersöka huruvida den nuvarande regleringen är ändamålsenlig eller inte.6 Det råder oenighet om de lege ferenda argument är del av den rättsdogmatiska metoden. Sandgren anser att de lege ferenda argument kan anses vara en del av den rättsdogmatiska metoden ifall de hör samman med den bakomliggande de lege lata argumentationen.7 Så är fallet i denna uppsats och alltså hänförs även de normativa argumenten i uppsatsen till den rättsdogmatiska metoden.
Även EU-rättsligt material kommer att användas i uppsatsen. Detta material består i av författning, praxis, riktlinjer och principer. En särskild EU-rättslig metod kommer att användas för att tolka detta material. Metoden går i huvudsak ut på att rättskällorna ska tolkas efter sitt ändamål.8 Den EU-rättsliga författningen som används i uppsatsen är huvudsakligen direktiv (EU) 2015/2436 (varumärkesdirektivet) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (varumärkesförordningen). EU-domstolens avgöranden är av mycket stor vikt för uppsatsen dels på grund av hur mycket av varumärkesrätten är helt europiserad, dels för att EU-domstolens rättsfall väger tyngre än de svenska rättsfallen på samma område.9 Till följd av detta används EU-domstolens avgöranden återkommande i uppsatsen.
I delar av uppsatsen förekommer lingvistiska resonemang. Dessa resonemang kommer inte att utforskas på djupet då uppsatsens fokus är det juridiska. Med det sagt är det ändå viktigt att ha med dessa lingvistiska resonemang i uppsatsen då degeneration grundar sig på språkliga uppfattningar.
Doktrinen rörande degeneration av varumärken är begränsad, och mycket av den doktrin som faktiskt finns tillgänglig är gammal. Särskilt de verk som har degeneration som huvudämne är äldre, såsom exempelvis Holmqvists “Degeneration of Trade Marks” från 1971 och Ugglas artikel “Degeneration av varumärken” från 1955. På grund av detta används ibland källor som är äldre än vad som annars hade föredragits. Denna avsaknad av modern doktrin som utförligt behandlar degeneration är också anledningen till att dels utländsk doktrin och praxis, dels företagsekonomisk litteratur såsom Urdes “Märkesorientering” och Melin och Urdes “Varumärket - en hotad tillgång” används i uppsatsen.
4 Kleineman, s. 49. 5 Kleineman, s. 21; Sandgren, s. 49. 6 Kleineman, s. 35–36. 7 Sandgren, s. 49. 8 Reichel, s. 114. 9 Levin, s. 387.
1.4 Avgränsningar
Uppsatsen ämnar undersöka det svenska rättsläget rörande degeneration av varumärken, alltså kommer i första hand endast rättskällor av relevans för svensk gällande rätt att undersökas. Därav begränsar sig uppsatsen i första hand till svenska rättskällor och EU-rättskällor. Däremot kan utländska rättskällor, främst i form av utländsk doktrin, komma att beaktas i syfte att jämföra, exemplifiera och fylla luckorna som övrig doktrin inte täcker.
Varumärken kan ta många olika former. Ett varumärke kan exempelvis bestå av ord, figurer, bokstäver, färger, siffror, ljud, varu- och förpackningsutstyrslar med mera, se 1 kap. 4 § andra stycket VmL för en icke-uttömmande uppräkning. Alla dessa varumärkestyper kan i teorin utsättas för degeneration, men det är i praktiken mycket vanligare att så sker för ordmärken.10 Därför kommer uppsatsen endast att behandla degeneration av ordmärken. I Sverige är det möjligt att erhålla varumärkesrättslig ensamrätt på två sätt: genom registrering och genom inarbetning. Ett varumärke kan registreras nationellt hos Patent- och registreringsverket (PRV) eller internationellt hos World Intellectual Property Organization (WIPO) enligt 1 kap. 6 § VmL eller så kan varumärket registreras i hela EU som ett EU-varumärke enligt art. 1 varumärkesförordningen. Ett varumärke kan erhålla ensamrätt till följd av inarbetning när det är känt som en beteckning för sina produkter hos omsättningskretsen enligt 1 kap. 7 § VmL. När ett varumärke har inarbetats snarare än registrerats så förlorar det sin ensamrätt när varumärket inte längre ses som inarbetat. Ett varumärke kan inte anses vara inarbetat när det används som en generisk beteckning för en vara. Alltså förlorar ett inarbetat varumärke sin inarbetning vid ett sådant scenario som annars skulle ha lett till degenerering av varumärket i fråga.11 På grund av detta kommer degenerering av inarbetade varumärken inte att behandlas i denna text, utan fokus läggs på registrerade varumärken. Alltså kommer endast registrerade ordmärken att undersökas i uppsatsen.
1.5 Disposition
Uppsatsen börjar i avsnitt ett med en sedvanlig inledning där bakgrund, syfte och frågeställningar, metod och material, avgränsningar samt disposition anges. Därefter följer en bakgrund till varumärkesrätten i avsnitt två. Avsnittet inleds med en kort genomgång av varumärkets historia, vilket följs av en genomgång av den lagstiftning som är relevant för varumärkesrätten med fokus på den lagstiftning som är relevant för rättsfiguren degeneration av varumärken. Därefter redogörs för varumärkets funktioner. Avsnittet avslutas med en genomgång kring hur varumärkesrättslig ensamrätt kan erhållas, innebörden av ensamrätt samt hur ensamrätten kan förloras.
Avsnitt tre behandlar begreppet särskiljningsförmåga. Detta avsnitt är av stor vikt för uppsatsen då degeneration av ett varumärke innebär att varumärket har förlorat sin särskiljningsförmåga. Först ges en allmän bakgrund rörande särskiljningsförmåga, vilket följs upp av olika sätt att definiera begreppet särskiljningsförmåga. Inledningsvis förklaras begreppet ur ett lingvistiskt perspektiv, där begreppen appellativ och egennamn ställs mot varandra och därefter undersöks
10 SOU 1958:10, s. 160–161. 11 SOU 1958:10, s. 162–163.
varumärkens betydelse genom en uppdelning mellan ett märkes mening och referens. Sedan undersöks dom olika graderna av särskiljningsförmåga innefattande mycket distinkta varumärken, suggestiva varumärken och deskriptiva varumärken samt begreppet generiska beteckningar vilket hamnar utanför spektrumet av särskiljningsförmåga. Avslutningsvis behandlas begreppen inneboende och förvärvad särskiljningsförmåga.
I det fjärde avsnittet undersöks degeneration. Avsnittet inleds med en kort förklaring om innebörden av degeneration och därefter ges några exempel på varumärken som har degenererat. Efter detta undersöks rekvisiten i degenerationsbestämmelsen. Därefter anges de vanligaste orsakerna till degeneration, följt av åtgärder för att motverka degeneration. Efter detta behandlas konsekvenserna av degeneration, följt av ett avsnitt om så kallade hybridmärken och ett avsnitt om möjligheten till regeneration, det vill säga ett varumärkes återtagande av särskiljningsförmåga. Avslutningsvis undersöks intresseavvägningarna bakom degenerationsbestämmelsen. Det femte och sista avsnittet innehåller slutsatser och besvarar frågeställningarna från avsnitt 1.2.
2 Bakgrund till varumärkesrätten
2.1 Varumärkets historia
Människor har märkt sin egendom mycket länge. Denna märkning av egendom började dock inte likna dagens moderna varumärkesrätt förrän relativt nyligen. Tidiga sorters märkning av egendom kunde exempelvis vara brännmärkning av boskap, märkning av stenar i gamla egyptiska byggnader och märkning av antika lerkärl. Till följd av kyrkans inverkan under större delen av medeltiden sjönk bildningsnivåerna bland människorna i Europa och därmed minskade även användningen av märken i dessa områden markant. Dock märktes fortfarande svärd och sköldar under denna period. Framåt slutet av medeltiden ökade dock handeln igen, vilket ledde till en ökad användning av märken och till att flera olika sorters märkningar introducerades.12 Dagens moderna varumärke tros komma från i USA och Storbritannien under andra halvan av 1800-talet. Masstillverkning, massdistribution och en större mängd reklam skapade ett större utbud och därmed fick konsumenterna fler köpmöjligheter. Detta ledde till att producenterna av varorna och tjänsterna i fråga behövde komma på nya sätt för att få sina produkter att sticka ut. Närmare bestämt behövde försäljarna göra det lättare för konsumenterna att särskilja och identifiera deras varor och tjänster. Ett effektivt sätt att uppnå detta var att namnge sina produkter, vilket flertalet producenter gjorde. Denna namngivning av produkter kan ses som födseln av det moderna varumärket. Med tiden blev varumärket ett viktigt marknadsföringsredskap.13
Idag är varumärket en mycket viktig företeelse ur både ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Varumärken är i många företag en representation av företagets image och är därför i regel en mycket värdefull tillgång. Vissa företag äger till och med varumärken som är värda
12 Melin & Urde, s. 13–15. 13 Ibid, s. 16.
miljardbelopp. Anledningen till varumärkens stora värden är hur viktiga de är för konsumenternas navigering på marknaden och i kommunikationen mellan producenterna och konsumenterna. Varumärkena är viktiga just för att utbudet av varor är mycket stort på de flesta marknader och eftersom konsumenterna bombarderas med reklam i olika former.14
I modern tid har EU fått en mycket stor inverkan på varumärkesrätten. Varumärkesrätten är faktiskt den första helt europeiserade immaterialrätten. Detta har lett till en harmonisering av varumärkesrätten i unionen, vilket i sin tur har ökat den fria handeln över gränserna.15
När man ser tillbaka på varumärkets historia kan man se vissa mönster. Det framgår tydligt att märkena alltid har uppfyllt vissa grundläggande funktioner, såsom ursprungsangivelsefunktionen och särskiljningsfunktionen, men att andra mer kommersiella funktioner har trätt fram allt eftersom marknaden har utvecklats. Vidare kan två huvudsakliga faktorer bakom en utökad användning av märken urskiljas. Dels marknadens storlek, dels konsumenternas kunskapsnivåer. Allt som allt har varumärket utvecklats och utvidgas i takt med marknaden.
2.2 Relevant lagstiftning
Varumärkesrätten regleras i Sverige i VmL. Den relevanta degenerationsbestämmelsen finns i 3 kap. 1 § andra stycket 1 VmL. Den svenska varumärkesrätten är dock formad av EU-rätten, där det finns relevanta regelverk rörande varumärkesrätt. Det ena regelverket är varumärkesdirektivet, vilket har en harmoniserande effekt. Det andra regelverket är varumärkesförordningen, vilken möjliggör registrering av så kallade EU-varumärken hos European Union Intellectual Property Office (EUIPO), det vill säga varumärken med giltighet i hela EU. Det finns degenerationsbestämmelser i art. 20(a) varumärkesdirektivet och art. 58(1)(b) varumärkesförordningen, men dessa bestämmelser är i princip identiska med den svenska bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket 1 VmL. Därav kommer uppsatsen härefter att hänvisa till bestämmelsen i VmL, med utgångspunkt att denna är i linje med bestämmelserna i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. Det finns också andra bestämmelser av relevans för uppsatsen i dessa regelverk, vilka kommer behandlas mer noggrant nedan.
Sverige har också anslutit till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, SÖ 1970:60 (Pariskonventionen) och Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, SÖ 1995:30 (TRIPS-avtalet). Då alla EU:s medlemsstater har anslutit sig till dessa förordningar så överensstämmer dock varumärkesdirektivet och därmed också indirekt VmL med Pariskonventionen och Trips-avtalet, enligt punkt 41 i preambeln till varumärkesdirektivet.
Sverige har anslutit sig till protokollet om Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989 (Madridprotokollet), vilket
14 Levin, s. 387. 15 Ibid, s. 387.
möjliggör internationell registrering av varumärken hos WIPO. EU är anslutna till Madridprotokollet.
Avslutningsvis finns även ett mer allmänt grundlagsskydd för egendom, vilket bland annat innefattar immaterialrätter såsom varumärkesrätten. Sådant skydd försäkras i 2 kap. 15 § regeringsformen (RF), art. 1 tilläggsprotokoll 1 till den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och art. 17 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2010/C 83/02 (EU:s rättighetsstadga).
2.3 Varumärkets funktioner
2.3.1 Bakgrund
Varumärket som sådant har flertalet olika funktioner. Ett par av de tidigaste centrala funktionerna var den så kallade särskiljningsfunktionen och ursprungsangivelsefunktionen, men med tiden förändrades samhället och marknadens förutsättningar och med det fick andra funktioner allt centralare roller.16 Några av de viktigaste varumärkesrättsliga funktionerna är symbol-, särskiljnings- och indivdualiseringsfunktionen, ursprungsangivelsefunktionen, garanti-, kvalitets- och informationsfunktionen, reklamfunktionen, investeringsfunktionen samt den marknadsstyrande funktionen och konkurrensfunktionen.
Funktionerna kan delas in i sådana funktioner som huvudsakligen gynnar konsumenterna, sådana funktioner som huvudsakligen gynnar varumärkesinnehavarna och sådan funktioner som gynnar resten av marknaden. Självklart överlappar intressena ibland, och vissa funktioner kan indirekt påverka andra funktioner. Sådana funktioner som gynnar konsumenterna är symbol-, särskiljnings- och indivdualiseringsfunktionen, ursprungsangivelsefunktionen samt garanti-, kvalitets- och informationsfunktionen. Varumärkesinnehavaren gynnas i sin tur av reklamfunktionen, investeringsfunktionen och den marknadsstyrande funktionen. Avslutningsvis gynnas marknaden i sin helhet främst av konkurrensfunktionen. I de följande avsnitten kommer ovan nämnda funktioner att behandlas mer utförligt.
2.3.2 Symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionerna
Symbolfunktionen, särskiljningsfunktionen och individualiseringsfunktionen kan ses som tre olika delar av samma grundläggande koncept: varumärkets unikhet.17 Symbol- och särskiljningsfunktionerna syftar till att ge kännetecknet sin referens, medan individualiseringsfunktionen syftar till att ge varumärket sin mening.18 Dessa funktioner har
inte uttryckligen erkänts som självständiga funktioner av EU-domstolen, men de har behandlats som sådana i doktrinen.
16 Nordell, s. 69–70 & 77. 17 Ibid, s. 77.
Symbolfunktionen syftar till att kännetecknet ska fungera som just en symbol. Med det menas att kännetecknet i fråga ska representera en särskild vara utan att vara själva varan eller utpeka själva varuslaget.19
Särskiljningsfunktionen innebär att kännetecknet behöver kunna särskilja varorna den representerar från andra näringsidkares varor av samma slag. Särskiljningsfunktionen kan delas upp i en positiv och en negativ funktion. Den positiva funktionen innebär att alla varor under kännetecknet ska ha någonting gemensamt, åtminstone samma kommersiella ursprung och en viss lägstanivå när det kommer till varornas kvalité. Den negativa funktionen innebär att kännetecknet endast får avse näringsidkarens egna varor och inte någon annans.20
Individualiseringsfunktionen syftar till att varorna under kännetecknet ska kunna jämföras och mätas mot andra näringsidkares varor. Individualiseringsfunktionen liknar särskiljningsfunktionen, men fokus ligger snarare på relationen mellan varumärkesinnehavaren och omsättningskretsen än relationen mellan de olika kännetecknen.21
2.3.3 Ursprungsangivelsefunktionen
Ursprungsangivelsefunktionen är varumärkets viktigaste funktion och den enda funktionen med ett uttryckligt rättsligt stöd, enligt punkt 16 i preambeln till varumärkesdirektivet.22 EU-domstolen har förklarat att ett varumärke inte kan åtnjuta skydd ifall ursprunget inte kan utläsas från varumärket.23 Vidare har EU-domstolen i flera fall beskrivit ursprungsansgivelsefunktionens innebörd som att konsumenter eller slutanvändare ska kunna särskilja varan från varor med ett annat ursprung utan risk för förväxling.24
Ursprungsangivelsen kan dels syfta till ett kommersiellt ursprung, dels till ett faktiskt ursprung. Det kommersiella ursprunget avser den som är varumärkesinnehavare. Det faktiska ursprunget kan dels vara varans geografiska ursprung, dels varans producent.25 Förr i tiden var det vanligare att ursprungsangivelsefunktionen syftade till varumärkets faktiska ursprung, men på grund av förändringar av samhället och marknadens förutsättningar i form av fler licensieringar, försäljning av delar av verksamheter och legotillverkning av komponenter är det numera vanligare att det som avses är det kommersiella ursprunget.26
I de förenade Google France-målen27 tvistade sökmotorn GOOGLE mot flertalet varumärkesinnehavare om legaliteten av att GOOGLE såsom sökord lagrade kännetecken som
19 Ibid, s. 72. 20 Ibid, s. 72–74. 21 Ibid, s. 74–75.
22 Se även Generaladvokatens förslag till avgörande den 6 november 2001 i EU-domstolens mål C273/00, Sieckmann, p. 19; mål C-39/97, Canon, p. 28; de förenade målen C-236/08 till C-238/08, Google France, p. 82;
mål 102/77, Hoffman-La Roche, p. 7.
23 Mål C-517/99, Merz & Krell, p. 24.
24 Mål C-39/97, Canon, p. 28; de förenade målen C-236/08 till C-238/08, Google France, p. 82; mål 102/77, Hoffman-La Roche, p. 7.
25 Nordell, s. 78 & 81. 26 Ibid, s. 80–81.
är identiska med vissa innehavares varumärken, för att sedan låta varumärkesinnehavarnas konkurrenter och dess imitatörer annonsera sina egna produkter i koppling till dessa sökord.28 För att exemplifiera affärsmodellen gick det alltså till så att tredje man kunde betala GOOGLE för att annonsera i samband med exempelvis varumärket LOUIS VUITTON. När en konsument sedan sökte på LOUIS VUITTON på GOOGLE så visades bland annat denna tredje mans produkter upp. I många fall liknade produkterna som annonserades LOUIS VUITTONS produkter och kom från en konkurrent eller imitatör. I förhandsavgörandet behandlades bland annat ursprungsfunktionen och reklamfunktionen. I fallet talar domstolen som ovan nämnt om att ursprungsangivelsefunktionen är varumärkets viktigaste funktion och att funktionens innebörd är att omsättningskretsen ska kunna skilja på varor från olika näringsidkare.29
Domstolen tar vidare upp några fall när ursprungsangivelsefunktionen kan ta skada. Ursprungsangivelsefunktionen kan ta skada när det är svårt eller omöjligt för köparen att förstå huruvida det är varumärkesinnehavaren, ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller tredje man som står bakom produkten.30
2.3.4 Garanti-, kvalitets- och informationsfunktionerna
Garantifunktionen kan ses som en garanti av varans ursprung eller ursprungsidentitet, vilket nära sammanfaller med ursprungsangivelsefunktionen.31 Garantifunktionen har aktualiserats flera gånger EU-domstolens praxis. Den första gången garantifunktionen aktualiserades var i
Centrafarm-målet32, där domstolen menade att varumärket hade som funktion att garantera att
varumärkesinnehavaren hade exklusiva rättigheter att använda varumärket i fråga.33 Det faktum att varumärkesinnehavaren är den enda som får använda sig av varumärket är praktiskt taget en garanti till konsumenterna om att varans ursprung alltid är själva varumärkesinnehavaren. Funktionen har även tagits upp i Hoffman-La Roche-målet34 där det talas om att varumärket ska garantera märkesvarans ursprungsidentitet genom att möjliggöra för konsumenter att särskilja varor med olika ursprung från varandra utan risk för förväxling.35 Utöver dessa fall finns det
flertalet andra EU-rättsfall som berör garantifunktionen.36
Garantifunktionen kan vidare syfta till att konsumenterna eller slutanvändarna ska kunna se varumärket som en garanti för att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från ett särskilt företag som ansvarar för varan eller tjänstens egenskaper och kvalité.37 I sådana fall när det rör sig om varorna eller tjänsternas kvalité kan garantifunktionen benämnas som kvalitéfunktionen.38 Det finns enligt Nordell även en s.k. informationsfunktion, vilket i princip innebär att kunderna
28 Ibid, p. 1. 29 Ibid, p. 82. 30 Ibid, p. 84. 31 Nordell, s. 88. 32 Mål 16/74, Centrafarm. 33 Ibid, p. 8. 34 Mål 102/77, Hoffman-La Roche. 35 Ibid, p. 7.
36 Se bl.a. mål C-10/89, HAG II, p. 14; mål C-39/97, Canon, p. 28.
37 Se bl.a. mål 206/01, Arsenal, p. 48; mål 10/89, HAG II, p. 13; mål 102/77, Hoffman-La Roche, p. 7; mål
C-39/97, Canon, p. 28; SOU 1958:10, s. 48.
slipper införskaffa information själva när de kan förlita sig på att kännetecknet i fråga representerar en särskild vara och därtill särskilda egenskaper.39
2.3.5 Reklamfunktionen
Varumärken används ofta i marknadsföringen av de produkter kännetecknet representerar. Ofta är det också så att själva varumärket har en större roll i marknadsföringen än själva varan eller tjänsten det representerar. Ett vanligt inslag i märkesfokuserad reklam är att reklamen öppnar upp för mottagaren att identifiera sig med varumärket, exempelvis genom att förmedla en image av lyx, godhet eller attraktivitet.40 Reklamfunktionen befinner sig ganska långt borta från den
grundläggande ursprungsfunktionen, då denna funktion snarare fokuserar på varumärkesinnehavarens relation till varumärket och på att generera avkastning med hjälp av varumärket.41
EU-domstolen har i angett flertalet förhandsavgöranden i mål där reklamfunktionen var av relevans. I Google France-målen42 menade domstolen att en varumärkesinnehavare kunde ha
som målsättning att använda sitt varumärke i reklam för att informera och övertyga konsumenterna.43 I Dior-målet44 kom domstolen fram till att återförsäljare hade en plikt att agera lojalt mot varumärken som de sålde vidare på så sätt att de inte fick svärta ned eller skada varumärket och däri dess reklamfunktion.45
2.3.6 Investeringsfunktionen
I förslaget till avgörande i de förenade Google France-målen46 menade generaladvokaten att varumärket har två syften. För det första har det till syfte att förhindra att konsumenter vilseleds, dels har varumärket till syfte att främja innovation och kommersiella investeringar. Det faktum att varumärket skyddar investeringar gjorda i de produkter som varumärket är registrerat för ger incitament för ytterligare investeringar och innovationer från varumärkesinnehavaren. Detta är varumärkets investeringsfunktion.47
Tanken med investeringsfunktionen går ut på att varumärkesinnehavaren använder varumärket för att skaffa eller bibehålla ett bra rykte som kan tänkas dra in fler kunder och skapa kundlojalitet. Funktionen överlappar till viss mån den ovan nämnda reklamfunktionen, men innefattar också andra kommersiella tekniker. När ett varumärke utnyttjas av tredje man på ett sådant sätt att varumärkesinnehavarens möjligheter att via varumärket förvärva eller bibehålla ett bra rykte på ett sådant sätt som gör varumärket attraktivare för konsumenterna och som skapar kundlojalitet förminskas, så skadar det varumärkets investeringsfunktion. Det krävs inte
39 Ibid, s. 92. 40 Ibid, s. 92–93. 41 Ibid, s. 94.
42 De förenade målen C-236/08 till C-238/08, Google France. 43 Ibid, p. 91.
44 Mål C-337/95, Dior. 45 Ibid, p. 43–45.
46 Generaladvokatens förslag till avgörande den 22 september 2009 i EU-domstolens förenade mål C-236/08 till
C-238/08, Google France.
att det föreligger förväxlingsrisk, att varumärkets särskiljningsförmåga förminskas eller dylikt, utan fokus ligger snarare på det faktum att tredje man drar nytta av varumärkesinnehavarens varumärke utan att ge ekonomisk kompensation för detta.48
2.3.7 Den marknadsstyrande funktionen och konkurrensfunktionen
Den marknadsstyrande funktionen och konkurrensfunktionen har visserligen inte uttryckligen etablerats av EU-domstolen, men funktionerna har tagits upp både i doktrinen och i förarbetena. Varumärkets marknadsstyrande funktion innebär i princip att en varumärkesinnehavare kan styra konsumenterna och därmed marknaden mot att köpa dennes produkter genom att koppla det egna märket till vissa egenskaper och viss kvalitet. Detta ska i sin tur stimulera en verksam konkurrens på marknaden, vilket är varumärkets konkurrensfunktion.49
2.4 Erhållande, innebörd och förlust av ensamrätten
Det finns fyra olika sätt att erhålla ensamrätt för ett varumärke i Sverige. Det kan ske genom en nationell registrering hos patent- och registreringsverket i enlighet med 2 kap. VmL, se 1 kap. 6 § första stycket VmL. Det kan även göras en internationell registrering hos WIPO i enlighet med 5 kap. VmL, se 1 kap. 6 § andra stycket VmL. Ensamrätt kan erhållas för EU-varumärken hos EUIPO, se art. 1 varumärkesförordningen. Avslutningsvis kan ensamrätt erhållas på grund av inarbetning i enlighet med 1 kap. 7 § VmL.
Ensamrätt till ett varumärke innebär enligt 1 kap. 10 § VmL att endast varumärkesinnehavaren får använda sig av varumärket eller liknande märken. Innehavaren har dock möjlighet att ge andra tillstånd att använda sig av det egna varumärket. Det finns tre olika situationer som kan innebära varumärkesintrång och som ensamrätten alltså förbjuder. För det första kan det föreligga varumärkesintrång när det rör sig om dubbel identitet, det vill säga när ett annat varumärke är identiskt med det egna varumärket och båda varumärkena används för samma typ av varor eller tjänster, se 1 kap. 10 § första stycket 1 VmL. För det andra kan det röra sig om förväxlingsbara varumärken, vilket är när ett annat varumärke är identiskt eller liknar det egna varumärket och det finns en risk att konsumenterna förväxlar varumärkena med varandra eller tror att märkesinnehavarna är kopplade till varandra samt att båda varumärkena används för samma typ av varor eller tjänster, se se 1 kap. 10 § första stycket 2 VmL. För det tredje kan det handla om intrång i ett varumärke med utökat anseendeskydd, se 1 kap. 10 § första stycket 3 VmL. Endast varumärken som i landet är kända inom en betydande del av omsättningskretsen har ett utökat anseendeskydd och till skillnad från fallen med dubbel identitet och förväxlingsbara varumärken krävs det inte att märkena används för samma typ av varor eller tjänster. Det som i stället krävs är att det inkräktande märket är identiskt med eller liknar det egna varumärket med utökat anseendeskydd och att användningen drar otillbörlig fördel av eller skadar det egna varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende och ingen skälig anledning till detta föreligger.
48 Mål C-323/09, Interflora, p. 60–62; mål C-487/07, L’Oréal, p. 50. 49 SOU 1958:10, s. 48; Nordell, s. 96.
En varumärkesregistrering gäller som huvudregel i 10 år, se 2 kap. 34 § VmL. Därefter kan registreringen enligt 2 kap. 35 § VmL förnyas. Det finns dock många olika anledningar till att ett varumärke kan avregistreras. Det kan vara till följd av att varumärkesinnehavaren inte förnyar sin registrering eller för att denna begär att registreringen ska tas bort, helt eller delvis, se 2 kap. 37 VmL.
Ett varumärke kan också avregistreras till följd av en invändning till Patent- och registreringsverket enligt 2 kap. 29 § VmL eller till följd av diverse hävningsgrunder i 3 kap. VmL. Ett varumärke kan dels hävas på grund av att det föreligger registreringshinder såsom avsaknad av särskiljningsförmåga redan före registreringen (3 kap. 1 § första stycket VmL, jfr 1 kap. 4 § VmL), dels på grund av sådant som inträffar efter registreringen (3 kap. 1 § andra stycket VmL).
En sådan hävningsgrund som inträffar efter registreringen är enligt 3 kap. 1 § andra stycket 1 VmL degeneration. Ett degenererat varumärke kan hävas genom talan i domstol eller ansökan om administrativ hävning hos Patent- och registreringsverket (3 kap. 5 § VmL). Alltså krävs det enligt dessa grunder att tredje man uppmärksammar att varumärket har degenererat för att märket ska anses ha degenererat. Ofta kan dock aktualiseringen av degeneration hänföras till varumärkesinnehavaren. Detta sker i regel när innehavaren av ett varumärke väcker intrångstalan mot en konkurrent eller dylikt, som i sin tur hävdar att varumärket har degenererat och att de därför inte har gjort intrång. På grund av detta kan en strategi för varumärkesinnehavare som misstänker att deras varumärke har degenererat vara att inte väcka talan vid mindre intrång och på så sätt officiellt sätt behålla sin ensamrätt. Detta går dock emot en av de viktigaste åtgärderna för att motverka degeneration, vilket är att varna och vidta åtgärder mot otillåten användning av varumärket.50 Varumärkesinnehavarna som vill använda
sig av detta tillvägagångssätt behöver alltså beakta hur mycket särskiljningsförmåga deras varumärke har innan de bestämmer huruvida de vill väcka talan eller inte. Vid osäkerhet är det enligt mitt tycke dock ändå att föredra att varumärkesinnehavaren initierar en intrångstalan, då det är mycket viktigt att innehavaren visar att denne har gjort allt den kan för att motverka degeneration och på så sätt inte förhåller sig passiv. Alltså är det att se som en sista utväg att inte väcka talan vid intrång.
Det är avgörande hur omsättningskretsen ser på varumärket, det vill säga om de uppfattar det som en generisk beteckning eller ett faktiskt varumärke med särskiljningsförmåga. Det som ska bevisas är alltså omsättningskretsens uppfattning.51 Degeneration kan medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser, vilket gör att det är viktigt att degeneration inte fastställs lättvindigt. Patentbesvärsrätten (PBR) hävdar att det måste ställas höga krav på bevisningens styrka för att fastställa att degeneration föreligger.52 Det är enligt en allmän rättsgrundsats normalt sätt den som påstår att degeneration föreligger som har bevisbördan för detta.
50 Se avsnitt 4.4.5. 51 Se avsnitt 4.2.3.
3 Särskiljningsförmåga
3.1 Definition
För att ett varumärke ska kunna registreras krävs det enligt 1 kap. 4 § första stycket VML dels att det rör sig om ett tecken som tydligt kan återges i varumärkesregistret, dels att tecknet har särskiljningsförmåga. Ett tecken har enligt 1 kap. 5 § första stycket VML särskiljningsförmåga om det kan användas för att skilja en näringsidkares varor eller tjänster från en annans.
Det finns enligt förarbetena två kumulativa kriterier som behöver uppfyllas för att ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga. För det första ska tecknet vara ägnat att uppfattas som ett varumärke, det ska alltså fungera som ett individualiseringsmedel. Därav kan allt för enkla, deskriptiva eller generiska beteckningar inte erhålla särskiljningsförmåga. För det andra ska det s.k. frihållningsbehovet respekteras. Det innebär att övriga näringsidkare inte får hindras från att “lojalt avbilda, beskriva eller göra reklam för sina varor” eller tjänster.53
När det gäller kravet på att någonting ska fungera som ett individualiseringsmedel för att det ska kunna inneha särskiljningsförmåga så finns det en rikhaltig praxis från EU-domstolen om hur denna bedömning ska göras. Domstolen har i sitt förhandsavgörande i Gut Springenheide
& Tusky-målet54 förklarat att utgångspunkten vid individualiseringsbedömningen är ”de
förväntningar som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha”.55 Denna definition av genomsnittskonsumenten har sedan hänvisats till i flera av EU-domstolens senare domar.56 Vidare menar domstolen att hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten oftast inte har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan konsumenten måste snarare förlita sig på en oklar minnesbild som denna har. EU-domstolen menar också att genomsnittskonsumenten lägger olika mycket fokus på olika aspekter av ett varumärke beroende på vad för typ av varor eller tjänster det rör sig om.57
Avslutningsvis bör nämnas att varumärkets särskiljningsförmåga inte är ett rent juridisk förhållande. Enligt Holmqvist är det i stället ”ett faktiskt förhållande som utgör resultatet av en språklig utveckling vilken har resulterat i etablerandet av ett visst språkbruk med avseende på ett visst ord eller uttryck eller annan beteckning” och därav är både införskaffandet och förlusten av särskiljningsförmåga en sakfråga snarare än en juridisk fråga.58 Ett exempel på när särskiljningsförmåga går förlorad är just vid degeneration och det är därför mycket viktigt att ha i åtanke de faktiska och språkliga aspekterna när man undersöker degenerationsfenomenet.
53 SOU 1958:10, s. 269–270; Holmqvist 1999, s. 110. 54 Mål C-210/96, Gut Springenheide & Tusky. 55 Ibid, p. 31.
56 Mål C-342/97, Lloyd, p. 26; mål C-299/99, Philips, p. 63; de förenade målen C-53/01 till C-55/01, Linde, p.
41; mål C-218/01, Henkel, p. 50.
57 Mål C-342/97, Lloyd, p. 26. 58 Holmqvist 1999, s. 83.
3.2 Olika sorters särskiljningsförmåga
3.2.1 Appellativ och egennamn
Ett appellativ är ett artnamn, det vill säga en generisk beteckning på någonting. Exempel på appellativ är bord, macka och stad. Motsatsen till appellativ är proprium, även kallat egennamn, vilket är identifierande benämningar på personer och saker. Inom begreppet egennamn innefattas ordmärken, vilka kan ha särskiljningsförmåga.59
Bedömningen om huruvida ett ordmärke har särskiljningsförmåga är en språklig bedömning. Inledningsvis avgörs om det rör sig om ett appellativ eller ett egennamn. Om det rör sig om ett appellativ så kan ensamrätt inte erhållas i relation till sådana produkter som appellativet avser, exempelvis varumärket APPLE för äpplen. Däremot kan ensamrätt erhållas för appellativ i relation till produkter som inte avses med appelativet, exempelvis varumärket APPLE för datorer. Detta eftersom appelativet i detta fall får en unik karaktär. Om det rör sig om ett egennamn så är frågan vilken grad av distinktivitet eller särskiljningsförmåga som märket i fråga har.60
3.2.2 Mening och referens
Varje ord och varumärke har både mening och referens. Med ett ords referens åsyftas alla föremål som ordet betecknar, exempelvis refererar ordet energidryck till alla världens energidrycker. Ett varumärkes referens syftar snarare på alla varor eller det kommersiella ursprung som varumärket hänvisar till, exempelvis refererar varumärket CELSIUS till all energidryck under varumärket CELSIUS.61
Ett ords mening avser ordets innebörd eller det som associeras till ordet i fråga, exempelvis är ordet energidrycks mening i sin mest grundläggande form en dryck som ger mer energi efter att den har druckits. Ett varumärkes mening är den uppfattning och de föreställningar som omsättningskretsen har om varumärket, exempelvis är meningen av varumärket CELSIUS en sportigare dryck som ger energi efter att den har druckits. Eftersom omsättningskretsens bedömning av vad som är ett ord eller varumärkes mening är subjektiv kan dock olika personer ha varierande åsikter om meningen av ett ord eller varumärke.62
När varumärken som redan före de har skapats har en egen mening och referens anses dessa varumärken ha en primärmening. Exempel på detta är varumärket TIGER, vars primärmening är djuret tiger. Till följd av att märket refererar till djuret tiger så kopplas också varumärket till meningen, det vill säga innebörden och associationerna, av djuret tiger. Fantasinamn, såsom exempelvis VOLVO, har ingen primärmening. Generellt sätt är det initialt lättare att inarbeta varumärken med primärmening än fantasimärken, men i det långa loppet tenderar fantasimärkena att växa sig starkare än märkena med primärmening. En annan nackdel med varumärken med primärmening är att ett sådant varumärkes mening kan förändras med tiden,
59 Ibid, s. 16–17. 60 Ibid, s. 20 & 24. 61 Nordell, s. 109 & 139. 62 Ibid, s. 109 & 139.
utanför varumärkesinnehavarens kontroll. Begrepp som till en början är helt generiska eller beskrivande kan med tiden komma att förvärva en sekundärbetydelse. Detta sker i regel gradvis genom inarbetning och leder i slutändan till att beteckningen förvärvar särskiljningsförmåga.63
3.2.3 Spektrum av särskiljningsförmåga och generiska beteckningar
Ett varumärke kan ha olika grad särskiljningsförmåga. Det finns deskriptiva varumärken, suggestiva varumärken och mycket distinkta varumärken.64 Utanför spektrumet av särskiljningsförmåga finns generiska beteckningar, medan deskriptiva, suggestiva och mycket distinkta varumärken faller inom det.65 Det är dock inte alltid helt enkelt att dra en linje mellan
de olika graderna av särskiljningsförmåga, eller mellan generiska beteckningar och deskriptiva märken.66
Mycket distinkta varumärken kan dels vara fantasinamn, det vill säga namn utan någon verklig betydelse, dels namn som är bortkopplade från sin ordinarie innebörd. Dessa varumärken har i princip alltid särskiljningsförmåga. Exempel på fantasinamn är VOLVO för bilar och exempel på namn bortkopplade från sin ordinarie innebörd är CAMEL för cigaretter.67
Suggestiva varumärken är sådana märken som antyder egenskaper hos produkten eller på annat sätt anknyter till produkten i fråga utan att vara rakt av deskriptiva. Sådana varumärken kan ha särskiljningsförmåga. Exempel på ett sådant varumärke är SMOKELESS68 för snus.69
Deskriptiva varumärken är märken som beskriver produkten på svenska eller annat språk ifall ordets innebörd kan anses vara känt i landet, exempelvis engelska ord.70 Exempel på sådant varumärke är SKOLABBET71 för sportutrustning. Utgångspunkten är enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 VmL72 att deskriptiva varumärken inte kan ha särskiljningsförmåga.
Generiska beteckningar ingår alltså inte i spektrumet av särskiljningsförmåga och en generisk beteckning har därför som utgångspunkt inte särskiljningsförmåga. En generisk beteckning kan generellt sätt inte erhålla skydd från första början, se 1 kap. 5 § andra stycket 2 VmL73, och
beteckningar som blir generiska med tiden förlorar sitt skydd till följd av degeneration.74
3.2.4 Inneboende och förvärvad särskiljningsförmåga
Särskiljningsförmåga är ett av kraven för att ett varumärke ska få registreras och därmed erhålla varumärkesrättsligt skydd, se 1 kap. 4 § första stycket VmL. Ett varumärke har
63 Ibid, s. 144–146. 64 Holmqvist 1971, s. 17–18. 65 Ibid, s. 22. 66 Ibid, s. 18 & 22. 67 Ibid, s. 18. 68 RÅ 1974 ref. 21. 69 Holmqvist 1971, s. 18–19. 70 Ibid, s. 18. 71 RÅ 1990 ref. 85.
72 Se även art. 4(1)(c) varumärkesdirektivet & art. 7(1)(c) varumärkesförordningen. 73 Se även art. 4(1)(d) varumärkesdirektivet & art. 7(1)(d) varumärkesförordningen. 74 Holmquist 1971, s. 22.
särskiljningsförmåga ifall en genomsnittskonsument kan använda märket för att skilja mellan varor eller tjänster som härstammar från en näringsidkare från varor eller tjänster som härstammar från en annan näringsidkare, se 1 kap. 5 § första stycket VmL. Vissa varumärken kan besitta en ursprunglig särskiljningsförmåga, men varumärken som till en början saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan i stället förvärva särskiljningsförmåga och därefter registreras ifall det är till följd av att varumärket har använts och sedan har fungerat som ett kännetecken hos genomsnittskonsumenten.75
Utgångspunkten är alltså som ovan nämnt att varken deskriptiva eller generiska varumärken kan inneha en ursprunglig särskiljningsförmåga enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 resp. 2 VmL. Däremot kan både deskriptiva och generiska beteckningar enligt 1 kap. 5 § tredje stycket VmL76 förvärva särskiljningsförmåga genom användning. Det krävs enligt förarbetena olika mängder användning beroende på hur bristande särskiljningsförmåga märket i fråga har.77 I de fall en betydande del av omsättningskretsen ser ett visst varumärke som en beteckning för just de varor eller tjänster som erhålls under varumärket anses märket inarbetat enligt 1 kap. 7 § andra stycket VmL. EU-domstolen har i Chiemsee-målet78 klargjort att ett varumärke ska anses ha förvärvat
särskiljningsförmåga om en betydande andel av omsättningskretsen är medvetna om att en viss vara kommer från ett visst företag på grund av varumärket. Därför har alltså i praktiken inarbetning setts som ett krav för i hög grad deskriptiva märken och samma krav lär även gälla för generiska beteckningar. Dock är det inte ett ovillkorligt krav, utan andra aspekter ska också tas hänsyn till.79
Det har i svensk praxis tidigare funnits ett så kallat absolut frihållningsbehov. Detta absoluta frihållningsbehov innebar att vissa i grunden generiska eller mycket deskriptiva varumärken aldrig kunde registreras trots att de hade inarbetats, på grund av allmänna intressen såsom intresset för att tillåta näringsidkare att använda vissa nödvändiga ord i sin marknads- och saluföring.80 Ett exempel från praxis är Oddset i figur-målet, i vilket PBR hävdade att ett absolut frihållningsbehov i första hand fanns för generiska beteckningar, men att det även kunde föreligga i andra fall.81 Utöver det absoluta frihållningsbehovet fanns det ett ”förmodat” eller ”oäkta” frihållningsbehov, vilket innefattade de flesta deskriptiva varumärkena. Detta oäkta frihållningsbehov kunde motbevisas genom inarbetning och på så sätt kunde dessa deskriptiva varumärken ändå registreras.82
EU-domstolen har dock i princip uteslutit existensen av ett absolut frihållningsbehov i och med sitt förhandsavgörande i det så kallade Chiemsee-målet.83 I rättsfallet tvistar bolaget Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (Windsurfing Chiemsee)
75 Prop. 2009/10:225, s. 160.
76 Se även art. 4(4) varumärkesdirektivet & art. 7(3) varumärkesförordningen. 77 SOU 2001:26, s. 211–212.
78 De förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee.
79 De förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, p. 51–52 & 54 strecksats 3 & 4. Se även
SOU 2001:26, s. 211; Kur & Senftleben, s. 209.
80 Lunell 2017, s. 453; Lunell 2007, s. 151–152; SOU 2001:26, s. 212. 81 PBR den 1 februari 1999, mål nr 95–237.
82 Holmqvist 1999, s. 116–118; Holmqvist 1992, s. 11–13.
mot bolaget Boots- und Segelzubehör Walter Huber (Huber) och Franz Attenberger om huruvida Huber och Franz Attenberger har rätt att använda beteckningen ”Chiemsee” för sportkläder.84 Chiemsee är en stor sjö i Bayern och alla de tre ovan nämnda aktörerna var
etablerade i närheten av denna sjö.85 Enligt EU-rätt och därmed även Tysk rätt kan varumärken
inte registreras för beteckningar som endast pekar på varornas geografiska ursprung, men undantag kan göras från denna huvudregel ifall varumärket inarbetats inom berörda omsättningskretsar.86 Windsurfing Chiemsee hade med bakgrund av ovan nämnda huvudregel nekats att registrera Chiemsee som ordmärke, men de hade däremot fått tillåtelse att registrera Windsurfing Chiemsees särskilda grafiska återgivningar av termen Chiemsee.87 Windsurfing
Chiemsee påstod i den nationella domstolen att Huber och Franz Attenberger inte får använda sig av termen Chiemsee eftersom att Windsurfing Chiemsee hade inarbetat denna beteckning, medans Huber & Franz Attenberger istället hävdade att Chiemsee inte kan erhålla ensamrätt då ordet Chiemsee i sig är en geografisk beteckning som borde vara tillgänglig för alla och att det inte förelåg någon förväxlingsrisk.88 Alltså hävdade Huber & och Franz Attenberger bland annat att en registrering av Chiemsee skulle gå emot frihållningsbehovet. Domstolen kom i stället fram till att en differentierad särskiljningsförmåga beroende av det intresse som finns för att låta den geografiska beteckningen Chiemsee vara tillgänglig för andra företag inte kunde tillåtas.89 Detta innebär att den enskildes intresse av att bibehålla ensamrätt för ett varumärke
som denne har inarbetat väger tyngre än frihållningsbehovet, vilket i sin tur innebär att EU-domstolen inte erkände det absoluta frihållningsbehovet.90 Alltså ska frihållningsbehovet beaktas, men behovet är inte absolut. I och med att det inte finns något absolut frihållningsbehov så kan i teorin alla varumärken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga ändå förvärva särskiljningsförmåga.
4 Degeneration
4.1 Bakgrund
Ett varumärkes särskiljningsförmåga kan förändras med tiden. Varumärket kan både erhålla mer särskiljningsförmåga och förlora särskiljningsförmåga. När ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga så börjar det med att varumärket urvattnas, för att sedan degenereras. Urvattningen innebär alltså en försvagning av varumärkets särskiljningsförmåga, medan degeneration innebär en total förlust av särskiljningsförmåga.91
För att vidareutveckla argumentationen ovan kan degeneration sägas innebära ett referensbortfall, det vill säga att omsättningskretsen inte längre kopplar varumärket till ett särskilt företags varor och dess kommersiella ursprung. Exempel på detta är att omsättningskretsen i USA inte längre tänker på acetylsalicylsyratabletter under varumärket
84 Ibid, p. 2. 85 Ibid, p. 9–10 & 12–13. 86 Ibid, p. 7–8. 87 Ibid, p. 10–11. 88 Ibid, p. 14–15. 89 Ibid, p. 48.
90 SOU 2001:26, s. 160; Lunell 2017, s. 453; Lunell 2007, s. 152. 91 Nordell, s. 360.
ASPIRIN producerade av företaget Bayer när de hör ordet aspirin, utan de tänker i stället på acetylsalicylsyratabletter i allmänhet. Urvattning innebär snarare ett bortfall, förskjutning eller förändring av varumärkets mening, det vill säga att omsättningskretsens uppfattningar och associationer till varumärket försvinner, förskjuts eller förändras.92
Degeneration är inte en rent juridisk konstruktion. Degeneration kan snarare beskrivas som ett faktiskt förhållande som har vissa juridiska verkningar.93 Degeneration kan också beskrivas ur ett språkligt perspektiv. Ett varumärke har degenererat när ett egennamn förvandlas till ett appellativ. Ordet i fråga refererar inte längre till en särskild varumärkesinnehavares produkter och kommersiella ursprung, utan referensen blir i stället till alla produkter i en produktkategori. Varumärkets mening blir mer generell vilket innebär att folks uppfattningar och associationer till produkten förändras.94
Det finns många exempel på generiska beteckningar som en gång i tiden var varumärken. GRAMMOFON var en gång i tiden ett varumärke, men ses numera som en generisk beteckning för en viss varutyp.95 Detsamma gäller för DYNAMIT96, JEEP97, NYLON och LINOLEUM.98
Några exempel från USA är varumärkena THERMOS99, ASPIRIN, MONOPOLY och CELLOPHANE.
4.2 Degenerationsbestämmelsens rekvisit
4.2.1 Bakgrund
Degenerationsbestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket 1 VML lyder “En registrering får vidare hävas om [...] varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser”. Bestämmelsen har samma innebörd men är något annorlunda formulerad i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.100 För tydlighetens skull utgår uppsatsen endast från bestämmelsen i VmL.
Bestämmelsen innehåller tre huvudsakliga rekvisit. Varumärket ska uppfattas som en allmän beteckning, denna uppfattning ska råda i handeln och uppfattningen ska ha uppkommit till följd av varumärkesinnehavarens egna handlande eller passivitet.
4.2.2 Allmän beteckning
Ett varumärke är enligt EUIPO:s riktlinjer en “allmän beteckning” då det används för att beskriva den kategori av varor eller tjänster som märket är registrerat för. Ett varumärke behöver dock inte ses som generiskt bara för att det används för att beskriva en viss typ av vara
92 Nordell, s. 360. Se även Nordell, s. 109 & 139. 93 Uggla, s. 31; Holmqvist 1971, s. 14. 94 Jfr avsnitt 3.2.1 & 3.2.2. 95 RÅ 1921 H 70. 96 NJA 1887 A 288. 97 RÅ 1947 H 51. 98 Levin, s. 500.
99 American Thermos Products Co. v. Alladin Industries, Inc., 207 F. Supp. 9 (D. Conn. 1962). 100 Art. 20(a) varumärkesdirektivet & art. 58(1)(b) varumärkesförordningen.
eller tjänst, utan det viktiga är ifall beteckningen fortfarande kan användas för att särskilja varumärkets varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster.101 EUIPO:s riktlinjer gäller egentligen bara EU-varumärken, men i avsaknad av andra källor och med beaktande av varumärkesförordningens likheter till VmL och varumärkesdirektivet får det förmodas att EUIPO:s riktlinjer kan tillämpas även i relation till nationella och internationella VmL-varumärken då inte annat uttryckligen framgår.
Att ett varumärke har blivit en allmän beteckning är en följd av att det har förlorat sin särskiljningsförmåga. Varumärket kan från början vara allt från ett fantasinamn eller ett namn bortkopplat från sin ordinarie innebörd, till ett suggestivt namn eller till och med ett inledningsvis deskriptivt eller generiskt namn som med tiden har inarbetat särskiljningsförmåga. Så fort namnet har förlorat denna särskiljningsförmåga blir det dock en allmän beteckning.102
Varumärkets förvandling till en allmän beteckning kan också beskrivas ur ett lingvistiskt perspektiv. Medan varumärket fortfarande har särskiljningsförmåga är det ett egennamn, men när varumärket sedan förlorar denna särskiljningsförmåga så förvandlas det till ett appellativ. I och med denna förvandling från egennamn till appellativ så försvinner varumärkets referens till varumärkesinnehavarens varor och i stället anses det beteckna varutypen i allmänhet. I och med detta så får också ordet en annan mening. Ett exempel på detta är varumärket DYNAMIT som inledningsvis var ett egennamn. Varumärket DYNAMIT refererade då endast till varumärkesinnehavarens varor och varumärkets mening avsåg endast de uppfattningar omsättningskretsen hade om just varumärket DYNAMITS varor. När DYNAMIT sedan blev ett appellativ förändrades också dess referens till att avse all ”dynamit”, oavsett kommersiellt ursprung och med det förändrades också ordets mening.103
4.2.3 I handeln
Rekvisitet “i handeln” syftar på den omsättningskrets där varumärket blivit en allmän beteckning för viss varu- eller tjänstetyp. EU-domstolen har i ett antal förhandsavgöranden mer precist definierat vad begreppet omsättningskrets innebär. I Björnekulla-målet104 förelåg på det
nationella planet en tvist mellan Björnekulla Fruktindustrier AB (Björnekulla) och Procordia Foods AB (Procordia). Björnekulla väckte talan då de ansåg att Procordias varumärke BOSTONGURKA hade förlorat sin särskiljningsförmåga då det var att anse som en generisk term för inlagd hackad gurka, vilket Procordia bestred. Båda parter åberopade marknadsundersökningar som stöd för sin talan/bestridande.105 EU-domstolen kom i detta mål
fram till att det som huvudregel var konsumenternas och slutanvändarna som avsågs med omsättningskrets.106 Dock kan även mellanleden, dvs de näringsidkare som köper in
101 EUIPO, Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom
den inre marknaden (varumärken och mönster), Del D: Annullering, Avsnitt 2: Materiella bestämmelser, s. 4. 102 Jfr avsnitt 3.2.3. 103 Jfr avsnitt 3.2.1 & 3.2.2. 104 Mål C-371/02, Björnekulla. 105 Ibid p. 6–8. 106 Ibid, p. 24.
produkterna för att sedan sälja dem vidare, innefattas i begreppet omsättningskrets beroende på vad som kännetecknar marknaden för den aktuella varan eller tjänsten.107 Sammantaget ansåg alltså domstolen att den relevanta omsättningskretsen i första hand utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare och beroende på hur marknaden ser ut i det enskilda fallet ibland även samtliga näringsidkare som säljer varorna eller tjänsterna.108
I det senare Kornspitz-målet109 utvecklar EU-domstolen resonemanget som gavs i Björnekulla-målet. I detta fall förelåg en tvist mellan Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (Backaldrin) och Pfahnl Backmittel GmbH (Pfahnl). Backaldrin är innehavaren av varumärket KORNSPITZ, vilket är ett slags brödmix som såldes vidare till bagerier. Konsumenterna uppfattade KORNSPITZ som en generisk beteckning för en sorts spetsiga småbröd, men bagerierna, det vill säga återförsäljarna av KORNSPITZ, såg KORNSPITZ som ett varumärke.110 Domstolen förklarade att även om uppfattningen hos näringsidkare som saluför varorna eller tjänsterna visserligen kan ges viss uppmärksamhet, så måste utgångspunkten vid fastställandet av omsättningskretsen i allmänhet vara just konsumenterna eller slutanvändarna.111 Domstolen lade alltså i detta fall ännu mer vikt vid konsumenterna och
slutanvändarnas uppfattning än i Björnekulla-målet.
Enligt EUIPO:s riktlinjer krävs det att större majoriteten av omsättningskretsen anser att varumärket har blivit en allmän beteckning.112 Sammanfattningsvis krävs alltså att den större majoriteten av konsumenterna eller slutanvändarna av varor eller tjänster ser det aktuella varumärket som en generell beteckning för varorna eller tjänsterna i fråga för att rekvisitet “i handeln” ska vara uppfyllt, men i vissa fall kan även återförsäljarnas åsikter spela in i bedömningen.
4.2.4 Till följd av innehavarens handlande eller passivitet
Utöver att varumärket ska ha blivit en allmän beteckning i handeln så måste detta bero på “innehavarens handlande eller passivitet”. EU-domstolen förklarade detta kriterium i Levi
Strauss-målet113. Målet grundade sig i en tvist mellan Levi Strauss & Co (Levi Strauss) och
Casucci SpA (Casucci) om ett av Levi Strauss registrerat figurmärke i form av ett mönster på en bakficka. Levi Strauss har ett särskilt mönster på sina jeansfickor som består av en dubbel söm som är vinklad nedåt i mitten, placerad på en femhörning ficka. Casucci hade marknadsfört jeans med ett liknande tecken, dock med sömmen vinklad uppåt i stället för nedåt. Levi Strauss ansåg att detta var ett varumärkesintrång.114 Domstolen fastställde i målet att degeneration är beroende av varumärkesinnehavarens egna handlande eller passivitet. Därav kan tredje mans
107 Ibid, p. 25. 108 Ibid, p. 26.
109 Mål C-409/12, Kornspitz. 110 Ibid, p. 8–10.
111 Ibid, p. 29–30.
112 EUIPO, Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom
den inre marknaden (varumärken och mönster), Del D: Annullering, Avsnitt 2: Materiella bestämmelser, s. 4.
113 Mål C-145/05, Levi Strauss. 114 Ibid, p. 6–8.
agerande i sig eller andra fall då särskiljningsförmågan förloras utan att det kan hänföras till varumärkesinnehavarens agerande eller passivitet inte leda till ett upphävande av varumärkesregistreringen.115 Det bör också poängteras att ensamrätten ska vägas mot
frihållningsbehovet, det vill säga marknadens behov av att kunna använda generiska beteckningar. Därav måste varumärkesinnehavaren vara uppmärksam och anmärka på andras agerande som kan innebära intrång i det egna varumärket för att inte förhålla sig passiv.116 Domstolen fastställde vidare att en typ av sådan passivitet kan anses föreligga i de fall en varumärkesinnehavare inte initierar intrångstalan.117 I Kornspitz-målet118 förklarades att passivitet kan anses föreligga när varumärkesinnehavaren underlåter att förmå sina återförsäljare att använda sig av varumärket vid försäljning av den aktuella varan.119
Ett exempel på när degenerationen uppstår på grund av innehavarens handlande kan vara när varumärkesinnehavaren själv använder sitt varumärke som en typbeteckning för den aktuella varutypen. Exempel på när varumärkesinnehavaren bidrar till degenerationen till följd av passivitet är när varumärkesinnehavaren inte stoppar andra näringsidkare från att använda varukännetecken som är förväxlingsbara med dennes.120
4.3 Orsaker till degeneration av varumärken
4.3.1 Bakgrund
Vissa branscher är mer mottagliga för degeneration än andra. Exempel på sådana branscher är läkemedelsbranschen, livsmedelsbranschen, textilbranschen och byggnadsmaterialsbranschen. Desto bredare kundkrets desto större är risken för degeneration, men även varumärken i mycket smala branscher lär kunna falla offer för degeneration.121
Ett varumärke kan degenereras på grund av omsättningskretsen, varumärkesinnehavaren eller dess konkurrenter. Det finns enligt Melin och Urde fem huvudsakliga orsaker till degeneration, som dock ofta överlappar varandra. Degeneration kan uppstå till följd av att (1) varumärkesinnehavaren underlåter att introducera en generisk beteckning, (2) företaget introducerar en generisk beteckning men använder den inte tillräckligt, (3) företaget introducerar en generisk beteckning men omsättningskretsen föredrar trots det att använda sig av varumärket i stället, (4) den etablerade generiska beteckningen fungerar inte optimalt och (5) förändringar på grund av språkets dynamik.122
Enligt Melin och Urde är de vanligaste orsakerna till degeneration de som nämns under orsakerna 1–3. Alla dessa anledningar är också sådana som varumärkesinnehavaren kan påverka via marknadsföring och dylikt. De resterande två orsakerna är i regel utanför
115 Ibid, p. 19. 116 Ibid, p. 29–30. 117 Ibid, p. 34.
118 Mål C-409/12, Kornspitz. Se avsnitt 4.2.3 för en genomgång av bakgrunden till målet. 119 Mål C-409/12, Kornspitz, p. 34 & 36.
120 Prop 2009/10:225, s. 213 & 435–436. 121 Uggla, s. 29.
innehavarens kontroll.123 På grund av detta kan varumärkesinnehavaren undgå att förlora sin ensamrätt i dessa fall om denne gör det den kan för att varumärket inte ska bli en generisk beteckning, eftersom degenerationen måste uppstå till följd av innehavarens egna handlande eller passivitet, se 3 kap. 1 § andra stycket 1 VmL.124
Melin och Urde beskriver tre riskgrupper som typiskt sett är mottagliga för degeneration: nya produkter med patentskydd, nya produkter utan patentskydd och vidareutvecklingar av redan existerande produkter. Alla dessa tre riskgrupper förutsätter likt orsakerna under 1–3 ovan att det inte finns någon befintlig generisk beteckning när produkten introduceras till marknaden. Det föreligger en särskild degenerationsrisk för patenterade produkter.125
En produkt med patent har ett monopol så länge produkten är patenterad, vilket leder till att omsättningskretsen endast kommer i kontakt med ett varumärke. Detta kan i sin tur leda till att omsättningskretsen uppfattar varumärket som den generiska beteckningen för varutypen i fråga, vilket är varför det är mycket viktigt att innehavaren av det patenterade varumärket introducerar och använder sig av en generisk term vid sidan av varumärket.126
En risk som omfattar flera av orsakerna är att varumärkesinnehavaren inte ser det faktum att deras varumärke håller på att förvandlas till en generisk beteckning som någonting negativt, utan snarare som någonting positivt. Många företag strävar efter att bli ansiktet för sin produktkategori, vilket inte sällan leder till en urvattning av varumärket och som i slutändan kan leda till ett degenererat varumärke.127 Enligt Melin & Urde kan varumärkesdegeneration förklaras som “ett marknadsföringsproblem orsakat av marknadsförare genom marknadsföring”.128
4.3.2 Underlåtande att introducera en generisk beteckning
När ett företag är först med att introducera en viss produkt på marknaden händer det ofta att det saknas en generisk beteckning för varuslaget i fråga. I sådana lägen kan det vara frestande för företaget att använda sitt varumärke som en generisk beteckning i stället för att introducera en ny alternativ beteckning. Det är dock viktigt att varumärkesinnehavaren introducerar en generisk beteckning för att undvika degeneration av det egna varumärket.
Melin och Urde nämner CELLOPHANE på den amerikanska marknaden som ett exempel på ett varumärke som introducerades utan en generisk beteckning vid sidan av den. CELLOPHANE marknadsfördes till och med som “the product known as Cellophane”, vilket är ett typexempel på beteende från en varumärkesinnehavare som kan leda till att konsumenterna uppfattar ett varumärke som en generisk beteckning, vilket i sin tur leder till degeneration.129
123 Ibid, s. 95.
124 Se även art. 20(a) varumärkesdirektivet & art. 58(1)(b) varumärkesförordningen. 125 Melin & Urde, s. 101
126 Melin & Urde, s. 102; Uggla, s. 30; Nordell, s. 361–362. 127 Urde 1997, s. 301–304.
128 Melin & Urde, s. 99. 129 Ibid, s. 94.
