Användande  enligt  god  affärssed

Artikel 6 i varumärkesdirektivet ska fungera som en ventil för de typer av an-vändning som anses vara tillåtna trots att de kan inkräkta på någons ensamrätt.

Artikel 6.1.a medför att varumärkesinnehavaren inte kan hindra tredje man från att använda sitt eget namn eller sin adress. Artikel 6.1.b stadgar att man måste tillåta användning om det rör sig om uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra beskrivande egenskaper. Dessutom kan man inte

149 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 66 sträcksats 3.

150 Jfr Van der Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 23.

151 Se p. 62 i mål C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Dee-nik och mål C-228/03 The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy p. 29.

enligt artikel 6.1.c hindra tredje man från att använda sig av varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänst avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel. Artikel 6.1.c ska ge näringsidkare, som tillhandahåller varor eller tjänster som är kompatibla med varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, en möjlighet att använda sig av dennes varumärke för att informera konsumenterna om detta.¹⁵²

För att en annonsör ska kunna skydda sig bakom artikel 6 i varumärkesdirekti-vet krävs det att denne har handlat i enlighet med god affärssed. God affärssed är ett rekvisit som är hämtat från marknadsrättens område, vilket leder till att en koppling mellan varumärkesrätten och marknadsrätten uppstår. Detta fak-tum leder till att marknadsrätten och varumärkesrätten går in i varandra och bedömningar enligt marknadsrättsliga rekvisit blir nödvändiga inom varumär-kesrätten för att avgöra intrångsfrågan. Begreppet kommer från pariskonvent-ionen och artikel 10^bis, vilken ligger till grund för både varumärkesrätt och marknadsrätt som harmoniserats inom EU. Begreppet måste därför förbli en-hetligt inom dessa två skilda områden.¹⁵³

När den nationella domstolen ska avgöra om tredje man har handlat i enlighet med god affärssed och därmed inte har begått varumärkesintrång så måste man beakta om annonsören har agerat med varumärkesinnehavarens legitima intres-sen i åtanke eller inte. Domstolen får ställa sig frågan ifall den relevanta kund-kretsen har förstått varumärkesanvändningen på rätt sätt. Framgår det att man har använt varumärket endast för att informera om att de varor man säljer är kompatibla med innehavarens eller framstår det istället som om varorna härrör från varumärkesinnehavaren?¹⁵⁴

I fallet Portakabin aktualiserades frågan om artikel 6 är tillämplig då en annon-sör använder ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke som sökord på internet. Ett varumärke som används som sökord har i regel inte till syfte att tillhandahålla en uppgift om en egenskap hos de varor eller tjänster som man

152 Se Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does liability extend?, s. 30.

153 Se Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet, s. 254.

154 Jfr. Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does liability extend?, s. 30.

säljer och uppfyller därmed inte kravet på att vara beskrivande. ¹⁵⁵ Det är upp till den nationella domstolen att avgöra frågan men artikel 6.1.b torde inte vara tillämplig vid sökordsannonsering mer än under vissa särskilda omständighet-er.¹⁵⁶ Detta vaga utlåtande kan bero på att EU-domstolen inte vill påverka den nationella domstolens bedömning allt för mycket samt att man anser att inte allt användande av skyddade varumärken ska kunna rättfärdigas genom artikel 6.1.b.¹⁵⁷

I fallet BMW, gällande annonsering som visade att annonsören reparerade bilar av märket BMW, blev frågan om användningen var tillåten enligt artikel 6.1.c.

EU-domstolen konstaterade att så var fallet och att användningen av varumär-ket var nödvändig för att ange ändamålet med den aktuella tjänsten. Det bör även observeras att det i princip är omöjligt för annonsörer inom denna bransch att upplysa potentiella kunder om de varor eller tjänster de tillhandahåller utan att använda sig av varumärket ifråga. I fallet Portakabin konstaterade man gäl-lande återförsäljning av begagnade varor att det är en väl känd handelsform, vilket gör att genomsnittskonsumenten i regel är van vid sådan marknadsfö-ring.¹⁵⁸ Slutsatsen i fallet BMW blev att varumärkesinnehavaren inte kunde hindra annonsörens användning av varumärket då det omfattade reparationer och varor som förts ut på marknaden med innehavarens tillstånd om inte varu-märket anses användas på ett sådant sätt att det förefaller finnas ett ekonomiskt samband mellan annonsören och innehavaren.¹⁵⁹ Detta ekonomiska samband framstår som att vara det tecken som för EU-domstolen tyder på att användan-det inte har uppfyllt kravet på god affärssed.

I fallet Portakabin diskuterade EU-domstolen även om det går att försvara ett användande av tecken som sökord med motiveringen att det är nödvändigt en-ligt artikel 6.1.c i varumärkesdirektivet. Bedömningen huruvida användningen

155 Se mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 60 och gällande att använd-ning som sökord i vissa fall kan vara av helt beskrivande natur se Van der Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 29.

156 Se Van der Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 29 och mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 61.

157 Jfr. Van der Laan, a.st.

158 Jfr. mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 84 och 90.

159 Se mer om detta i mål C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Deenik p. 64.

skett enligt god affärssed eller inte ska göras med beaktande av i vilken mån annonsörens användning har gett omsättningskretsen, eller en väsentlig del av denna, anledning att tro att det finns en koppling mellan dennes varor och tjänster och de som erbjuds av varumärkesinnehavaren.¹⁶⁰

Eftersom sökordsannonsering innebär att man valt att använda sig av någons annans skyddade varumärke så kan det bli svårt att argumentera för att kravet på god affärssed är uppfyllt.¹⁶¹ Detta gäller speciellt ifall annonsen i fråga är vag när det gäller ursprung och den normalt informerade och skäligen upp-märksamme internetanvändaren inte kan, eller endast med svårighet, avgöra ifall annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekono-miska band till denne eller från tredje man.¹⁶² Slutsatsen av detta blir att artikel 6 i princip har spelat ut sin roll när det gäller sökordsannonsering.¹⁶³