Sabotagerisk – Merck-fallet

Innan propositionens¹⁵² ikraftträdande ansågs det inte vara tillräckligt att svarande endast haft avsikt att fortsätta begå intrång, eftersom sabotagerisken ansågs då vara svår och nästan omöjlig att bevisa. Det var därmed krav på att det måste finnas en överhängande risk för att intrång kan komma att fortsätta ske, det vill säga att risken att intrånget kunde fortsätta ske inte fick ha upphört.¹⁵³ Risken för att sabotageåtgärden skulle komma att genomföras skulle vidare vara så överhängande att det fanns ett omedelbart behov av interimistiskt

153 Bengtsson, H., Lyxell, R., Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 174.

154 NJA 2007 s. 690.

HovR fastslog i det nyligen avgjorda Merck-fallet hur sabotagebedömningen ska gå till vid interimistiska förfaranden idag. Målet handlar om förberedelse av varumärkesintrång och berör domstolarnas konflikt angående hur enkelt ett interimistiskt vitesförbud ska bifallas.

Idag är rättsläget sådant att om svaranden har möjlighet att uppta försäljning, vilket då skäligen ska befaras förringar värdet av ensamrätten, är sabotagerekvisitet uppfyllt.¹⁵⁵ Rättsläget är således annorlunda i dagsläget eftersom interimistiska vitesförbud även kan yrkas vid förberedelse eller försök av intrång, enligt de immaterialrättsliga lagarna.¹⁵⁶

TR hade förenklat sabotagerekvisiten i Merck-fallet. Domstolen hade i huvudsak ansett att det förelåg en presumtion om sabotagerisk eftersom det ansågs finnas sannolika skäl för förberedelse av intrång. HovR gjorde emellertid en annan bedömning än TR på grund av att en alltför enkel tolkning av sabotagerisk medför att det interimistiska beslutets angående förberedelse av intrång då bifalls för enkelt. HovR ändrade beslutet eftersom det idag krävs en strikt lagtolkning av ordalydelsen i 8 kap. 3 § 2 st. VML.¹⁵⁷ Av paragrafen följer att ”det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet”, vilket även gäller vid förberedelse, enligt 8 kap. 3 § 3 st.

VML. HovR ansåg därmed att TR gjort en felaktig tolkning av rekvisiten, angående föreliggande sabotagerisk, eftersom instansen endast gjort ett antagande utifrån att det gjorts sannolikt att förberedelse av varumärkesintrång varit uppfylld.

TR:s bedömning angående sabotagerisken var dock inte helt ogrundad. Det är fastslaget att en presumtion om sabotagerisk kan ske då käranden gjort sannolikt att intrång föreligger.¹⁵⁸ Däremot har kravet i praktiken varit att det sannolika intrånget inte enbart ska ha varit en engångsföreteelse för att presumtionen ska kunna nyttjas.¹⁵⁹ I och med Merck-fallet är slutsatsen dock att en presumtion inte kan ske när det endast handlar om förberedelse av varumärkesintrång.

Konsekvenserna av TR:s beslut hade blivit oproportionerliga, eftersom det inte är skäligt att det preliminära avgörandet ska bifalla det interimistiska beslutet allt för enkelt. Vid förberedelse eller försök av intrång ska det även i det slutliga avgörandet fastställas om dessa begåtts med uppsåt eller grov oaktsamhet. Risken att ett felaktigt interimistiskt beslut upphävs är då högre, eftersom uppsåt eller grov oaktsamhet inte bedöms i det interimistiska förfarandet¹⁶⁰.

Mercks fick i och med det meddelade interimistiska vitesförbudet¹⁶¹ en bekräftelse på att det minst förelåg sannolika skäl för bifall till talan i huvudsaken. Bekräftelsen kunde ge Mercks en fördel i förlikningsförhandlingar med Pharma. För Pharma, som fått ett förbud riktat mot sig, fanns det starka incitament att gå med på en förlikning, eftersom de bland annat ville undvika ekonomiska förluster. Detta eftersom det bland annat av parterna tolkades som att käranden sannolikt skulle gå vinnande ur det slutgiltiga avgörandet, trots att domstolen inte avgjort om det vid den slutgiltiga domen förelåg uppsåt eller grov oaktsamhet. Genom

158 Bengtsson, H., Lyxell, R., Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 175.

159 Se avsnitt 2.2.2 Innebörden av sabotagerisk.

160 Se avsnitt 2.1 Interimistiska vitesförbuds syfte och funktion.

161 Mål nr T 13704-11.

varumärkesintrång, har man även gjort att svårighetsgraden att få igenom ett förbudsyrkande minskat till svarandens nackdel.

I ett liknande mål¹⁶² med samma omständigheter ansågs varumärkesintrång inte föreligga.¹⁶³ Det fanns dock ett justitieråd med avvikande mening. Beslutet har även överklagats och är idag under handläggning angående prövningstillstånd till patent- och marknadsöverdomstolen.¹⁶⁴ Det kan således anses vara svårt att avgöra vad som utgör intrång och inte. I Merck-fallets interimistiska beslut fastslogs det inte huruvida uppsåt eller grov oaktsamhet faktiskt förelåg, vilket gör det desto mer möjligt att förberedelse av intrånget faktiskt inte bedömts ha skett. Det föreligger således en stor risk i och med domstolens avgörande av interimistiska beslut vid svårbedömda fall. Det interimistiska beslutet upphörande hade då medfört att den ställda säkerheten skulle täcka Pharmas kostnader på grund av vitesförbudet. Men eftersom Pharma inte tidigare sålt ytterförpackningarna i Sverige så var det svårt att räkna ut den faktiska skadan. Pharma måste för att få mer pengar kräva Mercks på skadestånd. Processen blir då på grund av det interimistiska beslutet längre än om ett preliminärt förhandsbesked ställt högre krav.

Vi anser därmed att det är för lågt ställda krav på interimistiskt beslut vid förberedelse av intrång eftersom förhandsavgörandet inte grundas på en djupgående bedömning. Instanserna borde bedöma om det är sannolikt att uppsåt eller grov oaktsamhet faktiskt föreligger, annars borde inte det interimistiska beslutet vara vägledande, alternativ att interimistiska vitesförbud inte bör yrkas på grund av förberedelse av intrång.

4.4 Kommunikationsprincipen, upphävning av ett interimistiskt vitesförbud och den ställda säkerheten – Multitotal-fallet

Det föreligger flera risker vid yrkande om interimistiskt vitesförbud och en del av dessa belyses av Multitotal-fallet. Nedan följer en uppräkning och analys av dessa risker.

4.4.1 Risker med avsteg från kommunikationsprincipen

Det föreligger som tidigare nämnts ett kommunikationskrav innan domstolen fattar beslut om interimistiskt vitesförbud¹⁶⁵. Svaranden måste lämnas tillfälle att yttra sig innan ett interimistiskt beslut meddelas, enligt art. 6 EKMR.

Risken med att interimistiskt vitesförbud meddelas utan att svaranden ges tillfälle att yttra sig är att domstolen kan fatta ett felaktigt beslut eftersom beslutet fattas enbart med grund i kärandens förbudstalan. Beslutet kan då komma att utgöra ett avsteg från kommunikationsprincipen men även strida mot art. 6 EKMR.¹⁶⁶ Ett interimistiskt vitesförbud

162 Mål nr PMT 10989-14; Mål nr PMT 10990-14.

163 Den stora skillnaden i detta fall och Merckfallet är att det inte handlade om förberedelse till varumärkesintrång utan ett redan påbörjat intrång.

164 Mål nr PMT 2901-17.

165 Bengtsson, H., Lyxell, R., Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 188.

166 Westberg, P., Bråttom att få kvarstad - inte bara en fråga om brådska, JT 2004/05, s. 883 f; Westberg, P., Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål: en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella

säkerhetsåtgärder, bok 3, s. 54.

som meddelats under ovan nämnda omständigheter försummar inte bara svarandens rätt till en rättvis rättegång utan hämmar även rättssäkerheten. Svaranden sätts då i en missgynnande position i jämförelse med käranden.

Domstolen i Multitotal-fallet omprövade inte beslutet på eget initiativ utan på begäran av svaranden, som inte hade getts tillfälle att yttra sig innan beslutet fattades. Det fanns inga särskilda förutsättningar för domstolen i fallet att meddela ett sådant beslut, så kallat ex parte-beslut.¹⁶⁷ Detta kan leda till att domstolens kompetens ifrågasätts och skapa en diskussion kring huruvida domstolens fastställande av den tidigare domen är korrekt, om en helt ny bedömning gjordes efter att svaranden fick tillfälle att yttra sig eller om den nya domen enbart var en upprepning av den tidigare.

4.4.2 Risker med låg särskiljningsförmåga vid yrkande av ett interimistiskt vitesförbud

I och med det interimistiska förfarandet gör domstolen en bedömning av kärandens ensamrätt, med utgångspunkt i dennes särskiljningsförmåga, för att fastställa om intrång föreligger.¹⁶⁸ Ju högre särskiljningsförmåga käranden erhåller, desto större chans att ett interimistiskt vitesförbud meddelas mot intrångsgöraren. Risken med bedömningen är att kärandens skyddsomfång kan minska om intrång inte anses föreligga, till följd av att denne inte erhåller ett relativt högt skydd på grund av en för låg särskiljningsförmåga. Käranden kan därmed finna sig i en sämre ställning, med mindre rättsligt skydd, efter förbudsyrkandet om dennes talan om intrång inte gillas av domstolen.

Både PRV och HovR fann att Multitotal som varumärke inte hade någon särskiljningsförmåga och erhöll till följd därav ett lågt skyddsomfång, något som inte var fastställt före Hela Pharmas förbudstalan. Den slutliga domen höjer därmed risken för att andra aktörer på marknaden kan skapa liknande varumärken utan att begå intrång i Hela Pharmas ensamrätt, då det förekommer praxis som talar emot företagets ensamrätt.

Det tål även att diskuteras huruvida ett varumärke som tidigare bedömts, av främst PRV, erhålla låg särskiljningsförmåga kan läggas till grund för ett förbudsyrkande. Den juridiska frågan i sådana fall är hur rättighetsinnehavaren kan anses lyckas bevisa att det föreligger sannolika skäl för intrång eller att denne kommer att vinna i huvudmålet, om en existerande ensamrätt inte kan bevisas, vilket är förutsättningar för att ett interimistiskt vitesförbud ska meddelas. TR meddelade ett interimistiskt vitesförbud trots PRV:s bedömning om att Cederroths varumärke inte var förväxlingsbart med Hela Pharmas varumärke, något som visade sig vara ett felaktigt beslut då HovR upphävde det interimistiska vitesförbudet. Det kan anses, ur ekonomiskt och rättssäkerhetens synsätt, mer effektivt att varumärken med låg särskiljningsförmåga inte borde ligga till grund för en förbudstalan. Detta då den låga särskiljningsförmågan snarare talar för att det inte föreligger sannolika skäl för intrång än tvärtom.

167 Prop. 1993/94:122, s. 48; Prop. 2008/09:67, s. 85.

168 Mål nr PMT 16127-16.

4.4.3 Risken när ett interimistiskt beslut upphävs

Det kan uppstå rättsliga problem när ett interimistiskt beslut upphävs till följd av att intrång inte anses skett och den ställda säkerheten inte täcker svarandens eventuella ekonomiska förluster. Den juridiska huvudfrågan blir då hur stor ersättningen den som fick det felaktiga förbudsbeslutet riktat mot sig ska erhålla ifrån den som förde förbudstalan. Nuvarande VML, liksom dåvarande VML, innehåller inte en reglering av ersättningsskyldigheten för sökande för de fall ett interimistiskt vitesförbud återkallas. Lagen innehåller enbart ett krav för sökanden att ställa säkerhet för eventuell skada svaranden kunde lida på grund av vitesförbudet.

Rättsläget är, av ovanstående domslut att bedöma, väldigt oklart kring vad som ska gälla när ett interimistiskt beslut upphävs. Detta medför att den som får ett förbudsbeslut riktat mot sig kan tillfogas en omotiverad stor ekonomisk skada om den ställda säkerheten inte täcker förlusten. Det verkar även stå oklart hur denne förväntas agera efter att ett interimistiskt beslut har meddelats. Kan kravet på att skapa och sälja produkter under ett annat varumärke eller liknande ställas på en part som inte gjort sig skyldig till intrång? Dessa var nämligen de argument som framställdes i samband med Cederroths skadeståndstalan.

Dessa krav hade i fallet inneburit att Cederroth skulle lagt pengar på att börja marknadsföra sina produkter under ett annat varumärke samt på förberedelser att återlansera Multitotal.

Detta trots att HovR:s dom om att Cederroth inte hade begått intrång hade vunnit laga kraft vid tidpunkten då dessa argument framställdes. Allt detta för att sedan inte erhålla någon rimlig ersättning för dessa kostnader. Saknaden av klara riktlinjer för hur den som får ett interimistiskt förbud riktat mot sig som sedan upphävs ska kompenseras medför en alltför hög risk för stora ekonomiska förluster för denne, vilket inte kan anses rimligt då denne inte har gjort intrång i annans ensamrätt.