Varumärken som sökord på
AdWords: Intrång eller inte?
Kandidatuppsats inom Affärsjuridik (Immaterialrätt)
Författare: Louise Klauser
Handledare: Roger Sandberg
Kandidatuppsats inom Affärsjuridik
Titel: Varumärke som sökord på AdWords: Intrång eller inte?
Författare: Louise Klauser
Handledare: Roger Sandberg
Datum: 2012-05-14
Ämnesord Varumärkesrätt, Intrång och användning av ett varumärke, sökord, Google AdWords
Sammanfattning
Uppsatsen syftar till att genom en diskussion ta reda på hur skyddet för ett registrerat va-rumärke ser ut i situationer då en annan näringsidkare än vava-rumärkesinnehavaren använder varumärket som sökord på sponsrad länk, benämnt AdWords. För att besvara syftet utgår författaren från tre avgöranden från EU-domstolen och analyserar den tolkning som EUD ger av artikel 5 Varumärkesdirektivet och artikel 9 Gemenskapsvarumärkesförordningen. Diskussionerna som förts i uppsatsen resulterar i att författaren kan konstatera att skyddet för varumärket när det används som sökord på AdWords inte i alla avseenden faller in un-der bestämmelserna i Varumärkesdirektivet eller Gemenskapsvarumärkesförordningen. När EU-domstolen tolkar bestämmelserna så erhåller varumärket enbart skydd om det ris-kerar att degenereras, förekommer i jämförande marknadsföring och om annonsen inte gör det möjligt för konsumenter att avgöra varor och tjänsters ursprung. Även då annonsen är utformad på sätt att det ger intryck av att det föreligger ett samband mellan annonsören och varumärkesinnehavaren anses det utgöra användning.
Vad gäller diskussionen om vilken aktör som ska anses vara ansvarig för användningen vi-sar den att näringsidkaren som enbart lagrar informationen inte kan hållas ansvarig. Det är den som annonserar som är ansvarig även om det inte är samma aktör som faktiskt säljer de varor som marknadsförs, utan annonseringen sker i ett led för att optimera andras för-säljningserbjudanden.
En slutlig kommentar är därför att rättsläget inom detta område nu står mellan att använda och inte använda ett registrerat varumärke. Författaren anser att vad som kan lösa situatio-nen är att det i bestämmelserna införs regler om bidragande intrång, liknande det ”contri-butory infringement” som finns i amerikansk rätt.
Bachelor’s Thesis in Commercial and Tax law
Title: Trade marks as a keyword on AdWords: Infringement or not?
Author: Louise Klauser
Tutor: Roger Sandberg
Date: 2012-05-14
Subject names: Trade mark law, infringement and use of a trade mark, keywords,
Google AdWords
Abstract
The aim of this thesis is to through a discussion find out what protection a registered trade mark has when another trader uses the trade mark as a keyword on a sponsored link, called AdWords. In order to find the answer to the question, the author uses three cases from the European Court of Justice and analyzes the court’s interpretation of article 5 of the Trade mark Directive and article 9 of the Regulation on Community trade marks.
As a result of the discussions the author comes to the conclusion that the protection of the trademark does not always fall within the application of the regulations in the Trade mark Directive and Regulation on Community trade marks. When the European Court of Justice interpret the regulations the trade mark is protected if there is a risk of degeneration, if it appears in comparing commercial or if the ad is designed in a way that does not allow the internet user to determine the origin of the products and services. The trade mark is also protected when the ads design gives the impression of a connection between the trader and the holder of the trade mark. The European Court of Justice rules that the use of a trade mark in an ad on AdWords in many cases is justified due to the competition in commerce. The discussion regarding who is responsible for the infringement shows that the trader who solely store information cannot be held responsible. It is the person who advertize that is responsible even if the trader is not the seller of the products in the advertisement and the advertising is only a way of optimizing the sale of others.
A final comment from the author is that the legal position within trade mark law is be-tween using and not using a registered trade mark. The author’s opinion is that the situa-tion can be solved by adopting the American type of infringement, contributory infringe-ment, in the European regulations.
Förord
Jag skulle vilja rikta ett speciellt tack till Edward Humphfreys på Husqvarna AB för all hjälp med min uppsats, framförallt med idén till mitt ämne men också för alla goda råd när de behövdes som mest.
Innehåll
1
Inledning ... 2
1.1 Bakgrund ... 2
1.2 Syfte och avgränsning ... 3
1.3 Metod och material ... 3
2
Varumärken och AdWords ... 5
2.1 AdWords ... 5
2.2 Varumärkesrätt ... 6
2.2.1 Varumärkets grundläggande funktioner ... 6
2.2.2 Harmonisering av EU medlemsstaternas nationella lagstiftning ... 7
2.2.3 Gemenskapsvarumärke ... 7
2.2.4 Allmänt om varumärkesskydd ... 8
2.3 Avgöranden från EU–domstolen ... 9
2.3.1 Google France SARL mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl. ... 10
2.3.2 L’Oréal (UK) Ltd. mot eBay (UK) Ltd. ... 10
2.3.3 Interflora Inc. mot Marks & Spencer plc ... 11
2.3.3.1 Användning av ett varumärke ... 12
2.3.3.2 Användning med avseende på … varor och tjänster ... 13
2.3.3.3 Skada på varumärkets funktioner ... 15
2.3.3.4 Ansvarsfrågan ... 17
2.3.3.5 Frågan om ett känt varumärkes skydd ... 18
3
Skyddet vid varumärkesintrång genom AdWords ... 21
3.1 När sker intrång i ett varumärke på internet? ... 21
3.2 Vem bär ansvaret för intrånget? ... 24
3.3 Har ett känt varumärke ett större och bättre skydd?... 26
3.3.1 Anseendeskyddet ... 26
3.3.2 Förfång för ett känneteckens särskiljningsförmåga, så kallad urvattning ... 26
3.3.3 Förfång för varumärkets renommé, så kallad nedsvärtning ... 27
3.3.4 Att dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, så kallad snyltning ... 27
4
Hur skyddas varumärket från intrång genom
sökord?... 29
5
Slutsats och sammanfattande kommentar ... 33
5.1 Slutsats ... 33
5.2 Sammanfattande kommentar ... 34
Förkortningar
Det äldre VmDir Rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
EGVmF Rådets förordning 40/94 om gemenskapsvarumärken
EU Europeiska Unionen
EUD Europeiska domstolen
M&S Marks & Spencer
s. sidan
VmDir Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
1 Inledning
1.1
Bakgrund
I en näringsidkares verksamhet utgör varumärket en viktig ekonomisk tillgång och används för att kommunicera trovärdighet, kvalitet och identitet med användare och konsumenter. Det är den tillgång som hjälper näringsidkaren att bygga, förbättra och behålla den image som skapats. Varumärket har en stor betydelse ute på den kommersiella marknaden där konsumenterna har möjlighet att känna igen näringsidkaren och de grunder som denne står för.1
Mycket av den kommersiella marknaden finns idag på internet. Allt fler konsumenter köper varor och tjänster över internet och möjligheten att köpa varor över gränserna har tack vare internet ökat. Internet har gett näringsidkarna en större spelplan, nu ska de inte bara nå ut till konsumenter på den lokala marknaden utan de ska även nå ut till konsumenter i andra länder. Det är här som varumärket också kommer in och spelar en stor roll. Internet för-ändras snabbt, tekniken utvecklas och det är lättare för näringsidkarna att nå ut till fler kon-sumenter världen över. Juridiken hänger dock inte riktigt med i denna utveckling då det är svårt att lagstifta om något som ständigt förändras.
Inom den Europeiska Unionen satsas det på att göra medlemsstaternas varumärkeslagstift-ningar enhetliga och inom unionen har det också skapats ett gemenskapsvarumärke med syfte att hjälpa till att bygga den inre marknaden utan hinder för de fyra friheterna: fri rör-lighet av varor, tjänster, kapital och personer. De existerande varumärkeslagstiftningarna har dock inte specifika regler gällande användning av ett varumärke på internet. Sökmoto-rer som Google tillåter den näringsidkare som betalar bäst att använda varumärke som sökord, även om detta inte är näringsidkarens eget, i en annons på Google AdWords. Va-rumärkesinnehavarna har reagerat på problemet och under de senaste åren har ett flertal domar från EU-domstolen bedömt frågan om varumärkesintrång kan ske genom sökord på Google AdWords.
1 Bernitz, Ulf., Karnell, Gunnar., Pehrson, Lars och Sandgren, Claes., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens,
Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm 2009, 11:e upplagan. (cit. Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens)s. 226 f.
1.2
Syfte och avgränsning
I denna uppsats diskuteras hur skyddet av ett varumärke ser ut i det fall att intrång sker ge-nom användning av tredje man, utan varumärkesinnehavarens medgivande, i form av sök-ord hos söktjänstleverantör, så kallat AdWsök-ords och i resultatet visas tredje mans annons. Inom syftet tas EU-domstolens tolkning av artikel 5 Varumärkesdirektivet (VmDir) och ar-tikel 9 Gemenskapsvarumärkesförordningen (EGVmF) upp till diskussion. I samband med diskussionen klargör uppsatsen när det föreligger intrång genom sökord på sponsrade län-kar och definierar vilken aktör som bär ansvaret för användandet och därmed intrånget. Då avgöranden som behandlas berör välkända varumärken diskuterar uppsatsen även hur skyddet för sådana ser ut i aktuell situation.
Uppsatsen skrivs ur ett EU-perspektiv. Inom ämnet behandlas enbart intrång i varumärket genom AdWords och sponsrad sökning genom sökord och därmed lämnas intrång i övriga fall utan avseende. Tjänsten som behandlas är Googles söktjänst AdWords, då det är den funktionen som varit uppe för bedömning i de avgöranden som uppsatsen behandlar. Andra sökmotorer som möjligtvis har samma tjänst och funktion lämnas utan avseende. Varumärkets funktioner beskrivs och diskuteras i den omfattning som behandlas i avgö-randena, inom syftet för uppsatsen. I en diskussion gällande varumärkesrätt uppkommer frågor om otillbörlig konkurrens men uppsatsen berör inte ämnet då syftet med uppsatsen gäller varumärkenas skydd.
Domen i L’Oréal mot eBay innehåller flera frågor från den nationella domstolen vilka sak-nar relevans för uppsatsens syfte, därmed lämnas de helt utan avseende. Inte heller kom-mer uppsatsen att behandla varifrån intrånget sker, det vill säga i vilket land servarna är pla-cerade eller hur sanktionssystemet vid liknande intrång är utformat och tillämpas.
1.3
Metod och material
Framställningen utgår ifrån EU-domstolens avgöranden i Louis Vuitton mot Google Fran-ce, L’Oréal mot eBay och Interflora mot Marks & Spencer. Avgörandena analyseras i syfte att belysa hur bestämmelser i Varumärkesdirektivet och Gemenskapsvarumärkesförord-ningen ska tolkas gällande intrång på internet med hjälp av sökord. Uppsatsen baseras se-dan på en diskussion kring tolkningarnas påverkan på skyddet för varumärket.
De tre avgörandena från EU-domstolen har valts för att de belyser problemet ur olika vinklar, i Interflora mot Marks & Spencer behandlas ett särskilt fall gällande ett nätverk av näringsidkare, till skillnad från de övriga avgörandena där enskilda näringsidkares varumär-kes rättsliga intressen behandlas. Louis Vuitton mot Google France var det första mål som behandlade den sorts intrång som diskuteras i uppsatsen, vilket sedan ytterligare definieras i de två andra refererade avgörandena. Alla tre avgörandena har också valts för att det berör välkända aktörer på den kommersiella marknaden vilket betyder att det finns författare som uppmärksammat målen.
Uppsatsen använder material med internationell och EU-rättslig anknytning. Materialet som används är regelverk i form av direktiv och förordningar, avgöranden från EU-domstolen samt litteratur i form av artiklar och böcker. Uppsatsen tar utsprång i avgöran-den från EU-domstolen, då dessa betyder mycket för hur bestämmelserna i Varumärkesdi-rektiven och Gemenskapsvarumärkesförordningen ska tolkas. Yttranden från generaladvo-katen i EU-domstolen används för att ge värdefull information om rättsläget men i uppsat-sen behandlas det som just ett yttrande, vilket betyder att det är EU-domstolens slutliga av-görande som har högst rättskällevärde. Annan litteratur, exempelvis artiklar och böcker, används för att ge en djupare förståelse och belysning i ämnet.
I uppsatsen omnämns både det äldre och nya Varumärkesdirektivet eftersom avgörandena från EU-domstolen behandlar det äldre Varumärkesdirektivet, men tolkningsprinciperna gäller även för det nya Varumärkesdirektivet. I Gemenskapsvarumärkesförordningen har det på senare år tillkommit fler bestämmelser, vilka dock inte berör de för uppsatsen aktu-ella bestämmelserna.
AdWords och annonsering med sökord är ett internationellt känt begrepp och därmed hämtas ledning från amerikansk litteratur på området, vilken enbart används för att förklara och belysa rättsläget. Detta för att utvecklingen inom varumärkesrätten i kombination med internet har kommit längre i det amerikanska rättssystemet än inom EU samt att ameri-kansk varumärkesrätt och varumärkesrätten inom EU innehar stora likheter i sin utform-ning. Litteratur från Storbritannien utgör också störst del av litteraturen då den är informa-tiv och detaljerad på området. Två av målen härrör också från engelsk domstol vilket bety-der att det har skrivits om dessa i större utsträckning än i svensk doktrin.
2 Varumärken och AdWords
I nedanstående avsnitt beskrivs i allmänna drag AdWords och hur funktionen tillämpas. Varumärkesrätten som är av betydelse beskrivs och slutligen återges hur EU-domstolen har bedömt förhållandet emellan AdWords och varumärken.
2.1
AdWords
På internet driver Google en sökmotor där användare genom att skriva in ord får fram de mest relevanta hemsidorna, vilket betecknas som naturliga sökresultat.2 AdWords är Goog-les avgiftsbelagda söktjänst där näringsidkare kan välja ett eller flera sökord och genom en reklamlänk till den egna webbplatsen marknadsföra sina varor eller tjänster, detta betecknas som sponsrade länkar. Näringsidkaren som annonserar betalar för tjänsten varje gång en internetanvändare klickar på den sponsrade länken. Storleken på avgiften som erläggs till Google bestäms utifrån ett maximalt pris per klick som näringsidkaren är beredd att betala samt hur många gånger internetanvändarna klickar in på hemsidan.3
Näringsidkare har genom tjänsten möjlighet att köpa en fördelaktig position i annonsernas resultatlista om de är beredda att betala för det. Systemet är utvecklat på ett sätt som skapar en möjlighet att bjuda på det sökord man tror att flest internetanvändare kommer att vilja använda när de söker efter näringsidkarens varor eller tjänster. Den som bjuder mest får sökordet och hamnar också högst upp i resultatlistan. Nackdelarna med systemet är enligt Neal S. Greenfield att det blockerar de mindre aktörernas chans i budgivningen, då deras budget oftast inte har lika stort utrymme för annonser och reklam. Tjänsten är då till för-mån för de större aktörerna på marknaden. Fördelarna blir däremot att ”gula sidorna” flyt-tar ut på internet och att alla kan få tillgång till informationen och snabbt kan fatta ett väl-grundat beslut.4
2 Det finns även andra liknande sökmotorer, exempelvis Bing, Yahoo! och Altavista.
3 Förenade målen 236/08 Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA,
C-237/08 Viaticum SA och Luteciel SARL mot Google France SARL, C-238/08 Centre national de recherche en relation humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin och Tiger SARL mot Google France SARL. Nedan betecknas som C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Google France.Se punkt 22-25.
4 Cristal, Lisa, E. och Greenfield, Niel, S., Trademark Law & the Internet, Issues, case Law and Practice Tips,
Inter-national Trademark Association, United States of America 2001, 2:a upplagan (cit. Cristal och Greenfield,
2.2
Varumärkesrätt
På EU:s inre marknad är varumärket ett viktigt medel för näringsidkaren då varumärket ut-gör ett kännetecken som särskiljer näringsidkarens varor och tjänster från konkurrenter-nas.5
2.2.1 Varumärkets grundläggande funktioner
Varumärket har flera funktioner för innehavaren, där de viktigaste är ursprungsangivelse-funktionen, reklamfunktionen och investeringsfunktionen.6 Ursprungsangivelsefunktionen är grundläggande för ett varumärke då den anger varans eller tjänstens ursprung. Reklam-funktionen å sin sida syftar till att innehavaren av varumärket använder varumärket i reklam som når ut till konsumenterna och övertygar dem att köpa varan eller tjänsten.7 Invester-ingsfunktionens syfte är att i ett första skede bygga upp samt bevara näringsidkarens rykte och image på marknaden, samtidigt som funktionen ser till att attrahera konsumenter. I ett andra skede arbetar investeringsfunktionen för att konsumenterna ska förbli lojala mot va-rumärket.8
Funktionerna delas in i två olika synsätt på varumärkesrätten, den villfarelsebaserade och den egendomsbaserade. Ursprungsangivelsefunktionen tillhör det villfarelsebaserade syn-sättet, att funktionen i första hand skyddar varumärket genom att ange det kommersiella ursprunget i syfte att skydda konsumenter och andra från misstag gällande varor och tjäns-ters ursprung. Reklamfunktionen och investeringsfunktionen hör till det egendomsbaserade
5 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 222.
6 Mål C-487/07, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie mot
Bel-lure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd., REG 2009, s. I-05185. (Nedan kallat C-487/07 L’Oréal mot Bellure). Se punkt 58.
7 Förenade målen 236/08 Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA,
C-237/08 Viaticum SA och Luteciel SARL mot Google France SARL, C-238/08 Centre national de recherche en relation humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin och Tiger SARL mot Google France SARL. Nedan betecknas som C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Google France.Se punkt 77 och 91.
8 Mål C-323/09 Interflora Inc., Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd.
synsättet som skyddar varumärket genom att skapa positiv image och ett oberoende eko-nomiskt värde även betecknat som goodwill.9
2.2.2 Harmonisering av EU medlemsstaternas nationella lagstiftning
Harmoniseringen av varumärkeslagstiftningen inom EU sker för att den nationella lagstift-ningen är utformad på olika sätt i de 27 medlemsstaterna. Skillnad i lagstiftning kan påverka den fria rörligheten av varor och tjänster och snedvrida konkurrensen på den inre markna-den.10 Harmoniseringen sker genom direktiv, där Rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar kom år 1988. Detta ersattes år 2008 av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlems-staternas varumärkeslagar. Bestämmelserna i direktivet medför ingen fullständig harmoni-sering av medlemsstaternas lagstiftning utan har begränsats till att avse bestämmelserna vil-ka påvervil-kar den inre marknaden.11 Direktivet innehåller inget minimiskydd utan det har ut-formats med ett fast skydd vilket innebär att medlemsstaternas lagstiftare inte har möjlighet att besluta om vilken omfattning varumärkesskyddet ska ha.12 Bestämmelserna i direktivet riktas enbart till varumärken som registrerats men direktivet hindrar inte medlemsstaterna från att fortfarande ha bestämmelser som skyddar varumärken genom inarbetning13.14
2.2.3 Gemenskapsvarumärke
Vid sidan av harmoniseringen har den Europeiska Unionen också instiftat ett gemenskaps-varumärke. Detta regleras av Rådets förordning 40/94 om Gemenskapsvarumärken från 1993. Syftet med gemenskapsvarumärke är att en enda registrering ska vara tillräckligt för att ett varumärke ska erhålla skydd på hela EU:s inre marknad. Regelverket är direkt
9 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen i mål C-323/09, Interflora Inc. och Interflora
Bri-tish Unit mot Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd., föredraget 24 mars 2011, REG 2011, s. 00000 punkt 50.
10 Se direktiv 2008/95/EG skäl 2 samt Seville, Cathrine., EU intellectual Property Law and Policy, Edward Elgar
Publishing Limited, Cheltenham, UK 2009, 1:a upplagan (cit. Seville, EU intellectual Property Law and Policy) s. 220.
11 Direktiv 2008/95/EG skäl 4.
12 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 223.
13 Med inarbetning menas att varumärket erhåller skydd även om det inte registrerats. För att skydd ska
upp-stå krävs det att kännetecknet är känt inom en betydande krets till vilken varor och tjänster riktar sig. För mer information se Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 239ff.
lämpligt i samtliga medlemsstater men utgör samtidigt ett alternativ till medlemsstaternas egna varumärkeslagstiftningar.15
Skydd för varumärket fås enbart genom registrering enligt artikel 6 EGVmF och gäller för tio år i taget men kan förnyas i all oändlighet.16 För registrering av ett gemenskapsvarumär-ke krävs att varumärgemenskapsvarumär-ket kan definieras som ett registrerbart kännetecgemenskapsvarumär-ken och därefter måste det passera både absoluta och relativa registreringshinder. Ett registrerbart varumärke är ett
kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, for-men på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.17 De absoluta registreringshinder som uppställs består av invändningar
mot varumärkets särskiljningsförmåga, exempelvis om det är ett beskrivande märke eller enbart utgörs av enstaka bokstäver och siffror, samt diverse invändningar utifrån ett all-mänt intresse, public policy och moral inklusive ond tro.18 Ond tro är i sig inget ringshinder enligt förordningen utan utgör enbart en grund för ogiltighet. Relativa registre-ringshinder utgörs av äldre förväxlingsbara märken eller kännetecken enligt artikel 8 EGVmF. I prövningen beaktas även varumärken och kännetecken som enbart erhållit skydd genom inarbetning. Kraven som uppställs för att kunna registrera ett gemenskapsva-rumärke syftar till att säkerställa dess originalitet.19
2.2.4 Allmänt om varumärkesskydd
Genom registrering av varumärket erhåller innehavaren en ensamrätt till det registrerade kännetecknet.20 Ensamrätten är dock begränsad till att gälla endast märken som är förväx-lingsbara med innehavarens registrerade varumärke samt enbart omfattar viss användning av märket.21 Ensamrätten medför att innehavaren kan förhindra tredje man att i närings-verksamhet använda ett kännetecken som antingen är identiskt med det registrerade varu-märket avseende varor och tjänster som ingår i registreringen eller i det fall då tredje mans
15 Förordning 40/94 preambel.
16 Seville, Cathrine., EU Intellectual Property Law and Policy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK
2009, 1:a upplagan. (cit. Seville, EU Intellectual Property Law and Policy), s. 221.
17 Artikel 4 EGVmF.
18 Seville, EU Intellectual Property Law and Policy, s. 233. 19 Seville, EU Intellectual Property Law and Policy s. 253 f. 20 Artikel 5.1 VmDir samt artikel 6 och 9.1 EGVmF.
användning av ett identiskt kännetecken kan leda till förväxling hos allmänheten.22 Möjlig-heten att förhindra användning finns också om det gäller ett känt varumärke om tredje man ”utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskilj-ningsförmåga eller renommé”, det så kallade anseendeskyddet23.24 Om något av ovanstående villkor är uppfyllda har innehavaren rätt att förbjuda tredje man från att bland annat (i) sät-ta kännetecknet på varor eller förpackningar, (ii) under tecknet sälja och marknadsföra va-ror, lagra varorna för detta ändamål eller marknadsföra och tillhandahålla tjänster, (iii) im-portera eller exim-portera varor med kännetecknet och (iv) använda tecknet på affärshandling-ar och i reklam.25
Anseendeskyddet gäller för väl ansedda varumärken där varuslagslikhet inte behöver före-ligga för att intrång ska anses ha skett. Skyddet gäller även då kännetecknen är av samma el-ler liknande slag enligt ett uttalande av EU–domstolen i avgörandet Davidoff mot Gofkid26. Kravet är att det äldre kännetecknet är väl ansett och att användning av liknande känneteck-en skulle dra känneteck-en otillbörlig fördel eller vara till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. När bedömning för att fastställa märkets anseende krävs att varumärket ”är känt i en betydande andel av den relevanta personkretsen”.27 EUD:s tolkning innebär att faktorer som det äldre varumärkets marknadsandel, det geografiska område och vilken om-fattning märket använts, under hur lång tid användningen skett samt hur stor marknadsfö-ringsinsatsen för att bygga upp varumärket har varit, ska sammanvägas och beaktas i be-dömningen om det gäller ett välansett eller känt varumärke.28
2.3
Avgöranden från EU–domstolen
I tre mål tolkar EU-domstolen hur bestämmelserna i Varumärkesdirektivet och Gemen-skapsvarumärkesförordningen förhåller sig till användandet av ett registrerat varumärke som sökord på Google AdWords.
22 Artikel 5.1a-b VmDir och artikel 9.1a-b EGVmF.
23 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 262. 24 Citat från artikel 5.2 VmDir, liknande bestämmelse finns i artikel 9.1c EGVmF. 25 Artikel 5.3 b VmDir och artikel 9.2 EGVmF.
26 Mål C-292/00, Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA mot Gofkid Ltd., REG 2003, s. I-00389. 27 Mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, REG 1999, s. I-05421 (Chevy-målet). 28 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 262 f.
2.3.1 Google France SARL mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl.
De förenade målen29 Louis Vuitton mot Google France gällde tre fall där registrerade va-rumärken förekom i annonser på Googles söktjänst AdWords. Dock var det inte inneha-varna av varumärkena som stod för annonserna, utan en oberoende tredje man hade köpt varumärket av Google i syfte att använda det som sökord för sin annons. I Louis Vuittons fall gällde det förfalskningar av deras exklusiva produkter som salufördes genom en annons på sponsrad länk vilket gjorde att Louis Vuitton hävdade att Google genom sitt förfarande, att tillåta andra näringsidkare att annonsera med registrerade och skyddade varumärken, gjorde varumärkesintrång. De två andra målen gällde fall där varumärket används som sök-ord för annons på sponsrad länk av konkurrenter till näringsidkarna i det aktuella målet. Tolkningsfrågorna som ställdes till EUD var (i) om en leverantör av en avgiftsbelagd sök-tjänst anses använda varumärken på sätt som ger innehavaren rätt att förhindra, i fall då le-verantören ställer sökord innehållande varumärken till annonsörers förfogande, enligt arti-kel 5.1a och b i det äldre VmDir samt artiarti-kel 9.1a och b i EGVmF, (ii) om det finns möj-lighet för innehavaren av ett känt varumärke att förhindra sådan användning i enmöj-lighet med artikel 5.2 det äldre VmDir samt artikel 9.1c EGVmF, (iii) om den aktuella användningen inte kan förhindras av innehavaren till registrerat varumärke, kan leverantören istället anses leverera någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren enligt artikel 14 i Direktiv om elektronisk handel30, på ett sätt som medför att leverantören inte kan anses ansvarig för användningen, om det inte föreligger olaglig användning av kännetecknet.
2.3.2 L’Oréal (UK) Ltd. mot eBay (UK) Ltd.
I målet31 L’Oréal mot eBay gällde eBay som bedriver en marknadsplats på nätet där varor till försäljning lagts upp i annonser av inskrivna personer. eBay erbjöd försäljarna hjälp att
29 Förenade målen 236/08 Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA,
C-237/08 Viaticum SA och Luteciel SARL mot Google France SARL, C-238/08 Centre national de recherche en relation humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin och Tiger SARL mot Google France SARL., REG 2010, s. I-02417. Nedan betecknas som C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Go-ogle France.
30 Europaparlamentets och rådets första direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter
på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. Nedan kallat Direk-tiv om elektronisk handel.
31 C-324/09 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK)
Ma-optimera försäljningserbjudandena genom att annonsera ut försäljningserbjudandena på olika sökmotorer exempelvis Google. L’Oréal ansåg att varumärkesintrång skett på deras varor då det visats en reklamlänk från Googles sponsrade länkar till eBay:s webbplats inne-hållande L’Oréals olika registrerade varumärken.
Den hänskjutande domstolen ställde tolkningsfrågor till EUD som gällde (i) om en närings-idkare som bedriver en marknadsplats på internet anses använda ett kännetecken enligt ar-tikel 5.1a VmDir och 9.1a EGVmF, då näringsidkaren köper sökord, identiskt med ett regi-strerat varumärke, från en sökmotortjänst och annonsen innehållande sökordet leder till näringsidkarens egen webbplats, (ii) om innehavaren av den elektroniska marknadsplatsen ska anses använda kännetecknet ”med avseende på” de intrångsgörande varorna så som av-ses i artikel 5.1a VmDir och artikel 9.1a EGVmF, (iii) om vilket ansvar som åligger närings-idkaren som driver den elektroniska marknadsplatsen.
2.3.3 Interflora Inc. mot Marks & Spencer plc
Målet32 gällde Marks & Spencer som för att marknadsföra sin försäljning och leverans av blommor använde olika variationer av sökordet Interflora på Google AdWords och spons-rade länkar. Interflora är ett registrerat varumärke för ett floristnätverk och M&S blomster-verksamhet är inte en del av det nätverket. Därmed ansåg Interflora att M&S annonsering utgjorde varumärkesintrång.
EUD fick tolkningsfrågor från den nationella domstolen (i) om en konkurrent anses an-vända ett kännetecken, vilket är identiskt med ett registrerat varumärke, som sökord i en annons på sponsrade länkar där länken kopplar kännetecknet till konkurrentens webbplats även om den sponsrade länken och annonsen inte innehåller kännetecknet eller något som liknar detta, i den mening som avses i artikel 5.1a det äldre VmDir och artikel 9.1a EGVmF, (ii) om användningen sker ”med avseende på” de varor och tjänster som är iden-tiska med varumärket, (iii) om den aktuella användningen omfattas av artikel 5.1a och 5.2 det äldre VmDir och artikel 9.1a och 9.1c EGVmF tillämpningsområde, (iv) om svaret från förra frågan förändras när användningen av innehavarens varumärke på en sponsrad länk rie Ormsby, James and Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi., REG 2011, s. 00000. Nedan betecknas som C-324/09 L’Oréal mot eBay.
32Mål C-323/09 Interflora Inc., Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd.,
leder till att delar av allmänheten får uppfattningen om att konkurrenten ingår i varumär-kesinnehavarens kommersiella nätverk.
2.3.3.1 Användning av ett varumärke
Bestämmelserna i artikel 5.1 a-b VmDir och artikel 9.1a-b EGVmF ger varumärkesinneha-varen rätt att förhindra tredje mans användning av ett identiskt kännetecken för varor eller tjänster. I bestämmelserna stadgas att användningen ska ske i näringsverksamhet, vilket en-ligt EU-domstolen är all affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.33 Domsto-len prövar om användningen av varumärket i Louis Vuitton mot Google France sker i när-ingsverksamhet och kommer fram till att annonsören när denne valt sökord syftar till att visa en länk till den webbplats där annonsören saluför sina varor och tjänster. EUD appli-cerar samma slutsats på söktjänstleverantörens användning eftersom denna i ekonomiskt syfte lagrar sökord bestående av kännetecken identiska med registrerade varumärken, vilka sedan används till annonser som visas efter dessa sökord. Utifrån omständigheterna finner EUD att Google enligt definitionerna utövar näringsverksamhet men kommer fram till att de i sin roll som söktjänstleverantör inte själv använder kännetecknen i verksamheten på det sätt som avses i artikel 5 det äldre VmDir och artikel 9 EGVmF. Domstolen hävdar att det beror på att söktjänstleverantören Google enbart möjliggör tredje mansanvändning av varumärket, vilket i sig inte är att använda ett identiskt kännetecken och utifrån bestämmel-serna förutsätts det att annonsören använder kännetecknet i den egna marknadsföringen. Domstolens slutsats påverkas inte av att annonsören betalar leverantören för tjänsten och det spelar inte heller någon roll för bedömningen att leverantören har skapat en teknisk förutsättning för att använda kännetecknet.34
Vad gäller eBay:s användning av kännetecknet är det näringsidkaren som bedriver elektro-nisk marknadsplats som i det här fallet anses som annonsör eller tredje man, enligt artikel 5.1a det äldre VmDir och artikel 9.1a EGVmF.35 Till skillnad från omständigheterna i Louis Vuitton mot Google France är det inte eBay som själva säljer produkterna som marknads-förs genom de sponsrade länkarna. Däremot har eBay i sin roll som näringsidkare ett in-tresse av att varorna på marknadsplatsen säljs eftersom eBay tar ut provision vid varje
33 Mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, REG 2002, s. I-10273 punkt 40. Nedan
be-tecknat C-206/01, Arsenal Football Club.
34 C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Google France punkt 52-57. 35 C-324/09 L’Oréal mot eBay punkt 85.
säljning. Syftet med att använda kännetecknet i en annons på AdWords är att marknadsföra tjänster som tillhandahålls av eBay, där det i annonsen ges intryck av att produkter med va-rumärket försäljs på just den marknadsplatsen.36 Domstolen finner att användning av kän-netecknet på så sätt som stadgas i artikel 5.1a det äldre VmDir och artikel 9.1a EGVmF inte sker enligt omständigheterna i målet. Anledningen är för att eBay genom annonsen på Googles sponsrade länkar marknadsför den egna tjänsten - tillhandahållande av en mark-nadsplats. Detta faktum innebär att det inte skett en användning av varor och tjänster som är ”identiska med dem för vilka varumärket registrerats”.37
2.3.3.2 Användning med avseende på … varor och tjänster
I och med att Google som tjänsteleverantör inte använder kännetecknet på sätt som avses i nämnda bestämmelser beslutar EUD att pröva användningen utifrån villkor som kan för-knippas med användning ”med avseende på… varor och tjänster” enligt artikel 5.1 det äld-re VmDir och artikel 9.1 EGVmF. Artikel 5.3 det äldäld-re VmDir och artikel 9.2 EGVmF in-nehåller situationer och handlingar som klassas som användning ”med avseende på … va-ror och tjänster”.38 Uppräkningen i bestämmelsen är dock inte helt uttömmande för vilka situationer användning föreligger som innehavaren av kännetecknet kan förhindra. Enligt EUD betyder detta att ”det faktum att kännetecknet som tredje man använder i reklamsyfte inte framträder i själva reklaminslaget innebär således inte i sig att användningen inte om-fattas av begreppet användning med avseende på… varor och tjänster i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104”. Listan över handlingar och situationer formulerades och togs i bruk innan näringsidkare börjat använda marknadsföring och kommersiell handel på internet. Därmed betyder det att användning av informationsteknik kan ge upphov till andra situationer och handlingar än de som uppräknas i artikel 5.3 det äldre VmDir och ar-tikel 9.2 EGVmF.39
EU-domstolen anser att när en näringsidkare utan tillåtelse använder ett sökord, identiskt med ett registrerat varumärke, är syftet att visa på de egna konkurrerande varorna och
36 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen i mål C-324/09, L’Oréal SA, Lancôme parfums et
beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd mot eBay International AG, eBay Europé SARL, eBay (UK) Ltd., Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James and Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, föredraget den 9 december 2010, REG 2011, s. 00000. Se punkt 88-89.
37 C-324/09 L’Oréal mot eBay punkt 89. 38 C-206/01, Arsenal Football Club punkt 41.
tjänsterna och i samband med det jämföra de egna varorna och tjänsterna med varor och tjänster vilka är registrerade för kännetecknet. En sådan användning föreligger då med av-seende på annonsörens varor och tjänster . Även i fall annonsörens avsikt med annonse-ringen inte är att jämföra varor och tjänster så är det att anse som användning ”med avse-ende på… varor och tjänster”. EUD refererar till Céline mot Céline40 där domstolen fann att det föreligger användning ”med avseende på … varor och tjänster” om tredje man an-vänder kännetecknet på ett sätt som kan medföra att konsumenter får intrycket av att det föreligger ett samband mellan kännetecknen och varorna eller tjänsterna som förekommer i annonsen.41
I sitt förslag till avgörande anför generaladvokat Poiares Maduro att i bedömningen av ”an-vändning avseende varor och tjänster” är det sambandet mellan varumärket och varan eller tjänsten som säljs som uppstår vid användningen som utgör den viktigaste omständigheten. Just i Googles fall sker ingen direkt försäljning av varor eller tjänster med varumärket utan verksamheten och användningen av varumärket består av att låta annonsörer välja ut sök-ord till annonsen. Det viktiga sambandet som uppstår är enligt generaladvokaten det mellan varumärket och Googles AdWords. Då generaladvokaten inte finner något sådant samband mellan varumärkena i målet och AdWords anser han att det inte föreligger ”användning av-seende på … varor och tjänster”.42
EUD finner att när eBay använt sökord som sammanfaller med L’Oréals kännetecken har de syftat till att marknadsföra försäljningserbjudanden från försäljningskunder. Det betyder att användning som faller inom tillämpningen av artikel 5.1a det äldre VmDir och artikel 9.1a EGVmF har skett. Uttrycket omfattar däremot inte enbart varor och tjänster som an-vänds utav tredje man utan även varor och tjänster från andra personer. När sökorden sammanfaller med ett registrerat varumärke, som näringsidkaren inte har tillåtelse att an-vända, anser domstolen det utgöra en bidragande faktor till att användningen ska omfattas
40 Mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 s. I-07041.
41 C-17/06, Céline SARL mot Céline SA punkt 23 samt C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Google France punkt 71-72.
42 Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro i Förenade målen C-236/08 Google France SARL
och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA, C-237/08 Viaticum SA och Luteciel SARL mot Google France SARL, C-238/08 Centre national de recherche en relation humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin och Tiger SARL mot Google France SARL, föredraget den 22 september 2009, REG 2010, s. I-02417 punkt 65-67.
av tillämpningen för artikel 5.1a det äldre VmDir och artikel 9.1a EGVmF.43 Framförallt omfattas användningen av nämnda artiklars användningsområde när den sker på sätt som kan ge intryck av att samband mellan varumärket och tjänsten finns. Domstolen och gene-raladvokaten finner att eBay:s annonser ”skapar en uppenbar association mellan varor som bär de varumärken som nämnts i annonsen och möjligheten att köpa dem via eBay”.44 Un-dantaget från användning av eBay är då det möjligtvis förekommer kännetecken som är identiska eller liknar varumärket i olika försäljningserbjudanden på marknadsplatsen.45 2.3.3.3 Skada på varumärkets funktioner
Artikel 5.1a det äldre VmDir och artikel 9.1a EGVmF reglerar så kallad dubbel identitet, vilket innebär att tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats. Om dubbel identitet föreligger har varumärkesinnehavaren enbart rätt att förhindra en sådan användning om den skadar varumärkets funktioner.46 För att utreda huruvida varumärkets funktioner skadats av användningen utformar domstolen tolkningsdata som ska hjälpa den nationella domstolen att bedöma i vilken omfattning skada skett på varumärket. EUD har i tidigare domar47 fastställt att skyddet som varumärkesinnehavaren har genom reglerna är en ensamrätt, där syftet är att skydda innehavarens intresse samt säkerställa att varumärket fyl-ler sina funktioner. Därmed kan ensamrätten enbart användas då användning av känne-tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktioner. I Louis Vuitton mot Google France bedömer domstolen på vilket sätt ursprungsangivelsefunktionen och reklamfunktionen kan ta skada då de används som sökord i tredje mans annons. I Interflora mot M&S bedömer domstolen även i vilken omfattning investeringsfunktionen tagit skada av sådan använd-ning.
Ursprungsangivelsefunktionen skadas när annonsen ”inte möjliggör eller endast med svå-righet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att
43 C-324/09 L’Oréal mot eBay punkt 91.
44 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen i mål C-324/09, L’Oréal SA, eBay Europé SARL,
eBay (UK) Ltd. REG 2011, s. 00000 punkt 89 samt C-324/09 L’Oréal mot eBay punkt 92-93.
45 C-324/09 L’Oréal mot eBay punkt 105.
46 C-323/09 Interflora mot M&S punkt 33 – 34 samt C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Google France
punkt 79.
få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehava-ren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavavarumärkesinnehava-ren eller, tvärtom från tredje man”.48 Internetanvändaren kan dessutom ta miste på varans eller tjänstens ur-sprung om annonsen direkt framträder efter att sökordet skrivits in i sökfältet. En sådan användning kan bekräfta uppfattningen att det föreligger ett materiellt samband mellan an-nonsören och varumärkesinnehavaren. När det gäller elektronisk handel är den grundläg-gande funktionen för ett varumärke att möjliggöra för en internetanvändare och konsu-ment att se skillnaden i ursprung på de annonser som visas i resultatlistan vid en sökning på ett varumärke eller kännetecken. Därmed har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra visning av sådan annons, om det finns skäl till att internetanvändare felaktigt kan tro att annonsen kommer från innehavaren av kännetecknet.49 I Interflora mot M&S utvecklade EUD att skada också sker på ursprungsangivelsefunktionen när annonsen inte gör det möj-ligt för internetanvändare och konsumenter att utläsa ifall M&S som annonsör är tredje man i förhållande till Interflora eller om parterna har några ekonomiska band. Risken ligger i att internetanvändarna felaktigt kan tro att M&S ingår i Interfloras nätverk.50 Om internet-användarna genom annonsen kan få uppfattningen om att M&S är en del av nätverket In-terflora så förekommer det skada på ursprungsangivelsefunktionen och därmed sker in-trång i Interfloras varumärke.51
Skada på varumärkets reklamfunktion kan enligt EUD inte bli aktuellt i och med ningen, trots att tredje mans bruk av kännetecknet kan påverka innehavarens egen använd-ning av kännetecknet i reklamsammanhang. Som skäl anförs att funktionen inte skadas ef-tersom det finns en länk till innehavarens webbplats i de naturliga sökresultaten, även om tredje man annonserar med samma varumärke under sponsrade länkar.52 Domstolen för-tydligar sin tolkning i Interflora mot M&S att tredje mans användning av ett varumärke kan tvinga innehavaren av varumärket att intensifiera de egna reklamansträngningarna. Varu-märket är en viktig del i den sunda konkurrens som finns och utvecklas på EU:s marknad,
48 C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Google France punkt 84. 49 C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Google France punkt 85 och 87. 50 C-323/09 Interflora mot M&S punkt 49.
51 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen i mål C-323/09, Interflora Inc. och Interflora
Bri-tish Unit mot Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd., föredraget 24 mars 2011, REG 2011, s. 00000 punkt 48-49.
men varumärkets syfte är inte att skydda innehavaren mot ageranden som är naturliga i denna konkurrens. Det faktum att kännetecknet används som sökord genom AdWords in-nebär inte att varumärkesinnehavaren förlorar sin rätt att använda varumärket.53 Om det däremot föreligger dubbel identitet stör det varumärkesinnehavarens egen användning av varumärket som ser till att ett bra rykte förvärvas och behålls. Ett bra rykte i sin tur attrahe-rar konsumenter och ser till att de förblir lojala mot varumärket vilket betyder att varumär-kets investeringsfunktion skadas när ett identiskt varumärke används som sökord i en an-nons på en sponsrad länk.54
2.3.3.4 Ansvarsfrågan
När det gäller frågan om Google i sin roll som söktjänstleverantör kan anses som ansvarig för användningen av kännetecken identiskt med ett registrerat varumärke bedöms den ut-ifrån artiklarna 12-15 i Direktiv om elektronisk handel. Direktivet syftar till att harmonisera och samordna lagstiftningen för informationssamhällets tjänster så att EU:s medlemsstaters lagstiftning inte hämmar etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. Enligt direktivet finns visst undantag från ansvar för en tjänsteleverantör som agerar mellanhand för informationen, men undantaget kan enbart tillämpas på den tekniska processen och på verksamhet som är av teknisk, automatisk och passiv natur.55 Utifrån omständigheterna drar EUD slutsatsen att Google som söktjänstleverantör inte kan hållas ansvarig enligt ar-tiklarna 12-15 i Direktiv om elektronisk handel. Skälet till detta är att Googles verksamhet i AdWords enbart var av ”rent teknisk, automatisk och passiv natur” där Google i rollen som söktjänstleverantör inte har ”kännedom eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad information”.56 Google lagrar alltså enbart uppgifter på begäran av en annonsör och utövar därmed ingen aktiv roll i bearbetningen av uppgifterna som lagras på deras server.
Ansvaret som åligger näringsidkaren som bedriver en elektronisk marknadsplats tolkas ut-ifrån samma direktiv som i Louis Vuitton mot Google France. EUD finner att artikel 14.1 i Direktiv om elektronisk handel är tillämplig i situationer då näringsidkaren inte antagit en aktiv roll som lett till att denne fått kännedom över den lagrade informationen. Enligt
53 C-323/09 Interflora mot M&S punkt 57 och 59. 54 C-323/09 Interflora mot M&S punkt 62.
55 Direktiv 2000/31 om elektronisk handel, skäl 5 och 42.
domstolens tolkning av aktiv roll innebär det att näringsidkaren erbjuder försäljningskunder hjälp med exempelvis att optimera presentationen eller genom att göra reklam för ett för-säljningserbjudande.57 I eBay:s fall var det de i sin roll som näringsidkare som marknads-förde försäljningskundernas erbjudanden på Google AdWords och därmed anser domsto-len att de intagit en sådan aktiv roll som gett kännedom över den lagrade informationen, vilket betyder att undantaget från ansvar enligt Direktivet om elektronisk handel inte är till-lämpligt på eBay:s förfarande.
2.3.3.5 Frågan om ett känt varumärkes skydd
Kan innehavare av ett känt varumärke, som Louis Vuitton, förhindra användningen av kännetecknet genom artikel 5.2 det äldre VmDir samt artikel 9.1c EGVmF? Domstolen fastslog i avgörandet L’Oréal mot Bellure58 att när tredje man använder ett känt varumärke så placerar sig annonsören i varumärkets kölvatten för att dra fördel av det kända varumär-kets attraktionsförmåga och image. Om tredje man dessutom inte utger någon form av ekonomisk ersättning för användningen innebär det att tredje man drar en otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
I situationer med liknande omständigheter som i Louis Vuitton mot Google France, där söktjänstleverantören enbart lagrar kända kännetecknen på en server och tillåter annonsö-ren att använda ord så som imitation och kopia i samma sammanhang som kännetecknet, så sker det ingen användning i den mening som avses i artikel 5.2 det äldre VmDir eller ar-tikel 9.1c EGVmF. Det i sin tur betyder att varumärkesinnehavare som Louis Vuitton inte har rätt att förhindra användningen.59 Däremot slog EUD fast i L’Oréal mot Bellure att be-stämmelserna i artikel 5.2 det äldre VmDir och artikel 9.1c EGVmF skyddar varumärken från (i) intrång vilket innebär förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga så kallad ur-vattning, (ii) intrång som skadar varumärkets renommé, så kallad nedsvärtning eller (iii) att otillbörlig fördel dras av särskiljningsförmåga eller renommé, så kallad snyltning. För att be-stämmelsen ska kunna tillämpas är det tillräckligt med att ett av intrången eller situationerna aktualiseras.60
57 C-324/09 L’Oréal mot eBay punkt 123. 58 C-487/07 L’Oréal mot Bellure.
59 C-487/07 L’Oréal mot Bellure punkt 49 och i Google domen punkt 102-105. 60 C-487/07 L’Oréal mot Bellure punkt 38 och 42.
I Interflora mot M&S konstaterar domstolen att det inte sker någon urvattning av varu-märkets särskiljningsförmåga om en uppmärksam internetanvändare förstår att annonsen som innehåller ett kännetecken, identiskt med ett känt varumärke, inte härrör från varu-märkets innehavare. Under omständigheterna i målet drog domstolen slutsatsen att urvatt-ning av särskiljurvatt-ningsförmågan inte skett eftersom användurvatt-ningen av kännetecknet enbart av-såg att visa på de till varumärkesinnehavaren konkurrerande alternativen.61 Generaladvoka-ten konstaterar i sitt förhandsavgörande att urvattning inte föreligger i de fall då båda par-terna använder kännetecknet utan istället finns det en risk för att kännetecknet används som ett generiskt begrepp.62 För att fastställa om varumärket Interflora riskerar att använ-das som ett generiskt begrepp ska en bedömning göras kring hur fristående marknadsfö-ringen är från innehavarens, där samtliga omständigheter analyseras. Genom analysen kon-trolleras om valet av kännetecknet som sökord har inverkat på blomsterleverantörsmark-naden, så att varumärket Interflora uppfattas beskriva alla blomsterleveranstjänster, alltså att varumärket degenererats. Om bedömningen leder till att marknadsföringen kan anses som fristående så har varumärkesinnehavaren ingen möjlighet att hävda degenerering med stöd av artikel 5.2 det äldre VmDir och artikel 9.1c EGVmF.63
När det gäller snyltning, det vill säga att otillbörlig fördel dras av det kända varumärket, tol-kar domstolen begreppet utifrån rekvisitet ”utan skälig anledning”. Annonsören som an-vänder varumärket i en reklamlänk genom sökord följer i det registrerade varumärkets spår i syfte att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige. Därigenom utnytt-jas de ansträngningar innehavaren till varumärket haft för att bygga upp och stärka varu-märket på den kommersiella marknaden. Den fördel som kommer ifrån förfarandet är otillbörlig.64 Men domstolen finner i likhet med generaladvokaten att om annonsen som vi-sas utifrån ett sökord inte innehåller jämförelser65 mellan näringsidkarnas, innehavarens och annonsörens, varor och tjänster så är användningen av kännetecknet inte snyltning i
61 C-323/09 Interflora mot M&S punkt 81.
62 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen i mål C-323/09, Interflora Inc. och Interflora
Bri-tish Unit mot Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd., föredraget 24 mars 2011, REG 2011, s. 00000 punkt 90.
63 C-323/09 Interflora mot M&S punkt 82-83. 64 C-323/09 Interflora mot M&S punkt 89.
65 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen i mål C-323/09, Interflora Inc. och Interflora
Bri-tish Unit mot Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd., föredraget 24 mars 2011, REG 2011, s. 00000 punkt 103 för olika typer av jämförelser.
het med tillämpningen för artikel 5.2 VmDir och artikel 9.1c EGVmF utan utgör enbart en del i den sunda konkurrens som domstolen tidigare hänvisat till i tolkningen gällande va-rumärkets reklamfunktion. Om så är fallet finns det en skälig anledning till tredje mans an-vändning och varumärkesinnehavaren kan inte hävda att snyltning på varumärket har skett. Slutligen anför domstolen att innehavaren av ett varumärke i och med sin ensamrätt inte har rätt att förhindra annonser där varumärket används, men ingen imitation av varor eller tjänster förekommer och inte heller förekommer urvattning, nedsvärtning eller snyltning så att varumärkets funktioner skadas. EUD anser att annonsörer kan använda varumärket i syfte att ge konsumenterna alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster.66
3 Skyddet vid varumärkesintrång genom AdWords
I följande avsnitt diskuteras mer ingående när det sker intrång i innehavarens ensamrätt till varumärket och här tas även frågan upp vilken aktör det är som ska anses vara ansvarig för användning av varumärket i ett sökord på internet.
3.1
När sker intrång i ett varumärke på internet?
För att det ska anses som intrång i ensamrätten till varumärket har EU-domstolen fastställt villkor som ska vara uppfyllda, vilka sammanfattningsvis uttryckts av Mr Justice Arnold67 i eBay mot L’Oréal: (i) kännetecknet ska användas av tredje man, (ii) användningen ska ske i näringsverksamhet, (iii) användningen sker utan varumärkesinnehavarens medgivande, (iv) kännetecknet måste vara identiskt med det registrerade varumärket, (v) tecknet som är identiskt med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem som varumärket är registrerade för och (vi) måste påverka eller komma att påverka varu-märkets funktioner, framförallt ursprungsfunktionen.68
Att avgöra om ett varumärke har använts av tredje man på internet kan innebära problem eftersom användningen både kan vara synlig genom sökord och osynlig genom metadata och metatag. EU – domstolen har i flera mål69 definierat användning genom sökord, den synliga användningen, på internet då annonsen ger internetanvändaren ett intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan kännetecknet och tjänsten eller varumärkesinne-havaren. För att sådant samband ska anses föreligga räcker det med en ”klar möjlighet” samt en uppenbar association mellan annonsen och möjligheten att förvärva varan eller tjänsten på annonsörens webbplats. Även fall då kännetecknet väljs som sökord anses det utgöra användning. Metatag, den osynliga användningen, innebär att ord ”göms” i koden för en hemsida och koden i sin tur söks upp av olika sökmotorer. Exempelvis lägger man in koden ”Louis Vuitton” i adressen till en webbplats och då någon söker på ordet ”Louis
67 High Court Judge i Storbritannien.
68 L’Oréal SA v eBay International AG [2009] RPC 21, [2009] ETMR 53, paragraf 283.
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/loreal_ebay.pdf Hämtad och till-gänglig: 120412.
69 C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Google France, C-324/09 L’Oréal mot eBay och C-323/09
Vuitton” kommer den webbplatsen upp som sökresultat.70 Dock finns det de som anser att användandet av ett varumärke genom metatag i en bedömning inte skulle anses som in-trång, då ordet är osynligt för internetanvändaren och enbart läses av datorn.71
Användning i näringsverksamhet innebär att varumärket används i anknytning till en af-färsverksamhet, vilken syftar till att få ut en ekonomisk vinst. I Louis Vuitton mot Google France konstaterar domstolen att kännetecknet som används som sökord utgör medel för att visa en annons och därmed marknadsföra varor eller tjänster, vilket betyder att det inte sker i privat regi.72 Med användning utan innehavarens medgivande förstås att tredje man använder det registrerade varumärket på sina varor eller tjänster utan att ha licens73 från in-nehavaren. Om ett kännetecken som används av tredje man är identiskt med ett registrerat varumärke så betyder det att särskiljningsförmåga saknas enligt artikel 3.1 b VmDir, vilket utgör ett absolut registreringshinder. Genom att använda kriterierna för vad som avgör sär-skiljningsförmågan finns medel som kan användas för att bedöma om kännetecknen är identiska. Ett ytterligare instrument är att bedöma varumärkets identitet utifrån den varu-märkesklass vari varumärket är registrerat. Ett varumärke är enbart skyddat i de varumär-kesklasser där registrering har gjorts, vilket innebär att flera varumärken som är identiska lagligt kan existera tillsammans på marknaden om de tillhör olika varumärkesklasser. Det klassiska exemplet på detta är musikgruppen ABBA och Abba som bland annat paketerar och säljer sill. ABBA är skyddade i varumärkesklasser gällande musik och underhållning, medan Abba tillhör varumärkesklasser för livsmedel.
Användning med avseende på varor och tjänster anses vara de handlingar som räknas upp i artikel 5.3 VmDir och artikel 9.2 i EGVmF. Listan är dock inte helt uttömmande avseende de olika typerna av användning som kan förhindras.74 EUD tolkade användning avseende
70 Cristal och Greenfield, Trademark Law & the Internet, s.347 f.
71 Judge Jacobs LJ:s åsikt i målet mellan Reed Executive plc v. Reed Business Information Ltd.
http://www.cedr.com/library/edr_law/Reed_Executive_V_Reed_Business_Information.pdf Hämtad och tillgänglig: 120412.
72 C-236/08-C-238/08, Louis Vuitton mot Google France.
73 En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. Licensiering regleras i artikel 8 VmDir och artikel 22
EGVmF och innebär att annan aktör än innehavaren av varumärket har rätt att försälja varor eller tjänster under varumärket. Se också Michaels, Amanda med Norris, Andrew., A Practical Approcach to Trademark Law, Oxford University Press Inc., New York 2010, 4:e upplagan. (cit. Michaels, Trademark Law) s. 124-126.
annonsörens varor eller tjänster i BergSpechte75, där domstolen i tolkningen kom fram till att användning av kännetecknet som sökord föreligger även om varumärket i sig inte fram-träder i själva annonsen. Därmed faller användningen inom bestämmelsernas tillämpnings-område. Samma slutsats kommer domstolen fram till i Louis Vuitton mot Google France. I Bergspechte utvidgar domstolen sin tolkning ytterligare och anför att samtliga villkor för användningen i artikel 5 det äldre VmDir ska vara uppfyllda för att sådan användning ska kunna förhindras av varumärkesinnehavaren.76 Detsamma gäller då annonsören använder ett sökord identiskt med en konkurrents varumärke i syfte att internetanvändare och kon-sumenter ska uppmärksamma annonsörens varor som ett alternativ till varumärkesinneha-varens varor.77
Intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt sker om tredje mans användning av känne-tecknet påverkar och skadar varumärkets funktioner, det vill säga ursprungsangivelse, re-klam och investeringsfunktionerna. Ursprungsangivelsefunktionen används för att särskilja innehavarens varumärke från konkurrenterna. Funktionen är dock en indikator på den kva-lité varorna eller tjänsterna håller. Ett varumärke kan generellt inte skyddas under bestäm-melserna i VmDir och EGVmF om det saknar särskiljningsförmåga, som tidigare nämnts. Ursprungsangivelsefunktionen tar skada från tredje mans användning då annonsen på sökmotorn ger intrycket av att innehavaren av ensamrätten är den som står bakom annon-sen. Det kräver att annonsen inte gör det möjligt för internetanvändaren att veta vilket ur-sprung varorna och tjänsterna i annonsen har samt att internetanvändaren kan då uppfatt-ningen om att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan annonsen och varumärkesin-nehavaren.
De övriga funktionerna som reklam - och investeringsfunktionen är inte bundna till enbart kända varumärken utan berör alla typer av varumärken, både registrerade och inarbetade.78 Att avgöra om tredje mans användning skadar reklamfunktionen är svårare eftersom EU-domstolen anser att det är en naturlig del i konkurrensen på den inre marknaden och där-med bedöms frågan inte vidare. Även om användningen påverkar varumärkesinnehavarens
75 25 mars 2010 C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot
Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH, REU 2010 s. I-2517.
76 Mål C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther
Guni och trekking.at Reisen GmbH, REG 2010 s. I-2517, punkt 20.
77 C-236/08-C-238/08 Louis Vuitton mot Google France punkt 65 och 71-72. 78 Michaels, Trademark Law s. 8.
ensamrätt, så blir konsekvensen enbart att innehavaren får utöka den egna reklamsatsning-en mreklamsatsning-en det betyder inte att varumärkesinnehavarreklamsatsning-en förlorar rättreklamsatsning-en till sitt varumärke.79 In-vesteringsfunktionen däremot tar skada när det förekommer identiska varor och tjänster under det registrerade varumärket på marknaden. Är då de identiska varorna inte är av samma kvalité som de ”riktiga” varorna så leder det till att konsumenterna inte förblir lojala mot varumärket eftersom varor och tjänster inte håller utlovad standard.
3.2
Vem bär ansvaret för intrånget?
Direktivet och förordningen80 utgår från att det är tredje man som är ansvarig för intrånget på ensamrätten till varumärket. I Interflora mot M&S fann domstolen att M&S använt In-terfloras registrerade varumärke, vilket också ledde till att ansvaret för intrånget låg på M&S, då de som aktör var tredje man som använde varumärket utan Interfloras tillåtelse. Hur blir det när det gäller, som i refererade fall, en söktjänstleverantör och innehavare av en marknadsplats? Kan sådana verksamheter hållas ansvariga för den användning på ett va-rumärke som skett med hjälp av sökord, vilket lett till intrång i vava-rumärkesinnehavarens en-samrätt?
I Direktiv om elektronisk handel finns det bestämmelser i artiklarna 12-15, vilka begränsar möjliga situationer då en tjänstelevererande mellanhand kan hållas ansvarig för exempelvis den information som lagrats och tillhandahållits en annonsör eller liknande. Enligt skäl 42 till direktivet omfattar undantaget enbart de tekniska delarna i söktjänstleverantörens verk-samhet, det vill säga att verksamheten ska vara av ”rent teknisk, automatisk och passiv na-tur” där leverantören av tjänsten inte har kontroll över den information som lagras eller vi-darebefordras. Detta är ett uttryck för neutralitetsprincipen. Inom principen ska en be-dömning i vilken omfattning rollen som söktjänstleverantören intar är neutral i förhållande till verksamheten som utförs. Frågan som då kan ställas är när aktören anses vara neutral. EU – domstolen framhöll i Louis Vuitton mot Google France att leverantören som inte ak-tivt tagit del av den information som lagras och vidarebefordras, på sådant sätt att levertören ska anses ha kännedom eller kontroll över de uppgifter som lagras, inte heller kan an-ses ansvarig för innehållet i uppgifterna som lagrats å en annonsörs vägnar.81 Vad gäller
79 Se avsnitt 2.3.3.3.
80 Varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och Gemenskapsvarumärkesförordningen (40/94). 81 C-236/08-C-238/08, Louis Vuitton mot Google France punkt 120.
svaret för innehavaren av marknadsplats vid användningen av ett varumärke i sökord fast-slog EUD i L’Oréal mot eBay sin synpunkt från Louis Vuitton mot Google France, att om näringsidkaren som lagrar informationen intar en passiv position kan ansvaret inte åläggas denna. Om innehavaren av marknadsplatsen däremot inte haft en neutral ställning mellan försäljningskunden och eventuella köpare, genom att till exempel hjälpa till att optimera presentationen av försäljningserbjudandena på marknadsplatsen, så är undantagen i Direk-tivet om elektronisk handel inte tillämpliga och innehavaren av marknadsplatsen är ansvarig för användandet av ett varumärke vilket lett till intrång i ensamrätten. Däremot bedömer EUD inte hur aktivt eBay har varit utan lämnar uppgiften till den nationella domstolen.82 Därmed kvarstår frågan om hur aktiv eller passiv en näringsidkare kan vara för att antingen bli ansvariga eller undgå ansvar. Generaladvokat Jääskinen ansåg däremot att eBay möjligt-vis inte kunde hållas ansvariga för användningen därför, att enligt hans mening, är neutrali-tetsprincipen inte rätt kriterium för omständigheterna. Hans åsikt är att eBay inte skulle undantas från undantaget bara för att eBay hanterar och styr innehållet i informationslis-torna som finns i deras system då hanteringen sker med tekniska hjälpmedel.83
Trots att Google som söktjänsteleverantör troligtvis inte kunde hållas ansvarig för varu-märkesintrånget som skett genom AdWords, så hindrar beslutet inte att nationella domsto-lar bedömer söktjänsteleverantörer ansvariga för intrånget enligt nationell rätt.84 I USA har domstolar i liknande fall som diskuteras ovan kommit fram till att söktjäntleverantörer som Google inte gör intrång i ett varumärke, men däremot utgör en sådan aktör en bidragande faktor till att intrång sker. Därmed sker vad som enligt amerikansk rätt kallas ”contributory infringement”- bidragande intrång, då identiteten på annonsören döljs och konsumenten blir förvirrad angående vilken näringsidkare som är upphovsman till annonsen.85
82 C-324/09, L’Oréal mot eBay punkt 116-117.
83 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen i mål C-324/09, L’Oréal SA, mot eBay
Internatio-nal AG, eBay Europé SARL, eBay (UK) Ltd. föredraget den 9 december 2010, REG 2011, s. 00000 punkt
145, 146 och 151.
84 Googling a Trademark: A Comparative Look at Keyword Use in Internet Advertising, Tyson Smith, Texas
Interna-tional Law Journal Volume 46:2312010, Fall 2010, s.256.
http://www.heinonline.org.bibl.proxy.hj.se/HOL/Page?page=231&handle=hein.journals%2Ftilj46&collec tion=journals Hämtad och tillgänglig: 120416.
85 Keyword-linked advertising, trademark infringement, and Google’s contributory liability, Benjamin Aitken, Duke Law
and Technology Review, 2005 No. 21, s. 8-11.
