Pantsättning av patentlicenser
En pantad idé?
To pawn a patent license
An unwise idea?Hanna Josefsson
HT 2013/ VT 2014
Karin Wallin-Norman
Masteruppsats
Affärsjuridiska programmet med europainriktning
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
En patentlicens är en nyttjanderätt till patent som ofta, liksom patent, kan representera stora ekonomiska värden. En patenthavare kan nyttja det värde ett patent representerar som säkerhetsunderlag för en kredit genom att pantsätta patentet. Huruvida en patentlicens kan pantsättas, i vart fall med sakrättsligt giltig verkan, är dock oklart eftersom lagstiftning på området saknas och ämnet berörts mycket sparsamt i doktrin. Syftet med denna uppsats har därför varit att utreda om, och under vilka förutsättningar, en patentlicens kan pantsättas med obligationsrättslig och sakrättslig giltig verkan. Jag har kommit fram till att en pantsättning av en patentlicens kan bli obligationsrättsligt giltig utan några större svårigheter. Problematiken ligger främst i huruvida pantsättningen blir sakrättsligt giltig. Det är tänkbart, men inte säkert, att sakrättslig giltig verkan kan uppnås genom att patenthavaren denuntieras. Sakrättslig giltighet genom registrering hos PRV framstår som en lämpligare lösning än denuntiation, men för att PRV ska kunna registrera en pantsättning av patentlicens krävs antagligen en lagändring.
Förkortningslista ... 1 Kapitel 1 – Inledning ... 2 1.1 Problembakgrund ... 2 1.2 Problemformulering ... 2 1.3 Syfte ... 2 1.4 Avgränsning ... 3 1.5 Metod ... 3 1.6 Disposition ... 4 Kapitel 2 – Patent ... 5 2.1 Allmänt om patenträtt ... 5 2.2 Krav för patentering ... 5 2.2.1 Uppfinningar ... 5 2.2.2 Tillgodogöras industriellt ... 6
2.2.3 Nyhetskrav och uppfinningshöjd ... 6
2.2.4 Uppfinnare ... 7
2.3 Varaktighet och kostnad för patent ... 8
2.3.1 Varaktighet ... 8
2.3.2 Kostnader ... 8
2.4 Vad ingår i patentskyddet? ... 9
2.5 Överlåtelse av patent ... 10
Kapitel 3 - Pantsättning av patent ... 11
3.1 Inledning ... 11
3.2 SOU 1985:10 ... 11
3.2.1 Rättsläget innan lagändringen ... 11
3.2.2 Sakrättsligt moment ... 12 3.2.3 Skydd för licenshavare ... 14 3.3 Proposition 1987/88:4 ... 15 3.4 Gällande rätt ... 15 3.4.1 Pantsättning av patent ... 15 3.4.2 Pantsättning av patentansökningar ... 16 Kapitel 4 - Patentlicens ... 17 4.1 Allmänt om patentlicenser ... 17 4.2 Exklusiv licens ... 17 4.3 Enkel licens ... 18 4.4 Tvångslicenser ... 19 4.5 Registrering av patentlicens ... 20 4.6 Patentlicensavtal ... 20 4.6.1 Allmänt om patentlicensavtal ... 20
4.6.2 Know-how och andra sidoförpliktelser ... 21
4.6.3 Underlicensavtal och vidareöverlåtelse av patentlicens ... 21
Kapitel 5 - En patentlicens bestånd ... 23
5.1 Inledning ... 23
5.2 Patentskyddet upphör ... 23
5.3 Sakrättsligt skydd ... 23
5.4 Omsättningsskydd ... 24
5.4.1 Överlåtelse av det licensierade patentet ... 24
5.4.2 Ny patenthavare ... 25
5.5.1 Licenstagarens skydd mot licensgivarens borgenärer ... 26
5.6 Sammanfattning av patentlicensers sakrättsliga skydd ... 28
5.7 Utmätning av patentlicens och licenstagarens konkurs ... 29
Kapitel 6 – Pantsättning och säkerhetsöverlåtelse av patentlicens ... 30
6.1 Pantsättning av lös egendom ... 30
6.1.1 Generellt ... 30
6.1.2 Pantsättning och sakrätt ... 31
6.2 Pantsättning av patentlicenser ... 32 6.2.1 Behandling i doktrin ... 32 6.3 Säkerhetsöverlåtelse ... 33 6.3.1. Inledning ... 33 6.3.2 Generellt ... 33 6.3.3 NJA 2010 s. 617 ... 33
6.4 Pantsättning av enkla fordringar och enkla skuldebrev ... 34
6.5 Pantsättning av andel i handelsbolag ... 35
6.6 Pantsättning av bostadsrätt ... 35 6.7 Pantsättning av bruksrätter ... 36 6.7.1 Allmänt ... 36 6.7.2 Pantsättning av tomträtt ... 36 6.7.3 Pantsättning av hyresrätt ... 37 6.7.4 Pantsättning av arrenderätt ... 37 Kapitel 7 – Analys ... 39 7.1 Inledning ... 39
7.2 Patentlicens - ett lämpligt pantobjekt? ... 39
7.2.1 Bruksrätter ... 39 7.2.2 Exklusiv patentlicens ... 40 7.3 Obligationsrättslig giltighet ... 41 7.4 Sakrättslig giltighet ... 41 7.4.1 Inledning ... 41 7.4.2 Upplåtelse av patentlicens ... 42 7.4.3 Vidareöverlåtelse av patentlicens ... 44 7.4.4 Pantsättning av patentlicens ... 45 7.5 Sakrättsligt moment ... 46 7.5.1 Tradition av licensavtalet ... 46 7.5.2 Denuntiation ... 47 7.5.3 Registrering ... 48 7.6 Säkerhetsöverlåtelse ... 49 Kapitel 8 – Slutsats ... 51 Källförteckning ... 53 Offentligt tryck ... 53 SFS ... 53 Propositioner ... 53
Statens offentliga utredningar (SOU) ... 53
Motioner ... 53 Webbsidor ... 53 Lagkommentar ... 54 Litteratur ... 54 Böcker ... 54 Artiklar ... 55
Förkortningslista
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
EPC Europeiska patentkonventionen EPO Europeiska patentverket
HBL Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
HD Högsta domstolen
JB Jordabalk (1970:994)
KFM Kronofogdemyndigheten
KonkL Konkurslag (1987:672) PCT Patent Co-operation Treaty PL Patentlag (1967:837)
PRV Patent- och registreringsverket SkbrL Lag (1936:81) om skuldebrev
Kapitel 1 – Inledning
1.1 ProblembakgrundI dagens samhälle representerar patent och andra immateriella tillgångar ofta stora ekonomiska värden. Ett exempel på detta framkommer vid en granskning av Läkemedelsbolaget AstraZenecas årsredovisning från år 2012. Bolagets immateriella tillgångar, vilka till stor del utgörs av patent, uppgick under år 2012 till nästan 16,5 miljarder USD.1 De stora värden som hos många företag finns uppbundna i patent gör att det kan finnas ett intresse av att, genom pantsättning, använda patent som kreditsäkerhetsunderlag vid extern finansiering. För att underlätta denna möjlighet infördes år 1988 bestämmelser om pantsättning av patent och patentansökningar i Patentlag (1967:837), nedan kallad PL. Lagstiftaren motiverade lagregleringen bl.a. med att patent skulle kunna bli värdefulla kreditunderlag och generellt vara användbara kreditobjekt.2
Det är vanligt förekommande att patentinnehavare väljer att, istället för att själva nyttja sina patent, licensierar ut dem till en eller flera licenstagare.3 En patentlicens, särskilt en licens som ger ensamrätt att nyttja ett patent, kan vara kostsam att införskaffa. En sådan patentlicens kan även, likt ett patent, representera stora ekonomiska värden för innehavaren.4 Till skillnad från pantsättning av patent saknas dock lagreglering av pantsättning av patentlicenser. Det är osäkert om en pantsättning av patentlicenser överhuvudtaget kan ske med giltig verkan i Sverige, i vart fall med sakrättsligt giltig verkan.
1.2 Problemformulering
Under vilka förutsättningar kan en patentlicens pantsättas och vilken rättslig verkan får en sådan pantsättning?
1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats har varit att utreda det gällande rättsläget för pantsättning av patentlicenser i Sverige. Jag har undersökt om det i dagsläget är möjligt att pantsätta patentlicenser med såväl obligationsrättslig som sakrättslig giltig verkan. Jag
1 AstraZenecas årsredovisning 2012, s. 92
2 Proposition 1987/88: 4, Om pantsättning av patent, Stockholm, s. 8 3 B. Domeij, Patenträtt, Iustus förlag, Uppsala, 2007, s. 91
har även utrett hur omfattande ett eventuellt sakrättsligt skydd5 är för panthavaren, förutsatt att pantsättning kan ske med sakrättsligt giltig verkan.
1.4 Avgränsning
Det är främst, men inte enbart, sakrättslig problematik som uppstår vid användandet av en patentlicens som kreditsäkerhetsunderlag. En annan relevant fråga som uppstår är hur en patentlicens värderas. En genomgång av hur patentlicenser värderas och med hur stor säkerhet deras värde kan bestämmas skulle dock bli alltför omfattande för denna uppsats och därför har inte frågan berörts. Patenträtt är ett internationellt rättsområde och den svenska patenträtten har till stor del formats av internationella avtal och EU-rätt. Trots det har fokus legat på den svenska rätten, dels eftersom uppsatsen annars riskerat att bli svåröverskådlig och dels eftersom äganderättsliga frågor inom patenträtten inte behandlas enhetligt internationellt sett. Säkerhetsöverlåtelse har kortfattat berörts som ett alternativ till pantsättning av patentlicenser även om det inte faller direkt under uppsatsens problemformulering att behandla alternativ till pantsättning. Det är dock det enda alternativa sättet att nyttja en patentlicens som kreditunderlag som har berörts. Det är även tänkbart att en patentlicens exempelvis kan komma att ingå i ett företagshypotek, förutsatt att den är utmätningsbar6, och på så vis användas som säkerhetsunderlag för en kredit. Det har dock inte behandlats eftersom patentlicensen då, till skillnad från vid pantsättning, inte är det enda som ingår i underlaget.
1.5 Metod
Jag har främst använt mig av en traditionell juridisk metod för att beskriva och tolka gällande rätt. Metoden innebär en granskning av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Som framgår av problembakgrunden saknas direkt lagreglering kring pantsättning av patentlicenser och ämnet är även sparsamt behandlat i övriga rättskällor. Överlåtelse av patentlicenser är däremot välbehandlat inom svensk rätt, främst i doktrin. Jag har därför undersökt i vilken utsträckning synen på överlåtelse av patentlicens kan ge vägledning för hur pantsättning av patentlicenser bör bedömas. Jag har även undersökt i vilken mån det är möjligt att dra paralleller till pantsättning av andra nyttjanderätter och till pantsättning av patent. Jag har särskilt fokuserat på
5 Med sakrättsligt skydd avses, i denna framställning, såväl borgenärsskydd som omsättningsskydd. 6 För att en patentlicens ska vara utmätningsbar krävs att licensgivaren godkänt att licensen får
förarbetena till lagstiftningen om pantsättning av patent eftersom de berör frågan om pantsättning av patent var möjlig enligt svensk rätt redan innan lagändringen år 1988. 1.6 Disposition
I det första kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund, frågeställning, syfte, metod, avgränsning och disposition. Här ges läsaren förståelse för valet av ämne och vad som är problematiskt med pantsättning av patentlicenser. I det andra kapitlet förklaras vad ett patent är och hur patentskyddet är uppbyggt. Avsikten är att läsaren ska ges en grundläggande insyn i patenträtten, vilket krävs för att närmare förstå uppsatsens problematik. I det tredje kapitlet finns en genomgång av pantsättning av patent och patentansökningar. Kapitlet fokuserar främst på förarbetena inför lagändringen som möjliggjorde pantsättning av patent. Det sistnämnda eftersom resonemang kring vad som krävdes för sakrättsligt giltig pantsättning av ett patent kan vara användbara vid en analys av vad som krävs för sakrättsligt giltig pantsättning av en patentlicens.
I det fjärde kapitlet finns en grundläggande genomgång av patentlicenser, hur de är utformade, upplåts och vidareöverlåts. En inblick i patentlicenser krävs dels för förståelse av ämnet och dels för analysen. I det femte kapitlet granskas hur lätt en patentlicens kan gå förlorad och hur dess sakrättsliga skydd är utformat. En genomgång av patentlicensens sakrättsliga skydd generellt krävs eftersom det påverkar hur omfattande det sakrättsliga skyddet kan vara vid pantsättning av en patentlicens. I det sjätte kapitlet återfinns en kortfattad genomgång av det som finns skrivet om pantsättning av patentlicenser i doktrin. I kapitlet berörs även säkerhetsöverlåtelse av patentlicens eftersom det kan vara ett alternativ om de sakrättsliga effekterna vid pantsättning är osäkra. Slutligen finns en generell genomgång av pantsättning av lös egendom samt pantsättning av enkla fordringar, nyttjanderätter och andelar i handelsbolag. Avsikten är att utröna i vilken utsträckning rättsläget vid pantsättning av ovanstående egendom kan vara vägledande för pantsättning av patentlicenser. I det sjunde kapitlet analyseras vilken rättslig verkan pantsättning av patentlicenser kan få. I det åttonde kapitlet avslutas analysen med en slutsats.
Kapitel 2 – Patent
2.1 Allmänt om patenträttPatenträtt är en immaterialrätt som traditionellt brukar räknas till det industriella rättsskyddet. I det industriella rättsskyddet ingår även designrätt, växtförädlarrätt och känneteckensrätt såsom varumärkesrätt, firmarätt, kollektivmärken, kontrollmärken och lojal konkurrens. 7 Patent definieras i nationalencyklopedin som ”i lag reglerad
ensamrätt, beviljad på viss tid, att exploatera en uppfinning”.8 I Sverige regleras patenträtten i PL.
Patent med giltighet i Sverige kan meddelas av Patent- och registreringsverket, PRV, och Europeiska patentverket, EPO. Registrering hos EPO blev möjlighet i och med Sveriges tillträde till den Europeiska patentkonventionen, EPC, år 1978. Oavsett om ett patent beviljats av EPO eller PRV så är patentet i fråga underkastat den svenska rätten.9 Det är även möjligt att ansöka om internationellt patent i enlighet med Patent Co-operation Treaty, PCT. Ansökan görs till World Intellectual Property Organization, WIPO. Denna organisation beviljar, till skillnad från PRV och EPO, inga patent utan det sköts av de nationella patentbyråerna hos de över 140 anslutna länderna. Syftet med PCT är att samordna och förenkla proceduren för att få patent i flera länder. Istället för att skicka in en ansökan till varje land där patentskydd önskas räcker det att skicka in en PCT-ansökan.10
2.2 Krav för patentering
2.2.1 Uppfinningar
I 1 kap. 1 § 1 st. PL ställs två kriterier för patentering upp. Det ska vara fråga om en
uppfinning som ska kunna tillgodogöras industriellt. PL erbjuder ingen uttrycklig
definition av begreppet uppfinning, men en negativ definition återfinns i 1 kap. 1 § 2 st. PL. Lagrummet stadgar att en uppfinning inte kan vara ”enbart en upptäckt,
vetenskaplig teori, matematisk metod, konstnärlig skapelse, plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel, eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram, eller en presentation av information”. Denna uppräkning är avsedd att
7 A. H. Persson, S. Wolk, Immaterialrätt & sakrätt, Stiftelsen skrifter, Stockholm, 2002, s.41 8 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/patent, 2013-12-02,
9 M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, upplaga 10:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 228 10 WIPO, http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html, 2014-01-23
ge uttryck för den tekniska karaktär som en patenterbar uppfinning, enligt internationell tradition, bör ha.11 Begreppet uppfinning har ramats in ytterligare av
såväl nationell som internationell praxis.12
2.2.2 Tillgodogöras industriellt
För att en uppfinning ska kunna patenteras krävs som ovan nämnt att den kan tillgodogöras industriellt. Ordvalet ”industriellt” kan leda till slutsatsen att uppfinningen måste kunna användas inom industrin. Avsikten är dock snarare att den ska kunna nyttjas inom näringslivet i stort och det är även så kriteriet har tolkats. Ytterligare ett kriterium för att en uppfinning ska kunna patenteras är att den är reproducerbar. En uppfinning är reproducerbar om den kan nyttjas vid upprepade tillfällen med oförändrat resultat. Det är ett kriterium som inte framgår uttryckligen av lagtexten, men för att en uppfinning ska kunna användas inom såväl industrin som näringslivet i stort krävs att den är reproducerbar. Därmed kan kriteriet sammankopplas med kravet om att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt.13
2.2.3 Nyhetskrav och uppfinningshöjd
Redan i begreppet uppfinning finns ett visst nyhetskrav. En uppfinning är enbart en uppfinning om den inte tidigare skapats.14 Även om nyhetskravet ingår redan i termen uppfinning har lagstiftaren infört en uttrycklig bestämmelse härom i 1 kap 2 § 1st PL. Lagrummet lyder: ”Patent meddelas endast på en uppfinning som är ny i förhållande
till vad som blivit känt före dagen för patentansökan och tillika väsentligen skiljer sig därifrån”. Allt som blivit allmänt tillgängligt anses ha blivit känt enligt PL:s
definition. Nyhetskravet är objektivt och globalt. Det innebär att uppfinningen ska vara ny för alla, inte bara för uppfinnaren, och det är inte tillräckligt att den är ny enbart i Sverige.15 Att två uppfinnare parallellt och oberoende av varandra arbetar på samma uppfinning utgör inget hinder för nyhetskravets uppfyllande. Om däremot en av uppfinnarna exempelvis väljer att publicera sina framsteg i en tidning förlorar uppfinningen sitt nyhetsvärde. Det förlorade nyhetsvärdet medför att ingen, inklusive
11 L. Jonshammar, Karnov lagkommentar Patentlag (1967:837), p. 5 12 M. Levin, 2011, s. 257
13 M. Levin, 2011, s. 266-268 14 M. Levin, 2011, s. 289 15 M. Levin, 2011, s. 289
uppfinnaren som publicerade, kommer kunna få en framtida patentansökan beviljad.16 Den andra delen av ovanstående lagrum, ”och tillika väsentligen skiljer sig därifrån”, ger uttryck för kravet på uppfinningshöjd. Det är ett kriterium som tar nyhetskravet ett steg längre. En minimal förändring av något som redan existerar kan rent formellt anses vara något nytt. Utan kravet på uppfinningshöjd skulle varje litet tekniskt framsteg och varje teknisk förbättring kunna patenteras. Detta skulle kunna försvåra det praktiska användandet av teknik som uppfinns och det skulle leda till ett överbelamrat PRV.17
2.2.4 Uppfinnare
Huvudregeln är att det enbart är en uppfinnare som kan ta patent på sin uppfinning. Uppfinnaren kan dock välja att överlåta sin uppfinning innan den patenteras. Om den nya ägaren kan styrka sin rätt till uppfinning, exempelvis genom ett överlåtelseavtal, kan denne ansöka om patent på uppfinningen, 1 kap. 1 § PL.
Det är enbart fysiska personer som kan vara uppfinnare i PL:s mening. Juridiska personer som i sin verksamhet utvecklar patenterbara uppfinningar övertar ofta rätten till uppfinningarna från sina anställda redan genom anställningsavtalet.18 En uppfinning behöver inte ha enbart en uppfinnare. Det vanliga är att en uppfinning har gjorts av ett helt team gemensamt och då anges vanligen samtliga som uppfinnare på patentansökan. Uppfinnarna får inte patent på just den delen av uppfinningen som de bidragit med, utan de får istället en ideell andel i patentet.19 Varken PL eller dess förarbeten berör hur äganderätten ska fördelas mellan uppfinnarna. Därför tillämpas generella regler om samägande.20 Enligt 1 § Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt är
utgångspunkten att samtliga äger en lika stor andel om inte annat kan visas. Processen som leder fram till en uppfinning är dock ofta så pass väldokumenterad att det är relativt enkelt att visa om någon av uppfinnarna varit mer delaktig i arbetet bakom uppfinningen och därmed är berättigad till en större andel.21
16 B. Domeij, 2007, s. 68 17 M. Levin, 2011, s. 295
18 B. Domeij, Patentavtalsrätt: licenser, samägande och överlåtelser av patent, Norstedts juridik,
Stockholm, 2010, s. 99
19 B. Domeij, 2010, s. 100-101 20 B. Domeij, 2010, s. 104-105 21 Domeij, 2010, s. 104-105
Det händer ibland att två uppfinnare, oberoende av varandra, arbetar fram i stort sett identiska uppfinningar. Som nämnts ovan22 förstörs nyhetsvärdet bara om det de
arbetar med blivit allmänt tillgängligt. Frågan återstår dock vem av dem som har rätt att få sin uppfinning patenterad. För att lösa sådana konflikter brukar den s.k. first to file-principen tillämpas. Det innebär att den som först ansöker om patent på en uppfinning anses vara den som är berättigad att få uppfinningen patenterad. 23
2.3 Varaktighet och kostnad för patent
2.3.1 Varaktighet
Ett patentskydd kan vara giltigt i upp till 20 år. Rätten består dock inte per automatik, för att bevara den krävs att en avgift betalas årligen. Enligt EU-förordningarna nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel och nr 1610/96 om införandet av tilläggsskydd för växtskyddsmedel kan skyddet förlängas ytterligare. För läkemedel kan skyddet utökas med maximalt fem år och för växtskyddsmedel med maximalt tre år.24 Medellivslängden för patent i Sverige år 2012 var enligt statistik från PRV 12,56 år. 25 Det åligger inte PRV att påminna patenthavaren om dennes årliga betalningsskyldighet. PRV brukar dock skicka en påminnelse till patenthavaren om denne inte betalar i tid. I påminnelsen ges patenthavaren en tidsfrist om sex månader för att betala årsavgiften samt tillkommande förseningsavgiften om 20 procent av årsavgiften. Förfarandet är enbart till för att ge god service och en utebliven påminnelse räddar inte ett patent vars avgift inte betalats.26
2.3.2 Kostnader
Årsavgiften hos PRV ökar succesivt för varje år som patentet skyddas. Det första året ligger avgiften på 300 kr och det 20:e året har den uppgått till 6 000 kr. Årsavgifterna för ett patent som skyddas i ca 12 år uppgår sammanlagt till 21 000 kr.27 Utöver årsavgifterna till PRV tillkommer kostnader för exempelvis registrering och nyhetsgranskning. PRV visar i ett exempel på sin hemsida att för att patentera och bevara ett patent i Sverige uppgår kostnaden sammanlagt till ca 100 000 – 120 000 kr,
22 Se avsnitt 2.2.3 ovan. 23 M. Levin, 2011, s. 292-293
24 M. Levin, Immaterialrätt & sakrätt, Stiftelsen skrifter, Stockholm, 2002, s. 25 25 PRV, http://www.prv.se/Patent/Statistik/Arsstatistik/, 2013-12-05
26 B. Domeij, 2010, s.214
27 PRV, http://www.prv.se/sv/Patent/Avgifter-och-betalning/Nationell-ansokan-och-patent/,
men då är även kostnader för ombud inräknat.28 Ju fler länder uppfinnaren önskar att patentet ska vara giltigt i desto högre blir naturligtvis kostnaderna. Att ansöka om och bevara ett patentskydd med giltighet i Sverige samt alla länder anslutna till PCT kostar ca 700 000 – 1 200 000 kr.29
2.4 Vad ingår i patentskyddet?
Ett patent innebär först och främst att patenthavaren har rätt att hindra andra från att nyttja den patenterade uppfinningen på olika vis som finns uppräknade i 1 kap. 3 § 1 st. PL. Bland dessa s.k. utnyttjandehandlingar finns tillverkning, användning, utbjudande eller utsläppande på marknaden.30 Patenträtten skyddas i så stor utsträckning att det t.o.m. är förbjudet att överlåta saker som kan användas för att nyttja den patenterade uppfinningen. Har exempelvis någon patenterat en teknik för att skala bananer med hjälp av en viss maskin kan denne hindra andra, inte bara från att använda tekniken, utan även från att sälja maskinen. Det krävs dock en väsentlig koppling till uppfinningen och att upplåtaren känner till kopplingen eller i vart fall borde känna till den. Är det som överlåts en vara som säljs i handel krävs det att säljaren försöker påverka till någon av ovanstående utnyttjandehandlingar, 1 kap. 3 § 2 st. PL.
Det finns dock ett flertal undantag från patenthavarens ensamrätt. Dessa undantag listas i 1 kap. 3 § 3 st. PL. Exempelvis är icke yrkesmässigt användande av den patenterade uppfinningen tillåtet. Det är även tillåtet att, utan patenthavarens tillåtelse, experimentera på uppfinningen. Det sistnämnda undantaget från patenthavarens ensamrätt är av stor vikt eftersom patenträtten delvis syftar till att föra teknisk utvecklingen framåt. För att uppnå detta syfte behövs legalt utrymme till vidareutveckling av redan existerande uppfinningar. Undantaget täcker dock enbart undersökning och vidareutveckling av uppfinningens konstruktion och inte experiment med avsikt att skapa nya uppfinningar.31
28 PRV, http://www.prv.se/sv/Patent/Ansoka-om-patent/Innan-ansokan/Kostnadsexempel/Sloo-AB/, 2014-01-21 29 PRV, http://www.prv.se/sv/Patent/Ansoka-om-patent/Innan-ansokan/Kostnadsexempel/Warming-AB/, 2014-01-21 30 B. Domeij, 2010, s. 135
2.5 Överlåtelse av patent
Patenträtten kan överlåtas genom avtal eller arv. Även nyttjanderätt i patent kan upplåtas, det rör sig då vanligen om en s.k. patentlicens.32 Den nya patenthavaren kan registreras i PRV:s register, men det är inget krav. Registreringen sker inte per automatik, ansökan därom måste göras till PRV. Registreringen har ingen sakrättslig verkan, en överlåtelse av ett patent anses vara sakrättsligt giltig redan i och med överlåtelseavtalet. Detta framkommer av såväl förarbeten som doktrin.33 Vid dubbelöverlåtelse av ett patent tillämpas prioritetsprincipen som innebär att den som förvärvade patentet först är den som övertar äganderätten.34 Eventuell god tro hos den
senare förvärvaren har ingen betydelse eftersom det inte är möjligt att godtrosförvärva ett patent.35 Anledningen till att registrering av en överlåtelse inte ger några sakrättsliga effekter är främst att det inte föreligger något registreringstvång. PRV:s register anses därmed inte ge en tillräckligt trovärdig och säker bild av vem som äger ett patent för att ges sådan sakrättslig betydelse.36
32 M. Levin, Immaterialrätt & sakrätt, Stiftelsen skrifter, Stockholm, 2002, s. 23
33 J. Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet, Chalmers tekniska högskola reproservice,
Göteborg, 2010, s. 54-55
A. H. Persson, Immaterialrätt & sakrätt, Stiftelsen skrifter, Stockholm, 2002, s. 76 SOU 1985:10, s. 42-45
34 J. Andreasson, s. 63 35 J. Andreasson, s. 65
Kapitel 3 - Pantsättning av patent
3.1 InledningÅr 1988 infördes ändringar i PL som möjliggjorde registrering av pantförskrivning i PRV:s patentregister. Innan lagändringen ansågs det osäkert om pantsättning av patent kunde ske, i vart fall med sakrättsligt giltig verkan. Eftersom samma osäkerhet råder kring pantsättning av patentlicens idag kan det vara givande att närmare granska förarbetena till lagändringen. Det är tänkbart att förarbetena kan ge vägledning för huruvida pantsättning av en patentlicens kan ske med sakrättslig giltig verkan.
Förarbetena fokuserar huvudsakligen på frågan om pantsättning av patent kan ske med sakrättslig giltig verkan. Inom svensk rätt brukar vanligen ett sakrättsligt moment krävas för att ett avtal om exempelvis pantsättning eller överlåtelse ska bli sakrättsligt giltigt. Exempel på sakrättsliga moment är tradition, denuntiation och registrering.37 I vissa fall, när avtalsprincipen tillämpas, krävs inget sakrättsligt moment. Vid tillämpning av avtalsprincipen uppnås nämligen sakrättslig giltighet redan vid avtalets ingående.38
3.2 SOU 1985:10
3.2.1 Rättsläget innan lagändringen
År 1983 tillsattes en utredare, f.d. justitieråd Jan Ljungar, med uppdrag att utreda möjligheten att införa lagstiftning om pantsättning av patent.39 Resultatet av utredningen presenterades i ett betänkande, SOU 1985:10. En del av betänkandet berör frågan huruvida pantsättning av patent ditintills varit möjlig, enligt då gällande rätt. Lagstiftning på området saknades och fokus lades därför på praxis och doktrin. Praxis talade för att patent inte kunde pantsättas, i vart fall inte med sakrättsligt giltig verkan. Slutsatsen drogs utifrån ett hovrättsavgörande från år 1923. Där gjordes bedömningen att patent inte kunde pantsättas eftersom de inte kan besittas så som materiell egendom kan.40 Hovrättens domslut kritiserades dock starkt i doktrin. En av kritikerna var Hjalmar Karlgren41 som ansåg att påståendet var ”högst tvivelaktigt”.
37 H. Hessler, Allmän sakrätt, P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1973, s. 85 38 S. Melin, Juridikens begrepp, upplaga 3:1, Iustus förlag, Uppsala, 2007, s. 55 39 Proposition 1987/88: 4, s. 7
40 SOU 1985:10, s.45
Karlgren menade att kravet för pantsättning inom svensk rätt inte var att panten skulle besittas utan att den skulle traderas. Även om själva patentet i sig inte kunde traderas kunde traditionsprincipen42, i Karlgrens mening, upprätthållas genom tradition av
patentbrev. Patentbrev utfärdades vid denna tiden i samband med att en patentansökan beviljades.43 Inte heller Henrik Hessler44 ansåg att besittningsargumentet var ett hållbart argument för att patent och andra immateriella tillgångar inte skulle kunna pantsättas. Hessler resonerade kring möjligheten att tillämpa avtalsprincipen vid pantsättning av immateriella tillgångar. Han skriver i sitt verk ”Allmän sakrätt” att behovet av skydd mot belastningar inte är lika stort för immateriell egendom som för materiell egendom. Olika belastningar på immateriell egendom konkurrerar, enligt Hessler, inte mot varandra i lika stor utsträckning som belastningar på materiell egendom gör.45 Hessler och Karlgren var båda av åsikten att rättsläget för pantsättning av patent var oklart. I betänkandet presenterades en liknande slutsats. Däri konstaterades att det vore alltför långtgående att säga att patent inte kunde pantsättas enligt då gällande rätt, men att ett sådant pantsättningsavtal i vart fall inte medförde några sakrättsliga effekter.46
3.2.2 Sakrättsligt moment
Efter att ha konstaterat att pantsättning av patent i vart fall saknande sakrättsliga konsekvenser enligt då gällande rätt övergick utredaren till att undersöka hur rättsläget skulle kunna ändras. 47 De alternativ som stod till buds var att lagstifta om avtalsprincipens tillämpning eller att koppla ett sakrättsligt moment, såsom tradition, denuntiation eller registrering, till pantsättning av patent.
Avtalsprincipen tillämpades, och tillämpas fortfarande, vid överlåtelse av ett patent.48 I betänkandet framhölls dock att en överlåtelse av ett patent blir synlig utåt, för tredje man, i större utsträckning än en pantsättning blir, antingen direkt vid överlåtelsen eller något senare. Det sker genom att förvärvaren tar anspråk på patentet och använder de
42 Princip som här får innebörden att pantsättningen blir sakrättsligt giltig när panten överlämnats till
panthavaren.
43 H. Karlgren, Säkerhetsöverlåtelse enligt svensk rättspraxis, P A Norstedt & Söners förlag,
Stockholm, 1958, s.225 och SOU 1985:10, s.45
44 F.d. ledamot i HD och professor i civilrätt 45 H. Hessler, s. 431 och SOU 1985:10, s.45-46 46 SOU 1985:10, s. 57-58
47 SOU 1985:10, s. 47 48 SOU 1985:10, s. 43-44
rättigheter som följer av äganderätten, som exempelvis rätten att nyttja patentet eller rätten att upplåta en patentlicens. Vid pantsättning av patent kommer de yttre förhållandena inte ändras om inte panten behöver realiseras. Patenthavaren, och tillika pantsättaren, kommer kunna fortsätta att nyttja sitt patent nästan i samma utsträckning som tidigare. De begräsningar av patenthavarens äganderätt som pantsättningen kan komma att medföra, exempelvis begränsad möjlighet att disponera över patentet genom överlåtelse, kommer inte att vara synliga för tredje man. Utredningen ledde därmed fram till slutsatsen att risken för illojala transaktioner var större vid pantsättning än vid överlåtelse av patent. Behovet av ett sakrättsligt moment, som skulle ge tredje man möjlighet att få kännedom om den ekonomiska belastningen som en pantsättning innebär, var därför större vid pantsättning än vid överlåtelse av patent.49
Utredningen föredrog därmed en lösning där ett sakrättsligt moment kopplades till pantsättning av patent, frågan som återstod var vilket sakrättsligt moment. Som framgår ovan förespråkade Karlgren tradition av patentbrev som sakrättsligt moment. Östen Undén50 delade hans åsikt. Undén ansåg att tradition av patentbrevet var det enda sakrättsliga moment som stod till buds vid pantsättning av patent och därmed det sakrättsliga moment som borde tillämpas. 51 Kritik hade dock riktats mot detta synsätt eftersom ett patentbrev, till skillnad från ett värdepapper, enbart anses vara ett bevismedel. Patenträtten följer inte med patentbrevet och kritiker menade därför att det vore olämpligt att ge patentbrevet sådan betydelse.52
På ovanstående grunder avfärdades därmed tradition av patentbrevet som sakrättsligt moment vid pantsättning av patent. Ett annat tänkbart sakrättsligt moment som behandlades i betänkandet var denuntiation. Även detta alternativ avfärdades dock, eftersom utredaren inte ansåg att det fanns en lämplig tredje man att meddela vid pantsättning av patent.53 Det sakrättsliga moment som återstod var därmed någon form av offentlig registrering. Det fanns två tänkbara modeller för registreringssystemet: registreringsmodellen eller pantbrevsmodellen. Den sistnämnda
49 SOU 1985:10, s. 51
50 F.d. justitieminister och professor i civilrätt 51 SOU 1985:10, s. 47
52 SOU 1985:10, s. 47-48 53 SOU 1985:10, s. 48
modellen kan liknas vid det inteckningssystem för fastigheter som finns i Jordabalk (1970:994), JB. Där intecknas fastigheter till ett visst belopp av fastighetsägaren och ett pantbrev utfärdas. Denne kan sedan lämna säkerhet i fastigheten genom att pantbrevet pantsätts. Pantsättningen blir sakrättsligt giltig genom att pantbrevet överlämnas till panthavaren54. Utredaren ansåg dock att ett sådant system vore för invecklat och för kostsamt för att tillämpas på patent. I utredningsdirektivet efterfrågades ett enkelt och billigt förfarande.55 Då kvarstod registreringsmodellen. Pantsättning av patentet eller patentansökan skulle då registreras i PRV:s register, utan att patenthavaren först gjort en inteckning. Pantsättning skulle bli sakrättsligt giltig genom registreringen. För att pantsättning av patentlicens skulle kunna registreras hos PRV krävdes dock en lagändring. Myndigheten hade inte, och har fortfarande inte, rätt att registrera annat än det som lagstiftaren uttryckligen tillåtit.56
3.2.3 Skydd för licenshavare
Utredningen berörde även frågan om hur en licenstagare skulle påverkas vid pantsättning av patent. Frågan är nära sammankopplad med hur patentlicenser påverkas vid överlåtelse av patent. Vid tidpunkten för utredningen rådde det delade meningar om patentlicensers bestånd vid överlåtelse av patent. Två olika tankesätt förespråkades i debatten: den rättsliga grundsatsen ”köp bryter legostämma”, som tillämpas vid kolliderande anspråk på lösöre, och prioritetsprincipen. Vid tillämpning av rättsgrundsatsen får den som köper ett patent starkare rätt till patentet än en redan existerande licenstagare får. Det innebär att om inget förbehåll har gjorts för licensrätten vid försäljningen går rätten förlorad. Enligt prioritetsprincipen är det istället det äldsta anspråket som segrar. Det innebär att en tidigare upplåten licensrätt består vid försäljning av patentet, oberoende av om patenthavaren har gjort förbehåll därom.57 Utredningen ledde fram till slutsatsen att rättsgrundsatsen ”köp bryter
legostämma” inte bör tillämpas på patentlicenser. En patentlicens ansågs redan då kunna representera stora ekonomiska värden och det var inte ovanligt att en patentlicenstagare byggde upp hela sin verksamhet kring exploateringen av uppfinningen i fråga. Det ansågs inte rimligt att en patentlicenshavare skulle lämnas i en så utsatt position och utredaren fann det föga troligt att en domstol skulle döma i
54 Idag är de flesta pantbrev elektroniska och pantsättningen blir då sakrättsligt giltig genom
registrering i pantbrevsregistret istället för att pantbrevet överlämnas.
55 SOU 1985:10, s. 80-81 56 SOU 1985:10, s. 7-8 57 SOU 1985:10, s. 94
enlighet med ovannämnda rättsgrundsats om frågan ställdes på sin spets.58 I betänkandet framhölls, i enlighet med ovan anförda resonemang, att patentlicenstagare borde skyddas från senare pantsättningar och att en uttrycklig bestämmelse därom lämpligen borde införas i en framtida lagstiftning om pantsättning av patent.59
3.3 Proposition 1987/88:4
Betänkandet remissbehandlades och låg sedan, tillsammans med remissutlåtandena, till grund för proposition 1987/88:4 om pantsättning av patent. I propositionen föreslogs att ett 12:e kapitel skulle införas i PL med generella bestämmelser om pantsättning av patent samt att 9 kap. 64 § PL skulle ändras så att panthavare inkluderades bland dem som ska informeras om någon väcker talan om ett patents giltighet.60
I propositionen föreslogs samma sakrättsliga moment för pantsättning av patent som i betänkandet; registrering hos PRV.61 Även utredarens förslag om att licenstagare skulle vara skyddade mot efterkommande pantsättningar togs med i propositionens lagtextförslag. Som motivering angavs, utöver det som framkommit i betänkandet, att själva tanken bakom införandet av regler kring pantsättning av patent var att skydda panthavaren från senare dispositioner. I propositionen framhölls dock även vikten av att skydda tidigare rättighetsinnehavare, som exempelvis licenstagare, från senare pantsättningar.62 Propositionen antogs och de nya bestämmelserna om pantsättning av patent trädde i kraft den 1 april år 1988 genom Lag (1987:1330) om ändring i patentlagen.
3.4 Gällande rätt
3.4.1 Pantsättning av patent
Som framgår av ovanstående avsnitt infördes ett 12:e kapitel i PL med bestämmelser om hur pantsättning av patent ska gå till. I 12 kap. 1 § PL stadgas att patent som är giltiga i Sverige kan pantsättas i enlighet med reglerna i 12 kap. PL. Pantsättningen 58 SOU 1985:10, s. 97-98 59 SOU 1985:10, s. 98 60 Prop. 1987/88:4, s. 2-5 61 Prop. 1987/88:4, s. 9-10 62 Prop. 1987/88:4, s. 18
blir sakrättsligt giltig genom registreringen av pantsättningsavtalet hos PRV. Om flera konkurrerande ansökningar inkommer är det, liksom vid registrering av patent, tidsprioritet som gäller förutsatt att avtalen som inkommer är giltiga. Går de inte att fastställa vilken av ansökningarna som inkommit först, eller om de inkommit samtidigt, anses de ha lika rätt, 12 kap. 95 § PL. Såväl panthavaren som pantsättaren är behöriga att ansöka om registrering av pantsättningen, 12 kap. 96 § PL.
I 12 kap. 101 § PL stadgas att pantsättning som registrerats i enlighet med bestämmelserna i PL är giltig mot den som senare förvärvar äganderätt, eller någon annan rätt, till det pantsatta patentet. Tidigare upplåtna patentlicenser är giltiga gentemot panthavaren enligt samma paragraf. Om pantsättningen leder till att det pantsatta patentet måste realiseras är licensen även giltig gentemot förvärvaren, 12 kap 102 § 2 st PL. I dagsläget är det runt 100 patent som pantsätts årligen i Sverige.63
3.4.2 Pantsättning av patentansökningar
Lagändringen inkluderade inte bara pantsättning av beviljade patent, även patentansökningar kan pantsättas genom de nya bestämmelserna. Processen att få ett patent beviljat är ofta långdragen och kostsam. För att ge uppfinnare en chans att så tidigt som möjligt kunna använda sin uppfinning som säkerhet för extern finansiering valde lagstiftaren att även inkludera patentansökningar som möjliga patentobjekt. 64
Såväl svenska som europeiska och internationella patentansökningar kan pantsättas i Sverige enligt reglerna i 12 kap. PL, 12 kap. 1 § PL.
63 B. Domeij, 2010, s. 363 64 Prop. 1987/88:4, s. 12-13
Kapitel 4 - Patentlicens
4.1 Allmänt om patentlicenserOrdet licens kommer från latinets ”licet” och betyder ”det är tillåtet”. En patentlicens är, som namnet antyder, en tillåtelse att nyttja ett patent, ofta med vissa begränsningar.65 En patentlicens benämns därför vanligen som en nyttjanderätt till patent.66 Patentlicenser och andra licenser att nyttja immaterialrätter anses dock, av vissa, vara för säregna för att räknas in bland nyttjanderätterna. Istället brukar de därför ibland räknas till en egen kategori; licensrätter.67 Oavsett om de räknas till en egen kategori eller till nyttjanderätterna kan de inordnas under samlingsnamnet bruksrätter.68 Patentlicenser utgör även, liksom patent, lös egendom.69 En licens kan begränsas till nyttjande inom en viss bransch, ett visst geografiskt område eller en viss tidsram.70 Det förekommer också olika former av licenser med kvantitativa restriktioner, det kan exempelvis vara en licens där den bakomliggande uppfinningen får användas för att tillverka ett specificerat antal enheter under en viss tid.71 Patentlicenser brukar ofta delas in i två kategorier, beroende på om licenstagaren är ensam om sin nyttjanderätt eller ej: enkel respektive exklusiv patentlicens.72
4.2 Exklusiv licens
En exklusiv patentlicens är, precis som namnet antyder, en licens som ger innehavaren ensamrätt att nyttja patentet. Den ensamrätt som följer av en exklusiv licens är ofta så omfattande att inte ens patenthavaren själv får nyttja sitt patent efter upplåtandet. Det råder viss osäkerhet i Sverige om termen exklusiv licens alltid ska anses ha innebörden att patenthavaren inte själv får nyttja patentet eller om det särskilt måste stipuleras i avtalet. I engelsk rätt är det fastslaget att användandet av termen exklusiv licens i ett licensavtal innebär att patenthavaren inte längre är berättigad att själv nyttja sin uppfinning. I Frankrike gäller det motsatta: även om termen exklusiv licens har använts krävs det att patenthavaren uttryckligen avsagt sig rätten att själv nyttja patentet i licensavtalet. Eftersom rättsläget är osäkert i Sverige bör parterna, för
65 B. Domeij, 2010, s. 134
66 T. Håstad, s. 434, M. Levin, 2011, s. 302 67 J. Andreasson, s. 298
68 K. Rodhe, Handbok i sakrätt, Norstedts förlag, Stockholm, 1985, s. 552 69 S. Melin, s. 251
70 B. Domeij, 2010, s. 134 71 B. Domeij, 2010, s. 153 72 B. Domeij, 2010, s. 134
säkerhets skull, uttryckligen skriva in i upplåtelseavtalet huruvida patenthavaren ska få fortsätta att nyttja patentet i fråga eller ej.73
En exklusiv licens medför stor kontroll av den marknad där licenstagaren är verksam och kan därmed generera höga vinster för denne. En fördel med en exklusiv licens för licensgivaren74 kan vara att licenstagaren är mer benägen att investera stort i marknadsföring och bevarande av patentet om dennes licens är exklusiv.75 En exklusiv licens som leder till stor kontroll över en marknad kan givetvis väcka många konkurrensrättsliga frågor. Jag kommer dock inte gå närmare in på dessa problem i eftersom det vore att frångå ämnet.
Vid en exklusiv patentlicens är det vanligt att parterna avtalar att licensgivarens ersättning ska vara rörlig i förhållande till intäkterna licensen genererar för licenstagaren. Ibland kombineras en rörlig avgift med en fast grundavgift. Avtalsmodeller som bygger på att licensavgiften påverkas av licenstagarens försäljning leder naturligtvis till att licensgivaren blir mer beroende av licenstagaren och dennes verksamhet än vid användandet av enbart en fast avgift.76
Ensamrätten som följer med en exklusiv licens kan enbart åberopas parterna emellan. Om en tredje person olovligen nyttjar patentet, och därmed inkräktar på licenstagarens ensamrätt, är det patenthavaren som kan kräva att det olovliga nyttjandet upphör. Agerar inte patenthavaren självmant kan licenstagaren naturligtvis kräva att denne agerar på kontraktsrättsliga grunder.77
4.3 Enkel licens
En enkel licens är en licens som inte ger exklusivitet. Liknande rättigheter att nyttja patentet kan upplåtas parallellt, utan hinder av redan upplåtna licenser. En enkel patentlicens ger uttryck för något karaktäristiskt för immateriell egendom: flera kan nyttja den samtidigt eftersom den inte är fysiskt begränsad.78
73 B. Domeij, 2010, s. 143-144
74 Licensgivaren behöver inte nödvändigtvis vara patenthavaren. För att framställningen ska bli så klar
och tydlig som möjligt kommer jag enbart att använda termen licensgivare när jag avser en licensgivare som även är patenthavare. Avses en licensgivare som inte är patenthavare kommer det att framgå.
75 B. Domeij, 2010, s. 143 76 B. Domeij, 2010, s. 144
77 C. Sandgren, Patentlicenser, Norstedt & söners förlag, Stockholm, 1974, s. 158 78 C. Sandgren, s. 63
Det kan ibland vara problematiskt att avgöra var gränsen går mellan en enkel och en exklusiv licens. En licens kan exempelvis ge innehavaren ensamrätt att nyttja ett patent enbart i ett land medan en annan licenshavare har ensamrätt att nyttja samma patent i ett annat land. Är det en exklusiv licens eller en enkel licens? Är alla licenser som inte är fullständigt exklusiva enkla? En term som ibland används i sammanhanget är begränsat exklusiv. Tanken är att alla licenser som inte är exklusiva överallt ska räknas hit. Termen är dock inte helt etablerad på området.79
4.4 Tvångslicenser
I särskilda fall kan en patenthavare tvingas utfärda en licens, det rör sig då om en s.k. tvångslicens. Det krävs dock att den som begär en tvångslicens först försökt att få till stånd en skäligt villkorad licens direkt från patenthavaren, 6 kap. 49 § 1 st PL. Det huvudsakliga motivet bakom utfärdandet av tvångslicenser är att viktiga tekniska framsteg ska kunna komma samhället till nytta.80 I 6 kap. 45-47 §§ PL anges vilka olika omständigheter som kan leda till att en tvångslicens beviljas. Exempelvis kan en tvångslicens utfärdas om viss tid förflutit utan att patentet använts av patenthavaren eller eventuella licenstagare. Det förutsätter dock att det inte finns något giltigt anledning till varför uppfinningen ännu inte tagits i bruk. Ett annat exempel på när en tvångslicens kan utfärdas är ”om allmänna intressen av synnerlig vikt kräver det”, 6 kap. 47 § PL. Här avses exempelvis fall som berör tillgång till läkemedel, livsmedel och kraftförsörjning.81 En tvångslicens är inte en exklusiv licens, och hindrar därmed inte patenthavaren från att upplåta ytterligare licenser eller från att själv nyttja patentet, 6 kap. 49 § PL.
Tvångslicenser utdöms av domstol, närmare bestämt Stockholms tingsrätt. Domstolen avgör även villkoren för licensen, däribland dess omfattningen och ersättningen som ska utbetalas till patenthavaren, 6 kap. 50 § och 9 kap. 65 § PL. Dessförinnan ska dock den som önskar att få en tvångslicens utfärdad ha anmält det till PRV samt underrättat patenthavaren och eventuella licenstagare, 9 kap. 64 § PL. Det är inte
79 C. Sandgren, s. 63
80 B. Domeij, 2007, s. 148-149 81 B. Domeij, 2007, s. 148-149
vanligt förekommande att tvångslicenser utfärdas. I Sverige har ingen tvångslicens utfärdats på flera decennier.82
4.5 Registrering av patentlicens
En upplåten patentlicens kan registreras hos PRV, 6 kap. 44 § 1 st. PL. Till skillnad från när pantsättning av patent registreras får registrering av patentlicens ingen sakrättslig verkan. Det innebär att en licenshavare vars patentlicens är registrerad inte är mer skyddad mot motpartens borgenärer eller konkurrerande anspråk än en licenshavare vars patentlicens inte registrerats, i vart fall inte rent juridiskt. I praktiken innebär en registrerad licens att licensförhållandet blivit synligt och försvårar upplåtandet av patentlicenser som inte går att kombinera med den registrerade licensen.83 Även om registrering av en patentlicens inte har någon sakrättslig verkan
så har den andra rättsliga följder. Vid exempelvis talan om ogiltighet mot ett patent måste den som väcker talan först informera registrerade licenstagare. Skulle en licensgivare, och tillika patenthavare, mista sitt patent till förmån för en ny patenthavare är det enbart registrerade licenshavare som kan kräva att få fortsätta nyttja patentet.84 Rule 22.1 EPC stadgar att på licensgivarens eller licenstagarens begäran ska det skrivs in i EPO:s register att licensen är exklusiv.85 Det finns även möjlighet att föra in huruvida en licens är enkel eller exklusiv i PRV:s patentregister.86
4.6 Patentlicensavtal
4.6.1 Allmänt om patentlicensavtal
En upplåtelse av en patentlicens görs i form av ett avtal och grundprincipen inom svensk avtalsrätt är att avtalsfrihet råder. Det finns inga tvingande bestämmelser om hur ett patentlicensavtal ska utformas i PL, avtalsfriheten begränsas därmed inte av reglerna i PL87. Det finns inte något formkrav för patentlicensavtal, men ett skriftligt avtal brukar vara att rekommendera. Det vanligaste vid upplåtelse av patentlicens är
82 B. Domeij, 2010, s. 42-43 83 J. Andreasson, s. 233 84 B. Domeij, 2010, s. 342 85 B. Domeij, 2010, s.143
86 Patent-och registreringsverket
http://www.prv.se/sv/Patent/Forvalta-dina- patentintressen/Andringar/Andringar-i-diariet-eller-patentregistret/Anteckning-i-patentregistret-om-licens/ 2013-12-18
87 Det finns en bestämmelse i 6 kap 43 § PL som reglerar patentlicensavtal och dess innehåll, men den
att man använder sig av någon form av standardavtal.88 Det är även vanligt förekommande att parterna avtalar om att inget bindande avtal har uppstått förrän ett skriftligt avtal kommit till stånd.89
4.6.2 Know-how och andra sidoförpliktelser
Ett avtal om upplåtelse av en patentlicens innehåller ofta mer än bara själva upplåtelsen av rätten att nyttja ett patent. Parterna tar ofta på sig s.k. sidoförpliktelser. Den vanligaste av dessa är att licensgivaren åtar sig att assistera med sin know-how.90 Viss know-how om hur uppfinningen kan användas ska bifogas med själva patentansökan, 1 kap. 9 § 2 st. PL. Det föreligger dock ingen skyldighet att bifoga know-how om exempelvis hur uppfinningens användande kan optimeras. Allt som bifogas patentansökan utgör en del av själva patentet. En licensgivare blir därför inte förpliktad att ge ifrån sig know-how som inte ingår i själva patentet. Det krävs att parterna avtalat om att sådan know-how ska upplåtas tillsammans med licensen.91 Har hemlig know-how upplåtits genom licensavtalet anses det finnas en allmän skyldighet för licenstagaren att se till att den förblir hemlig.92Ett annat exempel på sidoförpliktelser i licensavtal är att licensgivaren åtar sig att ge teknisk assistans till licenstagaren vid behov. 93
4.6.3 Underlicensavtal och vidareöverlåtelse av patentlicens
En licenstagare kan vidareöverlåta sin licens förutsatt att licensgivaren tillåter det. Det framgår av 6 kap 43 § PL där det stadgas att en licenstagare har rätt att ”överlåta sin
rätt vidare endast om avtal träffats därom”. Lagrummet är avsett att inkludera även
de fall när licenstagaren inte överlåter hela sin licens, utan enbart upplåter delar av de rättigheter och skyldigheter som följer av licensavtalet, till en tredje part. Licenstagaren upplåter då en s.k. underlicens. Inom läkemedelsbranschen är det vanligt förekommande att licenser upplåts vidare i flera led.94 Bestämmelsen i 6 kap 43 § PL är dispositiv och tillämpas enbart om inte avtalet mellan licensgivaren och licenstagaren reglerat frågan. Det är vanligt att i patentlicensavtalet inkludera en klausul med samma innebörd som 6 kap 43 § PL, men med mer detaljer. Bengt 88 B. Domeij, 2010, s. 20-21 89 B. Domeij, 2010, s. 30 90 J. Andreasson, s. 57 91 B. Domeij, 2010, s. 196-197 92 B. Domeij, 2010, s. 211 93 B. Domeij, 2010, s. 339 94 B. Domeij, 2010, s. 332
Domeij95 ger i sin bok ”Patentavtalsrätt: licenser, samägande och överlåtelser av
patent” ett exempel på hur en sådan klausul brukar utformas: ”licenstagarens rättigheter och skyldigheter får inte, helt eller delvis, överlåtas, upplåtas eller pantsättas, utan licensgivarens skriftliga godkännande”.96 Det är även tänkbart att licensgivaren redan i upplåtelseavtalet ger licenstagaren rätt att vidareöverlåta licensen eller upplåta underlicenser.97
En underlicenstagare kan inte få bättre rätt gentemot patenthavaren än vad licenstagaren som upplåter underlicensen har. Det faller sig naturligt att licenshavaren inte kan upplåta mer rättigheter än vad denne själv innehar. Om patentlicensgivarens rätt går förlorad går därmed även underlicenstagarens rätt till patentet förlorad. Eventuella skador underlicenstagaren lider på grund av den förlorade rätten får regleras mellan licenstagaren och underlicenstagaren. Licenstagaren har en skyldighet gentemot underlicenstagaren att verka för att dennes licensierade rättigheter inte går förlorade.98
95 Professor i civilrätt vid Uppsala universitet som publicerat verk om såväl patent som patentlicenser. 96 B. Domeij, 2010, s. 329
97 B. Domeij, 2010, s. 329 98 B. Domeij, 2010, s. 331
Kapitel 5 - En patentlicens bestånd
5.1 InledningNågot som påverkar huruvida en patentlicens är användbar som kreditsäkerhet är hur lätt den kan gå förlorad, exempelvis vid patenthavarens konkurs eller patenträttens upphörande.
5.2 Patentskyddet upphör
Om ett patentskydd på något vis upphör faller det sig naturligt att även eventuella licenser att nyttja patentet går förlorade. Licenshavaren kommer fortfarande att kunna nyttja den patenterade uppfinningen, men eftersom den inte längre är skyddad kommer även andra att kunna göra det. För att ett patent ska förbli skyddat krävs att årsavgiften betalas in till PRV. Licensgivaren har en viss skyldighet att verka för att patentets giltighet består under licensieringstiden. Licensgivaren är även skyldig att försvara patent vid tvist om dess giltighet. Han är dock inte skyldig att göra det själv, utan har rätt att kräva assistans från licenstagaren. Parterna kan även välja att reglera frågan om vem som ska betala årsavgiften i licensavtalet.99
I 7 kap. 54 § PL ges en patenthavare möjligheten att avstå från sitt patent. En patenthavare som licensierar ut nyttjanderätt till sitt patent har samma möjlighet att avstå från patentet som andra patenthavare. Går patentet förlorat på detta vis blir naturligtvis licensgivaren ansvarig för sitt kontraktsbrott, men patentet och patentlicensen är likväl förlorade. I PL:s förarbeten berördes kortfattat huruvida samtycke från eventuella licenstagare borde utkrävas när en patenthavare avstår från sitt patent. Dock gjordes bedömningen att behovet av ett sådant samtycke inte var tillräckligt stort i förhållande till de resurser som förfarandet skulle ta i anspråk.100 5.3 Sakrättsligt skydd
En patentlicens bestånd påverkas också av huruvida licensavtalet är sakrättsligt giltigt, d.v.s. inte bara giltig parterna emellan utan även i förhållande till tredje man. Ett sakrättsligt giltigt avtal skyddar parterna från tredje mans anspråk, och därmed kan man tala om ett sakrättsligt skydd. Det sakrättsliga skyddet delas vanligen upp i två delar, borgenärsskydd och omsättningsskydd. Borgenärsskyddet avser frågan
99 B. Domeij, 2010, s. 286
huruvida ett anspråk är skyddade från motpartens borgenärer i händelse av konkurs. Omsättningsskyddet gäller konkurrerande anspråk som exempelvis vid upplåtelse av två icke kombinerbara licenser. 101
Historiskt sett är det främst äganderätten som har fått ett stark sakrättslig skydd och bruksrätter har generellt enbart ansetts obligationsrättslig giltiga.102 Skillnaden bottnar i att bruksrätter setts som svagare anspråk och därmed inte berättigade till ett lika starkt skydd som äganderätten. Detta synsätt har dock mer och mer börjat ifrågasättas, främst eftersom vissa nyttjanderätter och licensrätter representerar alltför stora ekonomiska värden för att inte ges ett starkare skydd.103
5.4 Omsättningsskydd
5.4.1 Överlåtelse av det licensierade patentet
Ett scenario i vilket frågan om en patentlicensens omsättningsskydd blir aktuell är om det patent som ligger till grund för licensen överlåts till tredje man. Traditionellt sett tillämpas, som tidigare nämnts, rättsgrundsatsen ”köp bryter legostämma” i Sverige. Enligt denna rättsgrundsats får licensen, den svagare rätten, ge vika för överlåtelsen. Det innebär att licenstagaren förlorar sin rätt att nyttja patentet om patenthavaren inte gjort förbehåll för dess bestånd vid överlåtelsen. Patenthavaren kan naturligtvis bli ersättningsskyldig om den förlorade licensen medför ett kontraktsbrott. Det är dock en klen tröst för en licenstagare som byggt upp hela sin verksamhet kring nyttjandet av den patenterade uppfinningen.104 Att en patentlicens ofta representerar så stora ekonomiska värden har gjort att många kunniga på området anser att ett så svagt skydd för en patentlicens inte är rimligt.105 Ett alternativ till ”köp bryter legostämma” är prioritetsprincipen. Enligt denna princip är det istället den med äldst anspråk som segrar. Det innebär att en tidigare upplåten licensrätt består vid försäljning av patentet, oberoende av om den tidigare patenthavaren har gjort förbehåll därom. I förarbetena till PL uttalas att en domstol antagligen skulle döma i enlighet med prioritetsprincipen om frågan ställdes på sin spets. 106 Vid tillämpning av
101 P. Henriksson, Sakrättslig moment och deras ekonomiska konsekvenser, Jure Förlag AB,
Stockholm, 2009, s. 48-49
102 J. Andreasson, s. 56 103 J. Andreasson, s. 298 104 A. H. Persson, s. 79
105 A. H. Persson, s. 70, SOU 1985:10, s. 97-98, B. Domeij, 2010, s. 338 106 SOU 1985:10 s. 97-98
prioritetsprincipen ges patentlicensen omsättningsskydd. Frågan som återstår är från vilket ögonblick patentlicensen kan ges omsättningsskydd. Något sakrättsligt moment behövs inte utan skyddet uppstår redan i och med att licensavtalet sluts.107
Claes Sandgren108 skriver i sin avhandling ”Patenlicenser” från år 1974 att prioritetsprincipen ska tillämpas på sakrättsliga frågor som rör patentlicenser. Vid överlåtelse av det bakomliggande patentet menar han dock att en godtroende förvärvare är skyddad även mot tidigare licenshavare. Är patentlicensen registrerad kan det vara ett bevis för att förvärvaren haft vetskap om licensen, eller i vart fall borde ha haft det.109 Beng Domeij skriver i sitt verk ”Patentavtalsrätt” att en tidigare upplåten patentlicens är skyddad mot en senare överlåtelse av det licensierade patentet oberoende av förvärvarens goda tro. Han grundar sin ståndpunkt på ett uttalande av HD i rättsfallet NJA 2009 s 695.110 HD uttalade följande: ”En immaterialrätt kan inte
vara föremål för godtrosförvärv, inte heller vid dubbelöverlåtelse. Vid en dubbelöverlåtelse anses således den förste förvärvaren ha bättre rätt till immaterialrätten även om den senare förvärvaren var i god tro vid sitt förvärv. Eftersom det inte finns något användbart sakrättsligt moment att tillgå, utan det sakrättsliga skyddet uppstår redan genom avtalet, blir prioriteten i tid avgörande för företrädesrätten vid dubbelöverlåtelse”.
5.4.2 Ny patenthavare
Om någon annan än den som fått patent på en uppfinning har bättre rätt till uppfinningen, enligt reglerna i PL, kan den sistnämnda väcka talan i domstol för att få patentet överfört på sig, 7 kap. 53 § PL. Ifall patentet överförs till en ny ägare på detta vis uppstår frågan vad som händer med eventuella patentlicenser som den tidigare
patenthavaren upplåtit. Om licenstagaren i god tro har börjat nyttja patentet eller förberett sig för sådant nyttjande kan licensen gälla även mot den nye patenthavaren. En förutsättning är dock att licensen är registrerad hos PRV. Som framgår av avsnitt 4.5 ovan så har registrering av en patentlicens ingen sakrättslig verkan förutom just i det här specifika fallet.111
107 B. Domeij, 2010, s. 338
108 Svensk professor i civilrätt som har skrivit en avhandling om patentlicenser. 109 C. Sandgren, s. 128
110 B. Domeij, 2010, s. 343-344 111 B. Domeij, 2010, s. 113
