47.
2004-03-11
Sökande
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, reg nr HRB 42243, 80788 München, Tyskland
Ombud: Advokat Henrik W, Heidenstam & Nicander Advokatbyrå AB, Strandvägen 7 B, 114 56 Stockholm
Motpart Arun S
Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet bmwm5.se ---
Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut
Det förordnas att domännamnet <bmwm5.se> skall överföras till sökanden.
Stiftelsen för InternetInfrastruktur vidtar vederbörlig åtgärd enligt reglerna för ATF-förfarandet med anledning av sökandens yrkande om återbetalning av hälften av ansökningsavgiften.
---
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen
Box 7399
103 91 STOCKHOLM
Sehlstedtsgatan 9 08-662 54 40
08-662 54 50 08-662 54 54 www.iis.se E-post: atf@iis.se
Bakgrund
Sedan sökanden gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <bmwm5.se> till Stiftelsen för InternetInfrastruktur, delgavs denna ansökan motparten som fick tid till den 6 mars 2004 att komma in med yttrande. Något sådant yttrande kom emellertid inte in.
Sedan föreskrivet åtagande kommit in, utsåg Stiftelsen Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 8 april 2004.
Yrkanden
Sökanden har yrkat dels att domännamndet <bmwm5.se> skall överföras till sökanden, dels att hälften av ansökningsavgiften, dvs. 6 250 kronor, skall återbetalas till sökanden om förfarandet ger sökanden rätt.
Parterna har i huvudsak anfört följande 1. Sökanden
Sökanden, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), är ett bolag som bedriver verksamhet med tillverkning och försäljning av motorfordon samt tillbehör till sådana och även merchandising av varor. Företaget grundades år 1916 och är enligt sökanden ett av de mest respekterade bilföretagen i världen.
Dess varumärke, ”BMW”, registrerades i Tyskland redan år 1929 och är i dag registrerat i mer än 120 länder. Den totala försäljningen av bilar uppgick år 2002 till över en million, varav ungefär 7 600 i Sverige. Det totala
försäljningsvärdet år 2002 uppgick till ungefär EUR 45 milliarder.
I namnet BMW står ”M” för motorer och sedan ungefär 30 år tillbaka har varje bil med beteckningen ”M” följd av en siffra, exempelvis ”BMW M5”,
betecknat BMW-bilar som i ett eller annat hänseende har extrema egenskaper i bestämda hänseenden, såsom extremt sportig eller extremt komfortabel o.s.v.
Bokstaven ”M” används alltså för att beteckna sökandens mest spännande modeller och enligt sökandens uppfattning är bl.a. beteckningen ”BMW M5”
skyddad genom inarbetning.
Sökanden har angett att den är innehavare av varumärkesregistreringarna
”BMW” och ”M5” dels på grundval av en nationell registrering, dels på grundval av en i Sverige gällande registrering hos Office for Harmonization of the Internal Market (OHIM).
Sökanden har vidare anfört att des kännetecken används vid marknadsföring och försäljning av bolagets produkter, varvid kännetecknen används både i förening med varandra och var för sig. Enligt sökandens uppfattning medför den omfattande försäljningen av fordon, företagets långa historia och de högkvalitativa produkter för vilka de nämnda kännetecknen används att dessa får anses vara väl ansedda här i landet och inneha ett avsevärt renommé. Enligt företaget Interbrands årliga rankning av världens starkaste varumärken har värdet för varumärket BMW uppskattats till drygt 15 milliarder dollar och med denna utgångspunkt placerats som nummer 19 bland världens starkaste
varumärken.
Sökanden har påpekat att motparten registrerade det domännamn som ärendet gäller den 24 april 2003. Eftersom registreringen således skedde efter
registreringen av kännetecknen har sökanden en tidigare rättsgrund till dessa än vad motparten har.
Sökanden har vidare anfört att dess representanter den 20 oktober 2003 upptäckte att den webbplats för vilken domännamnet används var under konstruktion. Den 28 oktober samma år tillskrev sökanden motparten och framhöll att domännamnsregistreringen och dess användning utgjorde
varumärkesintrång och också överträdelse av marknadsföringslagen. Sökanden har gett in detta varningsbrev i ärendet och anfört att man begärt att motparten utan krav på motprestation överlåter domännamnet till sökanden. Enligt sökanden har motparten i ett fax den 12 januari 2004 meddelat att den inte accepterar att avregistrera domännamnet och inte avser att frivilligt avregistrera eller överlåta detta namn.
Sökanden har också framhållit att motparten inte bedriver någon verksamhet under domännamnet i fråga. Sökanden har gett in kopior av det utseende som webbsidan i fråga hade före och efter det att sökanden kontaktat motparten den 28 oktober 2003.
Enligt sökanden har denne vidare gett tillstånd till en person vid namn Gustaf T att använda domännamnet <bmwm5.com” som forum för BMW-entusiaster där i första hand den bil som har beteckningen BMW M 5 avses skola stå i
centrum. Sökanden har uppgett att motparten har varit i kontakt med T och då bl.a. diskuterat rätten att använda andra företags, exempelvis BMW:s,
varumärken i domännamn.
Som bakgrund har sökanden också framhållit att motparten inte är någon auktoriserad återförsäljare för sökandens varor och saknar tillstånd att använda sökandens kännetecken samt att motpartens verksamhet saknar kommersiellt samband med sökandens. Varje användare av Internet i Sverige som söker information om sökandens bilar med beteckningen BMW M5 kommer att ledas till motpartens webbplats trots att deras avsikt får antas vara att besöka någon av sökandens webbplatser. Enligt sökanden har motparten valt en association med sökanden och dess varumärke för att generera fler besökare till
webbplatsen i fråga och i sin tur få bättre möjligheter att sälja annonsplatser.
Förväxlingsbarhet
I detta hänseende har sökanden anfört att domännamnet består av en
kombination av ord som är identiska med respektive kännetecken. Om man bortser från ”.se” får domännamnet i sin helhet anses vara i vart fall
förväxlingsbart med kännetecknet. Vidare har sökanden framhållit att domännamnet är identiskt med modellbeteckningen ”BMW M 5” som sökanden använder som beteckning för vissa av sina produkter.
Rätt eller berättigat intresse
Sökanden har här framhållit att motparten utan tillstånd har registrerat
sökandens registrerade kännetecken och alltså inte kan sägas ha någon rätt eller något berättigat intresse i domännamnet. Såvitt sökanden känner till, använder motparten inte heller någon firma eller något varumärke eller annat
kännetecken innehållande ordet ”BMWM5” för verksamheten på webbplatsen i fråga eller för andra varor eller tjänster eller på något annat sätt. Inte heller är enligt sökanden domännamnet i fråga allmänt känt för motparten eller hans
verksamhet och motparten har inte heller använt eller förberett användning av domännamnet i samband med någon marknadsföring av varor eller tjänster.
Sökanden har därutöver framhållit att allmänheten genom användningen av domännamnet får antas besöka den webbplats för vilken det aktuella domännamnet gäller trots att deras avsikt varit att besöka sökandens egen webbplats eller någon webbplats som drivs med dess tillstånd. Detta innebär enligt sökanden att motparten använder sökandens renommé för att generera trafik till webbplatsen och därigenom dra otillbörlig fördel av det anseende som sökandens kännetecken har. Registreringen av domännamnet innebär vidare att sökandens webbplatser tappar användare och också att anseendet för dess kännetecken skadas samt att sökanden vållas goodwillskada och dess kännetecken urvattnas. Sammanfattningsvis är enligt sökanden motpartens användning av domännamnet till förfång för värdet av, och
särskiljningsförmågan och anseendet hos, sökandens kännetecken.
Ond tro
För att styrka motpartens onda tro har sökanden först framhållit att sökandens kännetecken är väl ansedda och synnerligen välkända i Sverige. Med hänsyn härtill och till att motparten har varit i kontakt med T, dvs. innehavaren av domännamnet <bmwm5.com> och med denne diskuterat frågor om användning av sökandens varumärken i Sverige måste motparten ha varit medveten om sökandens kännetecken och verksamhet. Detta styrks enligt sökanden
ytterligare genom att motparten enligt vad som framgår från den nya webbsidan avser att skapa ”den grymmaste BMW sidan någonsin.” Genom att trots allt detta och utan att kontakta sökanden ändock registrera domännamnet har motparten verkställt registreringen i ond tro.
Genom brevet den 28 oktober 2003 har motparten blivit informerad om sin bristande rätt till domännamnet och i vart fall därigenom bör motparten bedömas vara i ond tro om sin rätt att inneha den ifrågavarande
domännamnsregistreringen.
Om motparten också i framtiden kommer att använda domännamnet för samma verksamhet som bedrivs under domännamnet <bmwm5.com> eller någon annan webbplats som drivs av sökanden eller med dess tillstånd, kommer motparten att direkt konkurrera med denna verksamhet. Enligt sökanden skulle detta störa sökandens verksamhet och är ytterligare en omständighet som visar att domännamnet har registrerats i ond tro.
Slutligen har sökanden i denna del anfört att domännamnet i fråga hindrar sökanden själv att utnyttja sina kännetecken under toppdomänen ”.se” bl.a.
såtillvida att sökanden förhindras att presentera en egen webbplats under domännamnet och länka internetanvändare från domännamnet till
<bmwm5.com” eller till <bmw.se> eller andra domännamn under sökandens kontroll.
Överlåtelse av domännamnet
Sökanden har i denna del anfört att om domännamnet i fråga avregistreras kommer motparten eller annan att registrera detta på nytt och att domännamnet därför i stället skall överföras till sökanden..
2. Motparten
Som förut har nämnts har motparten inte kommit in med något yttrande över ansökan.
Tvistlösarens skäl
Allmänt
Punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under
toppdomänen .se, får domännamn avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om
a) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, eller konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan länge avliden) eller också med titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka kännetecken etc. har rättsgrund i Sverige och till vilket sökanden kan visa rätt,
b) innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller något berättigat intresse i domännamnet, och
c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.
I punkterna 18 d) och e) anges vilka omständigheter som särskilt kan anses visa rätt eller berättigat intresse resp. när ond tro kan föreligga.
Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för beslutet.
Motparten har delgetts ansökan om tvistlösning jämte de bilagor som är fogade till denna men har som förut har nämnts inte kommit in med något yttrande.
Tvistlösaren har därför att avgöra ärendet i huvudsak på grundval av de uppgifter som finns i ansökan och de handlingar som har getts in som stöd för sökandens påståenden.
Identitet eller förväxlingsbarhet
Av utredningen framgår att sökanden har rätt till varumärket BMW i Sverige dels på grundval av en nationell registrering från år 1989 vilket senast förnyats att gälla till och med februari 2012, dels också på grundval av en OHIM- registrering den 25 februari 2000 med giltighet i Sverige till den 1 april 2006.
Utredningen visar alltså att sökanden har rätt till varumärket BMW på grund av registrering. Tvistlösaren godtar också sökandens påstående att detta varumärke är att anse som väl ansett här i landet enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).
När det sedan gäller beteckningen BMW M5 finns i utredningen inget som visar att denna är registrerad som varumärke. Sökanden har i stället gjort gällande att denna beteckning är skyddad genom inarbetning.
Ett varukännetecken kan enligt 2 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) ha skydd om det blivit inarbetat. Enligt 2 § tredje stycket anses ett kännetecken som inarbetat ”om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet”. Av utredningen i ärendet får anses framgå att den speciella ”M-beteckning” som finns för vissa av sökandens bilar utvisar att
ifrågavarande fordon har speciella egenskaper i olika hänseenden. Det får likaledes anses framgå att detta uppenbarligen är väl känt i intresserade kretsar.
Det kan noteras att den senaste versionen av motpartens hemsida anges att det
”recognizes that ”BMW, ”BMW M5, the roundel and various model numbers are registered trademarks of BMW AG” vilket synes utvisa att enligt
motpartens uppfattning också beteckningen ”BMW M 5” är skyddad som varumärke.
Med stöd av vad som nu har anförts anser sig tvistlösaren kunna dra den slutsatsen att beteckningen ”BMW M 5”, såvitt gäller detta ärende, får anses vara ett kännetecken som åtnjuter skydd på grundval av inarbetning.
Det omtvistade domännamnet innehåller både varumärket BMW och beteckningen BMW M5 vilken som nyss har nämnts är att anse som ett
inarbetat varumärke för den bedömning som det här gäller. Det enda tillägget är toppdomänen ”.se”. Det är stadgad praxis att vid likhetsbedömningen bortse från sådana tillägg.
Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att domännamnet är förväxlingsbart med de varumärken till vilka sökanden har rätt i Sverige.
Rätt eller berättigat intresse.
De omständigheter som sökanden har åberopat i denna del har angetts i det föregående. De utgör sammanfattningsvis att motparten har registrerat sökandens varumärke som domännamn, att motparten inte har angett någon firma eller varumärke eller annat kännetecken innehållande beteckningen
”BMW M5” för verksamheten på webbplatsen eller eljest samt att utnyttjandet av sökandens kännetecken på detta sätt är till förfång för sökanden i olika hänseenden.
Sökanden har gett in en utskrift av den senare versionen av webbsidan under
<bmwm5.se>. Denna anger att användaren är välkommen till ”den grymmaste BMWM5 sidan för entusiaster”. Texten innehåller sedan en disclaimer på engelska av innehåll: ”The Unofficial BMWM5 Homepage recognizes that
”BMW”, ”BMW M5”, the roundel and various model numbers ….registered trademarks of BMW AG. These terms are used for identification purposes only.
Unofficial BMWM5.se Homepage is not affiliated in any way with BMW AG.”
Texten fortsätter därefter på engelska och svenska:”This site is under
construction, please check back later. Sidan är under konstruktion,välkommen tillbaka.”
Av texten på hemsidan framgår att denna tycks vara avsedd att vara ett diskussionsforum för BMW-entusiaster och speciellt då när det gäller M 5- modellerna. Inga antydningar finns om karaktären på den kommande sidan och speciellt inte om det är avsedd att vara mer än en chattsida eller om avsikten är att skapa något annat. Webbsidan anges vara under uppbyggnad och har varit så sedan dess tillkomst.
Punkt 18 d) i Allmänna villkoren anger vissa omständigheter under vilka en innehavare av ett domännamn får anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Dessa är emellertid endast exempel och utesluter inte att även andra omständigheter kan visa en rätt eller ett berättigat intresse.
Det utnyttjande som hittills har skett av domännamnet kan inte sägas utgöra användning eller förberedande av användning i samband med marknadsföring av varor eller tjänster före tvistlösningens inledande och inte heller kan
domännamnet anses vara allmänt känt som beteckning för innehavaren. De första två omständigheter som anges i den nämnda punkten som bevis för rätt eller berättigat intresse i ett domännamn kan därför inte anses föreligga.
Den sista omständighet som nämns i denna punkt i Allmänna villkoren anger att ett berättigat intresse kan föreligga om domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. Inget i detta ärende tyder på att avsikten med användningen av domännamnet skulle vara att direkt skada anseendet som sådant hos sökandens kännetecken. Tillkomsten och
användningen av domännamnet kan däremot mycket väl ha den effekten att sökandens egna webbplatser tappar besökare och att sökanden tillfogas goodwillskada och självfallet också därigenom att sökanden sätts ur stånd att själv använda domännamnet i fråga för upplysning om sina produkter och tjänster.
Det är självfallet fullt tillåtligt att diskutera sökandens fordon lika väl som det är tillåtet att diskutera andra produkter på marknaden men detta får inte ske genom ett förfarande som innebär intrång i den immaterialrättighet under vilken produkten marknadsförs.
Som förut nämnts har motparten getts tillfälle att komma in med synpunkter och utredning bl.a. när det gäller hans rätt eller berättigade intresse i det omtvistade domännamnet. Något yttrande har emellertid inte kommit in och någon utredning finns därför inte om motpartens syn på sin eventuella rätt till eller berättigade intresse i domännamnet i fråga. I stället har tvistlösaren att grunda sin bedömning på vad sökanden har anfört och de omständigheter som han har åberopat i detta hänseende.
Av den utredning som sålunda finns i ärendet kan enligt tvistlösarens
uppfattning inte anses framgå att motparten har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.
Registrering och/eller bruk i ond tro
De omständigheter som sökanden har angett till styrkande av att ond tro föreligger har angetts i det föregående. Tvistlösaren drar först och främst den slutsatsen att motparten har registrerat domännamnet i fullt medvetande om att detta också innefattande sökandens varumärken. När det sedan gäller den vidare användningen av domännamnet är det klarlagt att motparten i vart fall efter mottagandet av brevet den 28 oktober 2003 varit på det klara med att ett varumärkesintrång kunde föreligga. Motpartens kontakter med innehavaren av domännamnet <bmwm5.com> visar också att motparten varit medveten om att dess domännamn störde utnyttjandet av det nämnda domännamnet.
Den utredning som sålunda finns i ärendet visar enligt tvistlösarens uppfattning att såväl registreringen av domännamnet <bmwm5.se> som dettas vidare användning har skett i ond tro i den mening som avses i punkten 18 i de Allmänna villkoren.
Slutsatser
Tvistlösaren finner att förväxlingsbar likhet föreligger mellan det omtvistade domännamnet och sökandens varumärken, att motparten inte har någon rätt till eller något berättigat intresse i detta domännamn och att detta har registrerats och använts i motparten i ond tro. Mot denna bakgrund skall sökandens begäran om överföring av domännamnet till sökanden bifallas.
Sökandens yrkande om återbetalning av halva ansökningsavgiften
Utöver överföring av domännamnet har sökanden yrkat att, för det fall ansökan om överföring bifalls, hälften av ansökningsavgiften, dvs. 6 250 kronor skall återbetalas till sökanden. Detta kommer att behandlas av Stiftelsen för InternetInfrastruktur i enlighet med gällande regler för återbetalning av ansökningsavgift inom ramen för reglerna för ATF-förfarandet.
På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar
Henry Olsson
