Invändningsärende nr 2019/00148/01 Barker Brettell Sweden AB
Östermalmsgatan 87 B 114 59 Stockholm Registrering nr 603485
INVANDARE
Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås OMBUD
Barker Brettell Sweden AB Östermalmsgatan 87 B 114 59 Stockholm INNEHAVARE DulyAB
Observatoriegatan 5 113 29 Stockholm
BESLUT
Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 603485 med stöd av 2 kap. 29 § varumärkeslagen (2010:1877).
ÄRENDET
Invändningen avser varumärket SVENSKA FRIBREVSBOLAGET med registreringsnummer 603485, registrerat för följande tjänster:
Klass 36: Datoriserad bearbetning av försäkringsanspråk (finansiella tjänster); fastställande avförsäkringar (finansiella); finansiella tjänster avseende försäkringar; finansiella tjänster utförda av försäkringsbolag.
användaren, Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB (nedan Försäkringsbolaget) yrkar att innehavaren Duly AB:s (nedan Duly) registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med Försäkringsbolagets firma Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB med organisationsnummer 559051 -4906, registrerad för följande verksamhet:
Bolaget har, i enlighet med försäkringsrörelselagen (2010:2043) 2 kap. 12 §, till föremål för sin verksamhet att meddela direkt livförsäkring som ar anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder, fondförsäkring (klass III).
PRV, Box 530,826 27 Söderhamn (Besökare: Kungsgatan 8, Söderhamn) Tfn: 08-782 28 00, Bankgiro 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se
Bolaget bedriver direktförsäkringsrörelse i Sverige. Bolaget bedriver försäkringsrörelse inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
BolagetJar bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.
Försäkringsbolaget har även anfört att Dulys varumärke är förväxlingsbart med det kännetecken som Försäkringsbolaget använde vid tidpunkten för ansökan och att Duly har varit i ond tro.
Försäkringsbolagets grunder för invändningen Förväxling
Till stöd för sin invändning anför Försäkringsbolaget att varumärket SVENSKA FRIBREVSBOLAGET är identiskt med Försäkringsbolagets företagsnamn Svenska
Fribrevsbolaget Försäkring AB enligt tidigare ansökan till Bolagsverket och omfattar tjänster av samma slag. Dubbel identitet föreligger därmed. Försäkringsbolaget ansökte (enligt Näringslivsregistret) om bolagsnamnet den 8 mars 2017 med åtföljande registrering av namnet 13 december 2019. Dulys varumärke har 2 augusti 2019 som ansökningsdatum, vilket medför att Försäkringsbolagets kännetecken ligger före. Svenska Fribrevsbolaget är också den särskiljande delen i Försäkringsbolagets firma, som är identisk med lydelsen i Dulys märke.
Ond tro
Kännetecknet Svenska Fribrevsbolaget använts konsekvent som kännetecken sedan 2017.
Att Duly skulle fa ett intresse av och ansöka om varumärkesskydd för ett identiskt namn för samma typ av tjänster vid en tidpunkt då kännedomen om och exponeringen av
Försäkringsbolagets företagsnamn precis har ökat, utan att ha kännedom om Dulys pågående känneteckensanvändning, måste betraktas som helt uteslutet. Dulys verksamhetsbeskrivning omfattar inte heller försäkringsområdet utan "affärs- och företagsutveckling, bedriva
handels- och konsultverksamhet inom dator- och skönhetsområdet, bedriva
fastighetsförvaltning, bedriva handel med värdepapper, bedriva handel med konstnärliga och litterära verk samt bedriva verksamhet som är förenlig med verksamhet som ovan har stipulerats". Det tycks därför inte föreligga något legitimt skäl över huvud taget bakom innehavarens varumärkesansökan.
Upplysningsvis har Försäkringsbolaget noterat att innehavaren även har inlämnat ansökan om svensk varumärkesregistrering av Futur Pension för försäkrings- och pensionstjänster den 16 juni i år, ansökan nr 2019/03968. Mot bakgrund av att Danica Pension
offentliggjorde ett namnbyte till Futur Pension bara två dagar tidigare, den 14 juni i år, är det uppenbart att innehavaren tycks ha satt i system att ansöka om skydd för kännetecken som redan används av andra.
Dulys inställning till Försäkringsbolagets argument
Duly har bestridit invändningen och anför att Duly AB har som strategi att förvärva domäner och varumärken för att driva trafik till tjänsten genom en affiliate strategi. Utvecklingen av detta faller väl inom den bolagsbeskrivning som Duly AB har. Bolaget har sedan köpt relevanta domäner och ansökt om varumärkesregistrering som ett led att skydda bolagets immateriella tillgångar.
Bolaget hade för avsikt att registrera "Fribrevsbolaget" men la till "Svenska" i varumärket för att uppnå hög särskiljningsförmåga.
Det föreligger inte förväxlingsrisk mellan kännetecknen.
Bolaget har inte känt till Försäkringsbolaget och borde inte heller ha känt till dess eventuella avsikt att använda ej registrerade varumärken i framtiden. Det förelåg således ingen
otillbörlig avsikt att registrera varumärket "Svenska Fribrevsbolaget" vilket ytterligare stärks av att de båda bolagen bakom kännetecknen inte befunnit sig i en avtalssituation eller haft kontakt.
Försäkringsbolaget har lämnat in följande dokumentation till stöd för sin invändning:
-Ändringsanmälan till Bolagsverket
-Registerutdrag från Bolagsverket angående anteckning om inkommit ärende -Utdrag från Finansinspektionens register
-Översikt över artiklar i tidskrifter
-Känneteckensanvändning enligt Wayback Machine -Internet Archive
SKÄL
Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen far ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.
Av 2 kap. 9 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder som avses i 2 kap. 8 § första stycket 1-3 ska gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.
Frågan om forväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga
omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och
begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, "Sabel", punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt
jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).
Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategorins
genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhets grad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C- 342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).
Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen far ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten for ansökan.
PRV:s BEDÖMNING
Inledningsvis prövar PRV frågan om förväxling mellan Försäkringsbolagets kännetecken och Dulys varumärkesregistrering. Som utgångspunkt har PRV funnit det klarlagt att Försäkringsbolagets åberopade firmaregistrering har ansökningsdatumet 8 mars 2017 varpå Dulys ansökan om varumärke ingavs 2 augusti 2019. Därmed har bolaget en rättighet som är tidigare än varumärket.
Tjänsteslagsidentitet
Det föreligger identitet mellan tjänsterna datoriserad bearbetning av försäkringsanspråk (finansiella tjänster); fastställande avförsäkringar (finansiella); finansiella tjänster
avseende för säkringar; finansiella tjänster utförda av försäkringsbolag \ klass 36 som Dulys märke omfattar och verksamheten i form av bl.a. direktförsäkringsrörelse i Sverige och försäkringsrörelse inom det europeiska ekonomiska Samarbetsområdet samt annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet som Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB är registrerad för.
Tjänsterna är av samma art varför det föreligger tjänsteslags identitet.
Märkeslikhet
De kännetecken som ska jämföras är följande:
Försäkringsbolagets kännetecken: Dulys märke:
Svenska c . c ., , ,
T, ., , , ,,,.. ... . AT, Svenska Fribrevsbolaget Fribrevsbolaget Försäkring AB °
Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de tjänster där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till
företagskunder etc.
De motstående kännetecknen inleds båda med orden Svenska Fribrevsbolaget. Kännetecknen skiljer sig dock åt genom ordet och beteckningen Försäkring AB i Försäkringsbolagets kännetecken.
I visuellt och uttalsmässigt hänseende kan därmed konstateras att Dulys märke ingår helt i Försäkringsbolagets kännetecken, till en framträdande del och att den inte särskiljande benämningen Försäkring AB träder i bakgrunden. Försäkringsbolaget känns igen och kännetecknas genom lydelsen Svenska Fribrevsbolaget. Det föreligger därmed hög grad av likhet mellan kännetecknen.
Ordet Fribrev kan bl.a. översättas till "bindande löfte som innebär att ngn (grupp) befrias från viss skyldighet särsk. skattskyldighet e.d.", enligt www.ne.se, svensk ordbok, hämtat
2020-11-24, medan ordet forsäkring blå. betyder "skyddande avtal som utlovar ekonomisk ersättning (till ena parten) vid (viss) inträffad skada mot regelbundet erläggande av (relativt sett) mindre avgift (premie)", källa som ovan. När det t.ex. gäller pensionsförsäkringar, där avdragsrätten slopats, skapades ett fribrev (ett tillgodohavande), som kan flyttas till olika försäkringstyper och investeringsformer (google.se, sökord "fribrev", hämtat 2020-11-24).
Konceptuellt sett föreligger det därmed ett samband mellan känneteckensorden i
rättigheterna, genom att dessa kan härledas till så kallade fribrev i försäkringshänseende.
Det föreligger hög grad av märkeslikhet mellan de motstående kännetecknen.
Märkesordet Fribrevsbolaget i de båda märkena kan användas för att beskriva vissa egenskaper hos de tjänster eller verksamhet i form av finansiella försäkringstjänster eller försäkringsrörelse som registreringarna avser, såsom nämnts att dessa bedriver
fribrevsförsäkringstjänster i näringsverksamhet. Med hänsyn härtill är lydelsen Svenska Fribrevsbolaget ursprungliga särskiljningsförmåga något begränsad.
Det måste även beaktas att genomsnittskonsumenten är särskilt uppmärksam vid köp av finansiella tjänster, i synnerhet med beaktande av de ekonomiska konsekvenser som kan följa av sådana köp, jfr Tribunalens dom i mål T-563/08, "CARBON CAPITAL
MÄRKETS", punkterna 33 och 61.
Vid en helhetsbedömning, särskilt med beaktande av föreliggande varuslagsidentitet, kan Dulys märke Svenska Fribrevbolaget inte anses skilja sig tillräckligt från det motanförda kännetecknets lydelse Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB for att det inte ska finnas en risk för förväxling.
Även om omsättningskretsen är mer efterforskande och ingående vid sitt val av näringsidkare och känneteckensordens särskilj ningsförmåga är begränsad så kan omsättningskretsen åtminstone få uppfattningen att kännetecknen kommer från ett gemensamt kommersiellt ursprung eller från företag med ekonomiska band.
Vid detta förhållande saknas det anledning för PRV att pröva frågan huruvida Duly varit i ond tro om Försäkringsbolagets kännetecken vid tidpunkten för deras varumärkes ansökan.
Mot bakgrund av det ovan anförda ska Dulys registrering upphävas med avseende på samtliga tjänster den avser.
Beslutat 2021-01-11 av Magnus Abramsson efter föredragning av Kristian Blockens.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" på överklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.
Ange följande i överklagandet:
• Namn och person-/organisationsnummer
• Adress och övriga aktuella kontaktuppgifter
• Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
• Varför ni anser att beslutet är felaktigt
• Vilken ändring av beslutet ni vill ha
Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två (2) månader från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Patent- och
marknadsdomstolen oavsett om PRV ändrar beslutet på det sätt ni begärt.
