Varumärkesrättsliga tendenser: En oklar utveckling och dess konsekvenser

(1)

Karlstad Business School

Karlstad University SE-651 88 Karlstad Sweden

Emma Gustavsson & Julia Göransson

Varumärkesrättsliga tendenser

- En oklar utveckling och dess konsekvenser

Tendencies in trademark law

- An uncertain development and its consequences

Rättsvetenskap C-uppsats

Termin: VT -15

Handledare: Andreas Prochazka

(2)

Sammanfattning

Varumärkesrätten är ett modernt rättsområde nära sammankopplat med marknadens strukturer. Därmed är det naturligt att rättsområdet är föränderligt och trendkänsligt och utvecklas i takt med att nya behov uppstår på marknaden. Allt mer kan idag utgöra ett varumärke, och varumärken används som något mer än endast en symbol som särskiljer innehavarens varor från andras. Detta föranleder uppsatsens undersökningsobjekt som utgörs av två tendenser, en ökad betydelse och omfattning av funktionsläran samt ökade registreringsmöjligheter för otraditionella varumärken. Tendenserna utgör grunden för framställningen som angrips genom två teser, ökade registreringsmöjligheter i kombination med en acceptans av fler funktioner samt ett större fokus på funktionsanalysen vid intrångsbedömningar medför en oklarhet för otraditionella varumärkens skyddsomfång samt en oklarhet gällande otraditionella varumärkens skyddsomfång får konsekvenser för såväl varumärkesinnehavare och konkurrenter på marknaden.

Genom den av EUD uttalade funktionsanalysen krävs skada på någon av ett varumärkes funktioner för att varumärkesintrång ska föreligga vid dubbel identitet. Därmed är skyddet mot dubbel identitet inte längre absolut, vilket kan motiveras av såväl yttrandefrihet som konkurrensskäl. Vilka funktioner som anses rättsligt skyddsvärda, vad som ligger i de olika funktionerna, samt vad som ska anses skada en funktion, d.v.s. funktionsläran, är ännu inte klarlagd till fullo. Utvecklingen kan således i mångt och mycket anses vara i sin linda.

Funktionsläran får verkningar i två riktningar för varumärkens skyddsomfång, ett utökat antal funktioner ökar skyddsomfånget, medan kravet på skada för att intrång ska föreligga vid dubbel identitet verkar inskränkande på skyddsomfånget. Det är således svårt att dra generella slutsatser om funktionslärans inverkan på varumärkens skyddsomfång, betydande oklarhet råder.

Idag kan allt som uppfyller kraven för varumärkesregistrering, framförallt grafisk återgivning och särskiljningsförmåga, utgöra ett varumärke. Gällande vad som i framställningen refereras till som otraditionella varumärken, d.v.s. okonventionella varumärken, suggestiva varumärken och varumärken med härledd särskiljningsförmåga, finns idag utökade registreringsmöjligheter. Otraditionella varumärken har ett oklart skyddsomfång.

Vad det ankommer suggestiva varumärken beror det framförallt på en ökning av registreringsmöjligheter i sig, samt det faktum att suggestiva märken har en låg ursprunglig särskiljningsförmåga som kan inarbetas till att bli starkare. Okonventionella varumärkens får på grund av sin karaktär som avviker från traditionella ord- och bildvarumärken generellt ett oklart skyddsomfång. Oklarheten blir än större genom avsaknaden av relevant praxis samt det faktum att konsumenter inte är vana att uppfatta dessa märken som varumärken. Härledda varumärken har varken ursprunglig eller inarbetad särskiljningsförmåga, varför dess skyddsomfång blir svårvärderat. Dessutom innebär härledning ett alternativt sätt att förvärva för registrering erforderlig särskiljningsförmåga, vilket ytterligare öppnar upp för fler registreringsmöjligheter vilket i sig bidrar till oklarhet.

Otraditionella varumärken har således ett oklart skyddsomfång i sig, vilket blir än svårare att avgränsa med hänsyn till oklarheterna kring funktionsläran. Oklarheter kring varumärkens skyddsomfång får konsekvenser för såväl varumärkesinnehavare som konkurrenter.

(3)

Innehållsförteckning

Förkortningslista ... 5

DEL I ... 6

Kapitel 1 ... 6

1.1 Bakgrund och problemformulering ... 6

1.2 Syfte, tendenser och teser ... 7

1.3 Metod ... 8

1.3.1 Något kort om materialet ... 9

1.4 Disposition ... 10

Kapitel 2 Varumärkesrätten ... 11

2.1 Varumärkesskydd – skydd för vad? ... 11

2.2 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt ... 11

2.3 Något om de grundläggande kraven för registrering ... 13

2.3.1 Särskiljningsförmåga ... 13

2.3.2 Kravet på grafisk återgivning ... 14

Kapitel 3 Centrala varumärkesrättsliga aspekter ... 15

3.1 Varumärkens skyddsomfång ... 15

3.2 Något om konkurrensrätten ... 16

3.3 Varumärkesrättens parter ... 17

DEL II ... 18

Kapitel 4 Varumärkesrättens funktioner ... 18

4.1 Inledning ... 18

4.2 Varumärkens funktioner ... 18

4.3 Funktionsanalysen ... 19

4.3.1 Funktionsanalysens fortsatta utveckling i praxis ... 20

4.4 Funktionerna i praxis ... 21

4.4.1 Ursprungsfunktionen ... 22

4.4.2 Reklam- och Investeringsfunktionen ... 22

4.4.3 Kommunikationsfunktionen ... 25

4.4.4 Garantifunktionen och kvalitetsfunktionen ... 26

4.5 Sammanfattande synpunkter ... 26

Kapitel 5 Ökade registreringsmöjligheter ... 29

5.1 Inledning ... 29

5.2 Suggestiva varumärken ... 30

5.2.1 Vad är ett suggestivt varumärke? ... 30

5.2.2 Registreringsmöjligheter ... 30

5.2.3 Skyddsomfånget ... 31

5.3 Doftvarumärken ... 32

5.3.1 Vad är ett doftvarumärke? ... 32

5.4 Smakvarumärken ... 34

5.4.1 Vad är ett smakvarumärke? ... 34

5.5 Färgmärken ... 35

5.5.1 Vad är ett färgmärke? ... 35

(4)

5.6 Ljudvarumärken ... 38

5.6.1 Vad är ett ljudvarumärke? ... 38

5.6.3 Skyddsomfång ... 39

5.7 Tredimensionella varumärken ... 40

5.7.1 Vad är ett 3D-varumärke? ... 40

5.7.3 Skyddsomfång ... 42

5.8 Härledning ... 43

5.9 Sammanfattande synpunkter ... 44

DEL III ... 46

Kapitel 6 Sammanfattning ... 46

6.1 De två tendensernas inverkan på skyddsomfånget ... 46

6.2 Konsekvenser av ett oklart skyddsomfång ... 47

6.2.1 Ur ett innehavarperspektiv ... 47

6.2.2 Ur ett konkurrentperspektiv ... 48

6.3 Avslutande synpunkter och visst de lege ferenda resonemang ... 49

6.4 Teserna – falsifierade eller verifierade? ... 50

Källförteckning ... 51

(5)

Förkortningslista

BN BrandNews

Dir Direktiv

ERT Europarättslig Tidskrift

EU Europeiska Unionen

EUD Europeiska Unionens domstol

IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law

MD Marknadsdomstolen

MFL Marknadsföringslag

NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd

OHIM Office for harmonization in the internal market PBR Patentbesvärsrätten

Prop Proposition

PRV Patent- och registreringsverket

RR Regeringsrätten

SOU Statens offentliga utredningar SvJT Svensk juristtidning

VK Varumärkeskommittén

VmL Varumärkeslag

(6)

DEL I

1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

Varumärkesrätten är ett ungt rättsområde vars moderna utformning växt fram under senare halvan av 1900-talet. Rättsområdets ungdom i kombination med den nära sammankopplingen med marknadsstrukturer föranleder rättsområdets dynamiska och ständigt föränderliga karaktär.¹ Varumärkens betydelse på marknaden har under senaste halvseklet kommit att öka markant, vilket främst torde vara ett resultat av den explosionsartade utveckling som skett på mediaområdet där ökade exponeringsmöjligheter av varumärken i stor utsträckning bidragit.² Numera är det inte ovanligt att varumärken utgör företags viktigaste tillgångar med värden uppskattade till miljarder.³ Varvid företags varumärken inte sällan tar sig uttryck i ett

”upparbetat värde i form av en image”⁴, vilket gör det adekvat att även det goodwill som varumärket besitter måste kunna skyddas. Den ökade betydelse och användningsområde varumärken kommit att få har lett till, i vart fall välkända varumärken, måste anses fristående från såväl bärare och ursprung och besitter således ett självständigt värde. Nordell menar att detta ger uttryck för en immaterialiseringstrend.⁵

Dagens utvecklade möjligheter till exponering via exempelvis internet i kombination med en allt större varumärkestäthet på marknaden har lett till att företag behövt ta till mer alternativa metoder för att utmärka sina varor, och det blir allt vanligare att bl.a. färger, former och ljud registreras och brukas som varumärken.⁶ I takt med att varumärkesrättens område utvidgas till att omfatta mer otraditionella typer av varumärken föreligger en osäkerhet kring vilka effekter utökade registreringsmöjligheter kan komma att få för varumärkesrätten, samt vilket skyddsomfång dessa varumärken faktiskt besitter. Wessman har uttalat att det finns en problematik kring alternativa varumärkens osäkra skyddsomfång då konkurrenter på grund av osäkerheten kan avstå från att våga bruka liknande varumärken, med ett de facto-monopol som följd.⁷ Vidare anser Wessman att en alltför expansiv varumärkesrätt riskerar att underminera ensamrättssystemet.⁸

Ytterligare utveckling har skett kring varumärkens funktioner. Frågan om vilka funktioner som anses rättsligt skyddsvärda är omdebatterad i såväl praxis som doktrin.Detsamma gäller vilken betydelse funktionerna ska tillmätas vid en intrångsbedömning.⁹ Den oenighet som råder bidrar till ytterligare oklarhet kring varumärkens skyddsomfång.

1 Jfr prop. 2009/10:225 s. 79f.

2 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 378 (cit. Lärobok i immaterialrätt).

3 Se Maunsbach, Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, s. 113.

4 Se Lärobok i immaterialrätt, s. 378.

5 Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 17 (cit. Varumärkesrättens skyddsobjekt).

6 Se Lunell, Okonventionella varumärken, s. 15 (cit. Okonventionella varumärken).

7 Se Wessman, NIR 2002, s. 18.

8 Se Wessman, NIR 2000, s. 640. Författaren påpekar dock vidare vikten av att skilja mellan en immaterialrättslig expansion beroende av verkliga marknadsförhållanden och en expansion av rättigheter baserad på formell registrering. Gradering av skyddsomfånget efter ett varumärkes särskiljningsförmåga motverkar att en ökning av formella registreringar får skadliga verkningar på ensamrättssystemet.

9 Se Björkenfeldt, NIR 2014, s. 289.

Se disposition, s. 10.

(7)

Förändringen varumärkesrätten genomgår ger incitament att närmare undersöka vad som kan registreras som ett varumärke idag, vilka funktioner som kan rättsligt skyddas, samt huruvida skyddsomfånget kring dagens moderna varumärken kan förutses med tillräcklig säkerhet. Det finns även anledning att undersöka vilka konsekvenser förändringen kan få på varumärkesrätten, framförallt sett ur varumärkesinnehavares och konkurrenters perspektiv.

1.2 Syfte, tendenser och teser

Inom ramen för framställningen kommer två tendenser i den varumärkesrättsliga utvecklingen vara föremål för mer ingående undersökning. Dessa två tendenser kommer i sin tur leda fram till två teser som vi kommer att försöka falsifiera eller verifiera i den fortsatta framställningen.

Den första tendensen rör varumärkens funktioner. EUD har i sin praxis utvecklat den s.k.

funktionsläran vilken innebär att fler funktioner erkänts rättsligt skydd, samt att funktionsanalysen d.v.s. krav på skada tillmätts större betydelse vid intrångsbedömningar.¹⁰ Området är vida omdiskuterat i doktrinen, där synen är att praxis misslyckats med att klargöra rättsläget.¹¹ Ett av framställningens syften är således att belysa tendensen, vilket främst sker genom en kronologisk genomgång av relevant praxis där de funktioner som erkänts rättsligt skydd undersöks. Gällande funktionernas betydelse för varumärkens skyddsomfång undersöks vilken roll funktionsanalysen egentligen spelar till stor del genom praxis, men även med ledning av doktrin.

Den andra tendensen rör möjligheten att registrera otraditionella varumärken, där utvecklingen går mot en liberalare inställning till vad som kan erhålla registrerat varumärkesskydd.¹² Begreppet otraditionella varumärken är inte allmänt vedertaget och kräver belysning. Otraditionella varumärken förutsätter att det finns varumärken som anses traditionella, vilket här åsyftar de varumärken som ursprungligen gett upphov till en skyddslagstiftning d.v.s. ord- och figurmärken.¹³ Förutsättningarna för skydd genom registrering är idag liksom vid varumärkeslagens ursprungliga utformning framförallt krav på varumärkets uppvisande av särskiljande förmåga samt ett krav på grafisk återgivelse.¹⁴ Genom att referera till otraditionella varumärken åsyftas i framställningen varumärken vars särskiljningsförmåga är omgärdad med frågetecken och ofta endast är erforderlig till följd av inarbetning, samt varumärken vars grafiska återgivelse är problematisk.¹⁵Tendensen undersöks med hjälp av en genomgång av relevant praxis där sådan finns. Emellertid saknas avgöranden på flera områden, varvid ett mer teoretiskt resonemang företas med stöd av doktrin eller i förekommande fall utan uttryckligt stöd i rättskällorna.

Dessa tendenser, som rör två skilda fenomen på olika områden inom varumärkesrätten utgör grunden för framställningen. Tendenserna behandlas först var för sig men får, vilket kommer att framgå, konsekvenser på gemensamma aspekter i ett senare led. Vilket motiverar att de två teser som följer rör hur de båda tendenserna gemensamt påverkar varumärkesrätten.

10 Se Riis, NIR 2010, s. 255.

11 Se Nordell, NIR 2010, s. 273f.

12 Se Okonventionella varumärken, s. 15.

13 Prop. 1960:167 s. 21.

14 Jfr 1 § varumärkeslag (1960:644), 1 kap 4 § varumärkeslag (2010:1877).

15 Otraditionella varumärken åsyftar i den fortsatta framställningen varumärken som är: suggestiva, okonventionella samt varumärken med härledd särskiljningsförmåga.

(8)

Den första tesen lyder: Ökade registreringsmöjligheter i kombination med en acceptans av fler funktioner samt ett större fokus på funktionsanalysen vid intrångsbedömningar medför en oklarhet för otraditionella varumärkens skyddsomfång. Tesen kräver klargörande i vad som åsyftas med oklarhet. Då fastställandet av varumärkens skyddsomfång i regel först aktualiseras vid ett eventuellt intrång råder förvisso alltid ett visst mått av oklarhet kring skyddsomfånget även för traditionella varumärken. För traditionella varumärken är skyddsomfånget till stor del avhängigt dess grad av särskiljande element och vissa kriterier har utkristalliserats som ligger till grund för bedömningen av skyddsomfånget, varför det är möjligt att förutse med viss grad av sannolikhet.¹⁶ Med begreppet oklart menas således att det ifråga om otraditionella varumärken inte är möjligt att uppnå en lika hög grad av förutsebarhet kring avgränsningen av skyddsomfånget som gällande traditionella varumärken. Oklarheten blir än större genom att funktionslärans betydelse för skyddsomfånget inte är helt etablerad. Funktionsläran får förvisso även verkningar för de traditionella varumärkena, och trots att ett mer allmänt resonemang förs motiverar framställningens fokus tesens formulering.

Som en följd av ovan nämnda tes aktualiseras ytterligare en tes: En oklarhet gällande otraditionella varumärkens skyddsomfång får konsekvenser för såväl varumärkesinnehavare och konkurrenter på marknaden. Vad dessa konsekvenser kan tänkas bestå av kommer redogöras för i framställningens avslutande del. Då denna del av framställningen behandlar aspekter som ännu inte inträffat blir delar av resonemanget som förs av spekulativ karaktär.

Vi anser emellertid att resonemanget är befogat med anledning av vikten av att lyfta de konsekvenser som kan uppstå till följd av ett oklart skyddsomfång. Vårt främsta syfte är således snarare att lyfta problematiken framför att besvara många av de frågor framställningens utredda tendenser ger upphov till.

1.3 Metod

I syfte att undersöka ovan nämnda tendenser och om möjligt söka verifiera eller falsifiera våra teser använder oss av allmänt erkända rättskällor i enlighet med rättskälleläran¹⁷, i syfte att systematisera dessa och därmed söka fastställa gällande rätt inom ramen för vårt undersökningsområde. Således följer framställningen en klassisk rättsdogmatisk metod, vilken Sandgren menar bland annat karaktäriseras av sin metod och material, att använda rättskällorna i enlighet med rättskälleläran, och sitt syfte, att fastställa gällande rätt.¹⁸

Metoden har genom åren fått utstå massiv kritik för att vara föråldrad i jämförelse med modernt utvecklade sofistikerade metoder i andra vetenskaper.¹⁹ Andra menar att metoden inte är vetenskaplig då den syftar till en tolkning av gällande rätt. Ytterligare kritik har riktats mot det faktum att metoden tillämpas såväl av rättsvetenskapens forskare som näringslivets praktiskt arbetande jurister, som av naturliga skäl har olika grad av finess i sina tolkningar.

Som om inte detta vore nog heter metoden rättsdogmatisk, ett ord som klingar av fördomsfullhet, ovilja till förändring, som idag är synonymt med ovetenskaplighet.²⁰

16 Se Wessman, Omständigheter och principer i varumärkesrätten, s. 671ff. I Bakardjieva Engelbrekt m.fl.

(red.), Festskrift till Marianne Levin. Mer om fastställandet av varumärkens skyddsomfång under 3.2.

17 Se mer om rättskällor och rättskälleläran i Peczenik, Vad är rätt?.

18 Se Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118.

19 Det följande bygger på Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 23f. I Korling, Zamboni (red.), Juridisk metodlära.

20 Se Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118f.

(9)

Kritiken har dock avvisats av Jareborg, som menar att rättsdogmatiken är en nödvändighet för att uppnå erforderlig förutsebarhet i ett rättssystem samt att forskning är vetenskaplig om den bedrivs i vetenskapligt syfte, oavsett metod.²¹ Även Sandgren försvarar metoden och menar att den inte är dogmatisk i ordets sedvanliga bemärkelse utan snarare motsatsen, en öppen metod som söker fastställa tänkbara, godtagbara lösningar.²²

Framställningen är problemorienterad i den mening som Westberg lyfter fram, då framställningen inte utgår från rättsregler som forskningsföremål, utan från en faktisk företeelse på såväl rättslig som verklig nivå.²³ Problemorienterade framställningar kräver ofta andra metoder än de traditionellt juridiska för att kunna nå en acceptabel lösning på problemet i fråga, eller över huvud kunna undersöka problemområdet på ett adekvat sätt.

Immaterialrätten låter sig emellertid inte enkelt undersökas med andra metoder än möjligtvis ekonomiska. Vi författare anser dock att ekonomiska teorier till stor del ligger utanför framställningens intresseområde, varför sådana endast används som jämförelseobjekt där det är av relevans för framställningen. Empiriska undersökningar i form av kvantitativ genomgång av underrätts- och registreringspraxis torde kunna vara av intresse för varumärkesrättsliga undersökningar, exempelvis för att kunna styrka en utveckling. Det faller emellertid inte inom ramen för de syften framställningen ämnar fylla varför inga sådana företas. Den rättsdogmatiska metodens faktiskt öppna karaktär och avsaknaden av behovet av alternativa metoder anser vi gör vårt metodval motiverat.

Värt att nämna är även att framställningen bär spår av den EU-rättsliga metoden, i den betydelsen att praxis tillmäts särskild vikt på flertalet ställen. Detta torde vara en nödvändighet på områden som varumärkesrätten där EU-harmonisering råder, då EU-rätten liksom Common law-traditionen på sina områden inte är kodifierad utan till stor del är domarskapt.²⁴ I uppsatsens avslutande del finns inslag av de lege ferenda resonemang. När vi författare uttrycker våra åsikter om rättens utformning kommer det markeras och åtskiljas från de lege lata såsom sig bör.²⁵

1.3.1 Något kort om materialet

Vid en anblick i framställningens källhänvisningssystem framgår att vissa författares verk är mer flitigt förekommande än andra och vad som kanske kan te sig önskvärt. Lunell, Levin och Nordell är exempel på framstående författare inom området vars expertis har bidragit till att utveckla varumärkesrätten. Det är således oundvikligt att använda sig av deras verk för att få en komplett bild av rättsområdet, och utifrån dessa kunna föra givande resonemang om varumärkesrättens fortsatta utveckling. Detta gäller framförallt i den del av framställningen som behandlar okonventionella varumärken, där Lunells verk är det enda svenska verk som behandlar fenomenet på ett ingående sätt.

21 Se Jareborg, SvJT 2004, s. 5ff.

22 Se Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 122.

23 Det följande bygger på Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, s. 424f. I Heuman (red.), Festskrift till Per Olof Bolding.

24 Se Hettne, Eriksson (red.), Eu-rättslig metod, s. 30f.

25 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 62.

(10)

Kapitel 4 innehåller en redogörelse för den första tendensen gällande varumärkens funktioner.

Kapitlet redogör för den oklarhet som råder på området dels kring vilka funktioner som anses rättsligt skyddsvärda, dels vad som ligger i dessa funktioner men även vilken betydelse funktionsanalysen får för varumärkens skyddsomfång. Slutligen förs ett sammantaget resonemang om funktionernas inbördes ordning och funktionslärans faktiska betydelse för varumärkens skyddsomfång.

1.4 Disposition

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Del I inleds med kapitel 1 innehållande bakgrund, problemformulering som presenterar de två tendenser och två teser framställningen utreder, ett metodavsnitt samt denna disposition. Vidare följer kapitel 2 som redogör översiktligt för vad ett varumärke är, förhållandet mellan svensk och europeisk varumärkesrätt samt kraven för varumärkesregistrering, grafisk återgivning och särskiljningsförmåga. Del I avslutas med kapitel 3 vilket innehåller en redogörelse för varumärkens skyddsomfång, förhållandet till konkurrensrätten och varumärkesrättens parter. Dessa kapitel utreder således varken tendenserna eller teserna, men är av betydelse för förståelsen av framställningen och möjlighet att kunna föra långtgående resonemang om de konsekvenser som aktualiseras i kapitel 6.

Kapitel 5

Kapitel 5 innefattar en utredning av den andra

tendensen gällande ökade

registreringsmöjligheter. En genomgång görs av vad som menas med de respektive otraditionella varumärkena, under vilka förutsättningar de kan registreras, och hur dess skyddsomfång generellt ser ut. Kapitlet avslutas med ett sammanfattande resonemang om den problematik som omgärdar otraditionella varumärken.

Redan i del II i samband med att tendenserna utreds kommer av naturliga skäl teserna börja utredas.

Detta då teserna är nära sammankopplade med tendenserna. Huruvida teserna kan verifieras eller falsifieras kommer dock fastslås först i del III. Tendenserna behandlas var för sig i del II, men då de

får gemensamma konsekvenser sker en sammansmältning i del III.

Kapitel 6

Här följer en sammanfattning av de ovan utredda tendensernas inverkan på varumärkens skyddsomfång. Vidare förs ett resonemang kring de konsekvenser som kan komma att aktualiseras till följd av ett oklart skyddsomfång ur såväl innehavare- som konkurrentperspektiv.

Visst de lege ferenda-resonemang förs. Till sist fastslås om teserna

DEL I

Kapitel 4

DEL II

DEL III

(11)

2 Varumärkesrätten

2.1 Varumärkesskydd – skydd för vad?

Ett varumärke kan bestå av mycket mer än det som gemene man refererar till när hen hör ordet varumärke. Begreppet tecken i varumärkesrättslig mening tolkas brett och innebär att allt som kan uppfattas med de mänskliga sinnena kan skyddas som varumärke.²⁶ Ett varumärkes yttre form är emellertid relativt oväsentlig, då det är den länk som finns mellan företag och dess kundkrets som faktiskt skyddas genom varumärkesskydd.²⁷ Levin beskriver det som att ”I sig självt är varumärket blott en symbol, en kommunikationskod. Det är dessutom ett >>språk>> som saknar självständig mening och ett eget värde när det är lösryckt från sin konkreta, kommersiella, miljö.”²⁸ Nordell menar att det som skiljer varumärken från andra immaterialrätter är att dess skyddsföremål är något annat än sig självt, det rör sig inte om ett objektskydd i egentlig mening. ²⁹ Han menar vidare att varumärkesrättens skyddsobjekt består av såväl skydd för mening som referens. Där mening förstås som ett mer dynamiskt skydd för de associationer och kopplingar varumärket gör, och referens syftar till ett mer statiskt skydd som traditionellt åsyftats som skyddsobjekt.³⁰

Utan att gå in alltför djupt på frågan vad ett varumärke är framstår det som klart att det som skyddas genom varumärkesregistrering är något immateriellt, omöjligt att ta på. På så sätt kan varumärkesrätten påstås vara mindre bunden än övriga immaterialrätter,³¹ och det framstår således naturligt att varumärken kan ha väsentligt varierande karaktär men ändock skyddas av samma bestämmelser. Givet att ett varumärkes skyddsobjekt är svårdefinierat blir det även lättare att förstå att det skyddsomfång som omgärdar varumärken inte alltid med enkelhet kan fastställas.

2.2 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt

För att uppnå den inre marknad EU strävar efter att etablera har varumärkesrättens harmonisering ansetts utgöra en viktig pusselbit.³² På EU-nivå finns idag två huvudsakliga källor som reglerar varumärkesrätten, en förordning om gemenskapsvarumärken (207/2009/EG) och ett direktiv för harmonisering av medlemsstaternas nationella varumärkeslagar (2008/95/EG).³³

Vmförordningen stadgar ett enhetligt, självständigt system för gemenskapsvarumärken administrerat av registreringsmyndigheten OHIM. Systemet möjliggör erhållandet av ett varumärkesskydd i samtliga EU:s medlemsstater grundat på en enda registrering, en avsevärd

26 Se Okonventionella varumärken, s. 45.

29 Se Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 21. Notera att Nordell använder sig av termen kännetecken, som är bredare än varumärken. Det som sägs om kännetecken gäller emellertid även för varumärken, som ju utgör en del av vad som menas med kännetecken.

30 Se Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 514.

31 Jfr Lärobok i immaterialrätt, s. 409.

33 I det följande Vmförordningen och Vmdirektivet. I den fortsatta framställningen refereras till flertalet fall som dömdes enligt det gamla direktivet 89/104/EEG. Emellertid är det inga större materiella förändringar mellan gamla och nya direktivets art. 3, 5 och 6 vilka fallen rör. Således görs ingen åtskillnad på dessa artiklar i det följande.

(12)

förenkling som fått stort genomslag.³⁴ Ett gemenskapsvarumärke kan enbart erhållas genom registrering, art. 6. Förutsättningarna för att erhålla ett gemenskapsvarumärke är framförallt att märket kan återges grafiskt och innehar särskiljningsförmåga, art. 7. Detta är s.k. absoluta registreringshinder. ³⁵ Kravet på särskiljningsförmåga måste vara uppfyllt i samtliga medlemsländer, art. 7.2.

Vmdirektivet är endast till vissa delar tvingande, vilket innebär att visst utrymme finns för olikheter i de nationella varumärkeslagarna i EU:s medlemsländer. Exempelvis stadgar Vmdirektivet, liksom Vmförordningen, enbart ett skydd genom registrering av varumärken.

Eventuellt nationellt varumärkesskydd genom inarbetning är det således upp till medlemsländerna att lagstifta om. I stor utsträckning innebär direktivet dock en harmonisering av medlemsländernas varumärkesrätt.³⁶ I svensk rätt har Vmdirektivet implementerats genom varumärkeslagen (2010:1877).³⁷ I VmL stadgas att ensamrätt till ett varumärke kan erhållas genom registrering, 1 kap 6 §, samt att ensamrätt till ett varukännetecken kan erhållas genom inarbetning, 1 kap 7 §. Här görs en viktig distinktion mellan begreppen varumärke och varukännetecken som av naturliga skäl inte förekommer inom EU-varumärkesrätten där möjligheten till skydd genom inarbetning saknas. I den följande framställningen kommer fokus ligga på varumärken i betydelsen registrerade varumärken. Kraven för registrering i VmL är framförallt att tecknet kan återges grafiskt samt innehar särskiljningsförmåga, 2 kap 1 § 3p och 2 kap 5 §.³⁸Den ensamrätt en varumärkesregistrering ger upphov till omfattar användning av identiska märken, förväxlingsbara märken och i fråga om väl kända varumärken även liknande märken oavsett vilket varuslag de tillämpas på om det innebär otillbörlig fördel för märkesanvändaren eller skada för varumärkesinnehavaren, 1 kap 10 § VmL.³⁹

Det ovan redovisade regelverket väcker frågan om det finns utrymme att tala om en svensk varumärkesrätt i egentlig mening. Detta är kanske enbart fallet gällande inarbetade varukännetecken, som erkänns i svensk rätt utan europeisk grund. Trots allt är det EUD som har sista ordet vid tolkning av Vmdirektivet som ligger till grund för den svenska regleringen.

EU-rättslig praxis har således stor betydelse även för den svenska rättstillämpningen, och beaktas av såväl PRV som PBR och övriga svenska domstolar. Vidare gäller att högsta instans i respektive nationella domstolar vid oklarheter kring hur direktivbestämmelser ska tolkas är skyldiga att konsultera EUD genom att begära ett förhandsavgörande, något som ytterligare talar för en enhetlig tillämpning av EU-rätten och mycket litet utrymme för nationella avvikelser.⁴⁰ Ett för framställningen viktigt avgörande är Shield Mark, där EUD uttalade att det inte finns något utrymme för ett medlemsland att utesluta tecken från möjligheten att användas som varumärke om det erkänts inom EU.⁴¹

Av vad som sagts ovan följer att det inte finns anledning att skilja på EU-varumärkesrätt

34 Se Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 22f. (cit. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens).

35 Det finns även andra både absoluta och relativa registreringshinder, det är emellertid kraven på grafisk återgivning och särskiljningsförmåga som är i fokus i den fortsatta framställningen.

37 I det följande VmL.

38 Dessa bestämmelser bygger på art. 2 och 3.1(b) Vmdirektivet.

39 Motsvarande art. 9 i Vmförordningen.

40 Se Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 174 och 179.

41 C-283/01 p. 39-40.

(13)

och svensk varumärkesrätt inom ramen för det område framställningen tar sikte på. Därmed kommer till övervägande del svensk doktrin blandas med rättsfall framförallt från EUD, och de resonemang som förs kommer vara aktuella för varumärkesrätten i samtliga EU:s medlemsländer.⁴²

2.3 Något om de grundläggande kraven för registrering 2.3.1 Särskiljningsförmåga

Holmqvist menar att det finns en bipolaritet mellan det benämnande i ett varumärke, märket i sig, och det benämnda, varan, som ger resultatet av en sekundärbetydelse kallad särskiljningsförmåga.⁴³ Kravet på särskiljningsförmåga är ett av två grundläggande krav för att ett varumärke ska medges registrering, varför dess bestämmande är central för varumärkesrätten. Särskiljningsförmågan kan vara mer eller mindre stark, vilket ger upphov till indelningen mellan märken som är deskriptiva, suggestiva och associationsfria. Märken som helt saknar särskiljningsförmåga kallas generiska och kan aldrig utgöra varumärken. Till följd av det frihållningsbehov som varumärkesrätten beaktar, att samtliga näringsidkare måste få använda beskrivande kännetecken i sin marknadsföring, och då gränsdragningen mellan generiska beteckningar och deskriptivitet inte alltid låter sig göras går gränsen för vad som har tillräcklig särskiljningsförmåga och därmed kan registreras vid suggestiva märken.⁴⁴

Ett varumärke anses ha erforderlig särskiljningsförmåga om varumärket kan skilja varor⁴⁵ som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor som tillhandahålls i en annan.⁴⁶ Kravet på särskiljningsförmåga motiveras dels av att det endast är varumärken som besitter särskiljningsförmåga som kan fylla varumärkenas ursprungliga funktion att särskilja och individualisera varumärkeshavarens varor från andras, dels av det faktum att ord som enbart beskriver en varas art eller beskaffenhet bör vara fria att använda för samtliga aktörer på marknaden. Särskiljningsförmåga kan vara såväl ursprunglig som inarbetad. Inarbetad särskiljningsförmåga uppstår genom att ett tecken används så att allmänheten får en uppfattning om tecknet som ett varumärke. Det är upp till den som ansöker om varumärkesregistrering att bevisa att ett tecken har inarbetad särskiljningsförmåga.

Bedömningen av huruvida ett märke har särskiljningsförmåga görs med utgångspunkt i uppfattningen hos den relevanta målgruppen. Är den relevanta målgruppen konsumentkollektivet i allmänhet utgår bedömningen från en genomsnittskonsument, som är

”normalt informerad samt skäligen upplyst”.⁴⁷ I bedömningen tas hänsyn till samtliga omständigheter som är relevanta i fallet.⁴⁸ Särskiljningsförmågan ett varumärke besitter får även effekt på skyddsomfångets storlek.⁴⁹

42 Jfr Wessman, Varumärkeskonflikter, s. 21.

43 Det följande bygger på Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 19f. (cit. Varumärkens särskiljningsförmåga).

44 Se Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 116f. Se dock författarens vidare resonemang om att frihållningsbehovet av deskriptiva varumärken är relativt, och kan undanröjas om det visas att ett deskriptivt varumärke faktiskt har etablerats som ett varumärke. Se även mer om suggestiva märken under 5.2.

45 I det följande gäller det som sägs om varor även för tjänster.

46 Det följande bygger på Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 268.

47 C-210/96 Gut Springenheide & Tusky p. 31.

48 C-363/99 Koninklijke KPN Nederland v Benelux-Merkenbureau.

49 Se mer under 3.1.

(14)

2.3.2 Kravet på grafisk återgivning

Kravet på grafisk återgivning innebär att ett varumärke ”i princip […] ska kunna fångas i skrift eller bild”.⁵⁰ Ett viktigt skäl som motiverar kravet på grafisk återgivelse är rättssäkerhetsprincipen.⁵¹ Principen föreskriver att en viss grad av förutsebarhet måste kringgärda alla märken som registreras som varumärken. Det är den grafiska återgivelsen som granskas innan en registrering sker och samma återgivelse blir om ansökan går igenom registrerad och ligger till grund för såväl prövningar av intrång som om av verkligt bruk skett av varumärket. Vidare är det samma grafiska återgivelse som tredje man utgår från för att skaffa sig en bild av vad som omfattas av ensamrätt. Den grafiska återgivelsen fyller således en mycket viktig funktion som inte har ansetts kunnat uppfyllas på något annat sätt.⁵²

Kravet ter sig relativt oproblematiskt i förhållande till såväl klassiska ord- som figurvarumärken. Mer problematiskt blir det angående okonventionella märken, vilket framkom i fallet Sieckmann⁵³ gällande sökt varumärkesregistrering för en doft. Här fastslog EUD att en grafisk återgivelse måste vara fullständig, klar, otvetydig, objektiv och exakt identifiering av märket, och samtidigt lättillgänglig och begriplig för dem som har intresse av att granska varumärkesregistreringar. ⁵⁴ Detta har kommit att kallas Sieckmann- kriterierna. Det har diskuterats om inte kravet på grafisk återgivelse de facto utesluter vissa typer av tecken från möjligheten till registrerat varumärkesskydd, trots att så inte ska ske.⁵⁵ I dagens digitala samhälle torde det finnas andra sätt att återge ett varumärke så att det dels uppfyller Sieckmann-kriterierna samt förblir beständigt över tid.⁵⁶ Europakommissionen har under 2013 lämnat in ett förslag till ett nytt varumärkesdirektiv⁵⁷, där kravet på grafisk återgivning saknas med hänvisning till dess föråldrande karaktär. Detta indikerar att kravet inte är utformat optimalt efter dagens varumärkesrätt och troligtvis kommer att ändras. Hur lagstiftningen kommer se ut i framtiden kan vi dock bara spekulera i, dagens lagstiftning medger dock inte registrering av varumärken som inte kan återges grafiskt i enlighet med de krav som utkristalliserats i praxis.

51 Det följande bygger på Okonventionella varumärken, s. 50.

52 Jfr prop. 1992/93:48 s. 71.

53 C-273/00. Se mer om problematiken i kapitel 5.

54 Sieckmann p. 50, 51, 55.

55 Prop. 1992/93:48 s. 71, jfr von Hofsten, NIR 2013, s. 292.

56 Jfr von Hofsten, NIR 2013, s. 291ff.

57 COM 2013 (162).

(15)

3 Centrala varumärkesrättsliga aspekter

3.1 Varumärkens skyddsomfång

Hur stark ensamrätt ett registrerat varumärke tillerkänns styrs av omfattningen av dess skyddsomfång, vars omfattning i sin tur bland annat beror på hur stark särskiljningsförmåga varumärket besitter.⁵⁸Stark särskiljningsförmåga innebär en större risk att liknande varumärken anses förväxlingsbara, och därmed intrångsgörande i varumärkets ensamrätt.⁵⁹ Detta gäller för såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga. ⁶⁰ Att större särskiljningsförmåga innebär ett större skyddsomfång kallas för principen om känneteckenskraft.⁶¹

Att fastställa ett varumärkes skyddsomfång görs inte med enkelhet, hur starkt skyddsomfång ett varumärke besitter är ofta oklart fram till en konflikt uppstår och en jämförelse mellan det äldre varumärket och ett eventuellt intrångsgörande märke företas. Det är dock nödvändigt för den fortsatta framställningen att dra upp ramarna för fastställandet av varumärkens skyddsomfång. När Wessman talar om skyddsomfångets fastställande nämner han fyra omständigheter på verklighetsplanet som naturlig utgångspunkt, märkeslikhet, relationen mellan varorna, det äldre märkets styrka och övriga omständigheter.⁶²

Med märkesliket förstås om märkena uppvisar en viss grad av likhet vilket bedöms på en skala mellan allt ifrån mycket stark likhet till knappast liknande. Denna grad av märkeslikhet bedöms i sin tur utifrån visuell likhet, hur märkena ser ut, ljudlikhet, hur märkena låter när de uttalas samt konceptuell likhet i märkenas meningsinnehåll. Relationen mellan varorna avser den grad av likhet varorna som marknadsförs under respektive märke uppvisar. Denna delbedömning tar sin utgångspunkt i frågan huruvida ett och samma företag rimligen kan tänkas marknadsföra produkterna i fråga. Är så fallet talar det för varuslagslikhet. Av betydelse är att välkända märken i regel anses ha en bredare sfär av produkter. Det äldre märkets styrka (även särskiljningsförmåga) bedöms som en grad av styrka beroende av såväl hur speciellt märket i sig är, samt hur starkt märket är på marknaden. Märkets styrka ska sättas i relation till de märken varor avser, i ett mål rörande en bilmodell benämnd Picasso ansågs inte bilmodellen såsom känd på grund av det faktum att konstnären Picasso är känd.⁶³ Övriga omständigheter är en bedömningsgrund som varierar från fall till fall, men kan ta sikte på exempelvis konsumenters uppmärksamhetsgrad i förhållande till den aktuella typen av varor, liksom varornas pris.

Dessa fyra verklighetsomständigheter ska sedan ställas mot rättsliga principer om dubbel identitet, förväxlingsrisk eller anseendeskydd. Beroende på vilken princip som aktualiseras i fallet kommer de olika verklighetsomständigheterna spela en större eller mindre roll.

Principen om dubbel identitet innebär att om käranden visar att märkena är identiska, ingen vidare utredning om förväxlingsbarhet behöver företas. Sådant anses alltid ligga inom ett varumärkes skyddsomfång. Observera dock dagens krav på att det intrångsgörande märket

59 Se Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 285. Se även C-251/95 Puma p. 24, C-39/97 Canon p. 18.

60 C-342/97 Lloyd p. 20.

61 Se Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 150f.

62 De följande bygger på Wessman, Omständigheter och principer i varumärkesrätten, s. 671ff. I Bakardjieva Engelbrekt m.fl. (red.), Festskrift till Marianne Levin.

63 C-361/04 Picasso.

(16)

skadar varumärkets funktioner, vilket behandlas mer nedan i kapitel 4. Principen om förväxlingsrisk innebär en bedömning av om en konsument mot bakgrund av ovan redovisade verkliga omständigheter kan uppfatta att de varor som marknadsförs under märkena härrör från samma företag, eller från sammanlänkade företag. Här ses till en växelverkan mellan de verkliga omständigheterna, där exempelvis ett varumärke med stor särskiljningsförmåga kan innebära lägre krav på likhet mellan varorna. Principen om förväxlingsrisk blir främst aktuell i framställningens kapitel 5 i samband med diskussionen beträffande otraditionella varumärkens skyddsomfång. Principen om anseendeskydd innebär att det inte är fråga om att utreda om förväxlingsrisk föreligger, utan om ett märke snyltar på eller skadar ett äldre varumärke. Här blir det äldre varumärkets särskiljningsförmåga en utgångspunkt, men märkeslikheten och relationen mellan varorna är alltjämt centralt för bedömningen.

Anseendeskyddets behandlas inte mer ingående i den fortsatta framställningen.

Detta är en skissartad uppräkning av vad som vägs in vid bedömningen av ett varumärkes skyddsomfång. Emellertid måste omständigheterna i det enskilda fallet vägas in, och därmed ser bedömningen olika ut från fall till fall. Det är således inte heller helt enkelt att fastställa traditionella varumärkens skyddsomfång. Gällande otraditionella varumärken blir dock problematiken än mer framträdande. Dels på grund av de subjektiva inslag som omgärdar bedömningen av exempelvis suggestiva märkens skyddsomfång, dels på grund av att människors biologiska förutsättningar inverkar på bedömningen kring flertalet okonventionella varumärken.⁶⁴

3.2 Något om konkurrensrätten

Även om immaterialrätten som helhet och konkurrensrätten strävar mot ett gemensamt mål, att främja innovation och ekonomisk tillväxt, ser vägen mot målet olika ut inom respektive rättsområde.⁶⁵ Att bygga upp ett starkt varumärke, skapa en uppfinning eller designa ett föremål kräver i regel stora investeringar. Genom att tillerkänna nyskapande rättsligt skydd som tar sig uttryck i en ensamrätt ges incitament till fortsatta investeringar vilket driver utvecklingen framåt och främjar konkurrensen. Angående varumärkesskyddet kan den ensamrätt det ger upphov till under vissa förutsättningar dessutom vara evig. ⁶⁶ Konkurrensrätten bygger i sin tur på en grundläggande frihet att konkurrera med andra företag på marknaden.⁶⁷ Denna fria konkurrensrätt inskränks dock av att de immaterialrättsliga ensamrätterna ska respekteras. Att motsättningar mellan rättsområdena finns är således klart och förhållandet sinsemellan har diskuterats. Enighet torde råda om att den EU-harmoniserade konkurrensrätten anses överstående varumärkesrätten, och ska tillerkännas företräde vid en eventuell konflikt.⁶⁸

Det varumärkesrättsliga regelverket är emellertid utformat med konkurrensrätten i åtanke.

Exempelvis bygger det faktum att varumärken som enbart anger en varas art, beskaffenhet, mängd, användning och pris inte kan registreras på en tanke om att sådant måste vara fritt för

64 Se mer om problematiken med att fastställa otraditionella varumärkens skyddsomfång under respektive varumärkesslag i kapitel 5.

65 Se Anderman, Intellectual property rights and competition law: accommodations and conflicts, s. 35. I Bakardjieva Engelbrekt m.fl. (red.), Festskrift till Marianne Levin.

67 Det följande bygger på Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 48.

68 Se Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s. 19.

(17)

samtliga aktörer på marknaden att använda sig av.⁶⁹ Det finns således ett frihållningsbehov bl.a. för deskriptiva varumärken. Behovet ter sig också naturligt vad det gäller många otraditionella varumärken.⁷⁰ Att gränserna för vad som godtas för registrering utvidgas är adekvat att belysa med konkurrensrätten i åtanke. Detsamma gäller utvecklingen kring varumärkens funktioner. Båda tendenserna inverkar på varumärkens skyddsomfång, vilket framkommer nedan. Konkurrensrätten torde i första hand vilja avgränsa varumärkens skyddsomfång för att i så stor utsträckning som möjligt upprätthålla fri konkurrens på marknaden och motverka monopolställningar. Emellertid är det nästan lika viktigt ur konkurrensrättslig synpunkt att uppnå en förutsebarhet kring varumärkens skyddsomfång, för att undvika att företag på grund av oklarheter kring ensamrätters omfång inte vågar agera på marknaden med ett de facto-monopol som effekt.⁷¹

3.3 Varumärkesrättens parter

Ett varumärke verkar i flertalet riktningar. Detta förhållande, vilket Nordell benämner varumärkesrättens fyrpartsförhållande⁷², åsyftar de aktörer och relationer som kommer i kontakt med varumärket. Denna benämning inbegriper kännetecknet i sig, innehavaren av det samma samt varan eller tjänsten som kännetecknet åsyftar. Sista parten utgörs av omsättningskretsen, vilket omfattar såväl slutkonsumenter som eventuella mellanled.

Partsindelningen får bl.a. sin betydelse genom att de funktioner ett varumärke besitter ges olika innebörd samt aktualiserar differerande aspekter beroende av relationen mellan parterna. I den företagsekonomiska doktrinen lyfter Melin en alternativ syn på aktörer som har intressen i ett varumärke, där parterna är lagstiftaren, varumärkesinnehavaren, konsumenter och konkurrenter.⁷³ Melin utreder vidare varumärkens funktioner från respektive parts perspektiv. Angreppssättet är intressant i det hänseende att det tydligt belyser hur varumärkens funktioner differerar beroende av vilken part som aktualiseras. Ett partsbaserat perspektiv har även diskuterats i den rättsliga doktrinen i samband med funktionernas sinsemellan vaga gränser.⁷⁴

I den fortsatta framställningen kommer fokus vara på varumärkesinnehavare och konkurrenter. Vi författare menar nämligen att de två tendenser som framställningen utreder får konsekvenser för båda dessa parter, vilket fastslås i kapitel 6.

69 Prop. 2009/10:225 s. 163.

70 Se mer om detta i kapitel 5.

71 Jfr Wessman, NIR 2002, s. 18.

72 Se Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 70f.

73 Det följande bygger på Melin, Varumärkesstrategi, s. 36f.

74 Se Nordell, NIR 2010, s. 275.

(18)

DEL II

4 Varumärkesrättens funktioner

4.1 Inledning

I doktrinen talas om varumärkesrättens funktioner snarare än dess syften. Förhållandet dem emellan kan enklast beskrivas som att funktionerna utgör en nedbrytning av de övergripande syftena.⁷⁵ En modernisering och översyn av varumärkesrätten påbörjades under sent 1900-tal och har fortsatt in på 2000-talet. För Sveriges del tog sig detta uttryck i den varumärkeskommitté som tillsattes för att se över den svenska varumärkeslagstiftningen.

Redan initialt i direktiven till VK uttalades att varumärkens funktioner (vid tiden för utredningen) kommit att bli något annat än vad som var fallet vid tillkomsten av 1960 års varumärkeslag. Vilket var en effekt av den förändring som skett på marknaden där företag inte längre nyttjade sina varumärken endast eller främst som individualiseringsmedel.⁷⁶ Genom att varumärken kommit att bli ett för företagen viktigt, om inte nödvändigt, medel för att hävda sig på en allt mera produkttät marknad har således allt större investeringar och resurser lagts ned i varumärken.⁷⁷

Resultatet av denna utveckling är att varumärken i allt större utsträckning anses utgöra självständiga tillgångar vilka är bärare av företagens upparbetade värde i form av goodwill och image. Denna tydliga utvidgning av varumärkets användningsområde gör det befogat att anta ändrade syften och funktioner hos dagens varumärken.⁷⁸ Idag har flertalet år passerat sedan VK:s utredning vidtogs, och nya avgöranden från EUD och registreringsmyndigheters beslut har kommit att påverka varumärkesrätten ytterligare. Vidare sker en ständig utveckling av marknadens strukturer där expansionen av nya företag, nya produkter samt nya kommunikationsmedel finns att tillgå. Varumärkesrättens dynamiska och nödvändigt anpassningsbara karaktär gör det befogat att anta att varumärkesrättens utveckling fortsätter följa marknadens.⁷⁹

4.2 Varumärkens funktioner

Det råder ingen enighet om vilka varumärkens funktioner är, det skiljer sig åt i såväl doktrin och praxis. Nordell företar en uppdelning av funktionerna där han skiljer mellan de som uttryckligen erkänts av lagstiftaren och i praxis, de som har antytts samt slutligen de som enbart behandlats i doktrinen.⁸⁰ Det finns även en tydlig förskjutning av funktionernas huvudsakliga uppgift vilket tidigare endast var att beskriva ett varumärke som sådant, till att idag nyttjas på ett betydlig mer omfattade vis.⁸¹ En sådan utveckling är långt ifrån oproblematisk. Tidigare var det relativt enkelt att fastställa vad ett varumärke faktiskt var, medan det numera är betydligt svårare med hänsyn till den förändrade synen på de funktioner ett varumärke kan fylla. Inom ramen för framställningen ämnar vi inte att ge en fullständig beskrivning av vilka funktioner ett varumärke kan fylla. Av intresse för framställningen är

75 Jfr Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 22ff. Nordell behandlar syften och funktioner parallellt utan att göra någon åtskillnad.

76 Dir 1997:118 s. 7.

77 SOU 2001:26 s. 141f, 147f.

78 Prop. 2009/10:225 s. 79.

79 Jfr SOU 2001:126 s. 148.

81 Se Nilsson, NIR 2014, s. 69.

(19)

istället att undersöka den praxis som EUD utvecklat under främst 2000-talet, där funktionsanalysen erkänts allt större betydelse.⁸² Av intresse är varför en sådan utveckling skett, vad som ligger inom denna analys, samt vilken inverkan detta har eller kan tänkas få på varumärkens skyddsomfång. En övergripande beskrivning av respektive funktion som erkänts skydd i praxis är emellertid adekvat för att möjliggöra en undersökning av utvecklingen. Då funktionerna till viss del går in i varandra, och skulle kunna anses utgöra olika sidor av samma sak är upprepningar i redogörelsen oundvikliga.⁸³

4.3 Funktionsanalysen

Funktionernas betydelse vid en intrångsbedömning, funktionsanalysen⁸⁴, har aktualiserats vid tolkning av art. 5, främst punkt 1(a) i Vmdirektivet, vilken tillerkänner ett registrerat varumärke ensamrätt vid dubbel identitet mellan det skyddade och det intrångsgörande varumärket.

Funktionsanalysen begränsar ensamrättens omfattning utöver vad som skriftligen följer av begränsningen i art. 6, genom att skada på någon av varumärkets funktioner utgör en förutsättning för att intrång ska anses föreligga vid dubbel identitet.⁸⁵ Det rör sig om en intressebaserad bedömning där funktionsanalysen ska komplettera art. 6.⁸⁶ Riis uttrycker det som att funktionsanalysen har gått från att tidigare ” […] blot burde anvendes som en beskrivelsesrekvisit, der kunne anskueliggøre varemærkets reale virkninger, er det nu klart, at funktionsanalysen har retligt normerende effekt i flere sammenhænge og er af helt afgørende betydning for anvendelsen af bestemmelsen i varemærkedirektivets art. 5, stk. 1, litra a.”⁸⁷

Utvecklingen tar sitt avstamp i Arsenal⁸⁸, där EUD för första gången även antydde möjligheten att andra funktioner än ursprungsfunktionen kunde medges rättsligt skydd genom att använda begreppet funktioner i pluralis.⁸⁹ EUD lyfter dock fram ursprungsfunktionens varande såsom den grundläggande funktion ett varumärke ämnar fylla,⁹⁰ utan att tydligare definiera vilka ytterligare funktioner som kan aktualiseras. Av större intresse är den tolkning av art. 5.1(a) Vmdirektivet EUD företar i Arsenal. I denna fastslår EUD nyss nämnda funktionsanalys där det inte är tillräckligt att dubbel identitet föreligger mellan innehavarens varumärkesregistrering och tredje mans använda tecken. För att ensamrätten ska skydda ett varumärke från sådan användning krävs att användningen skadar eller att det finns risk för att användningen skadar varumärkets funktioner.⁹¹ En sådan tolkning kan med enkelhet anses stå i strid med skäl 11 i Vmdirektivet,⁹² vilken lyder; ”[…] Det skydd som följer av det registrerade

82 Se Nilsson, NIR 2014, s. 255.

83 Jfr Nilsson, NIR 2014, s. 72 med vidare hänvisning till intervjun med Marianne Levin.

84 Begreppet är inget som EUD använder sig av, utan snarast ett av doktrinen använt som åsyftar utredningen huruvida skada på funktionerna föreligger. Medan begreppet funktionslära kan ses som ett samlingsbegrepp för dels vilka funktioner som kan aktualiseras, dels själva analysen gällande skada.

85 Se Kur, IIC 2014, s. 437.

86 Se Kur, Common Market Law Review 2013, s. 790.

87 Se Riis, NIR 2010, s. 255f.

88 C-206/01.

89 Arsenal p. 42. Se dock Nordell, NIR 2010, s. 265, där han ifrågasätter betydelsen av detta svepande uttalande av EUD. Det är emellertid så att EUD redan i Arsenal-målet började utveckla en vidgad funktionslära, men Nordell har dock en poäng då den först i senare avgöranden konkret uttalandes vilka ytterligare funktioner som kan komma ifråga.

90 Arsenal bl.a. p. 48, 50, 51.

91 Arsenal jfr p. 42 med 51.

92 Punkt 10 i direktivets tidigare lydelse (89/104/EEG).

(20)

varumärket […] bör vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna.” Björkenfeldt menar att denna skrivning logiskt borde innebära att vid de situationer som faller under definitionen i art. 5 1(a), ingen förväxlingsbedömning förefaller nödvändig, inte heller borde funktionernas skyddsvärde ha betydelse, skyddet är absolut.⁹³ Det uppstår således en osäkerhet i hur absolut skydd ska tolkas, vilket är oönskat bland annat med anledning av medlemsländernas differerande syn på varumärkens skyddsomfång. ⁹⁴ Björkenfeldt menar att EUD sökt att begränsa skyddet utöver vad som följer av art. 6 Vmdirektivet genom att inta en strikt bedömning av vad som anses skada ett varumärkes funktioner i funktionsanalysen. Begränsningen torde vara en nödvändighet då ett absolut skydd för situationer som kvalificerar sig under definitionen av art. 5.1(a) Vmdirektivet skulle innebära ett oskäligt långtgående skydd och med största sannolikhet inverka menligt på konkurrensen och informations- och yttrandefriheten.⁹⁵ Det ligger utanför varumärkesrättens intressen att skydda en varumärkesinnehavare från varje situation där dess varumärke över huvud används, och kravet på att skada måste föreligga för att intrång ska anses vara för handen ligger väl i linje med en strävan efter sund konkurrens.⁹⁶

Att det kan anses oklart vilka funktioner som kan komma att tillmätas betydelse vid en funktionsanalys och därmed läggas till grund för intrångsyrkande innebär att ett varumärkes skyddsomfång blir svårdefinierat.⁹⁷ Som framgår nedan har EUD i vissa fall uttryckligen angett vilka funktioner som är skyddsvärda. Det återstår dock kritik vilket följer av att EUD varken tydligt uttryckt vad som innefattas i funktionerna, eller stängt dörren för att ytterligare funktioner kan tillkomma.⁹⁸ Trots framställningens fokus på otraditionella varumärken är det en självklarhet att funktionerna verkar på samma sätt gällande traditionella varumärken. Det är således oundvikligt att föra ett allmänt resonemang kring funktionerna. Den oklarhet som råder torde dock vara än mindre önskvärd ifråga om otraditionella varumärken, vilkas skyddsomfång i sig redan omgärdas av frågetecken vilket kommer framgå nedan i kapitel 5.

4.3.1 Funktionsanalysens fortsatta utveckling i praxis

EUD:s resonemang i Arsenal kan ses som starten på en ny utvecklingslinje i praxis men avgörandet lämnar snarast fler frågetecken än det ger svar. I efterkommande praxis av relevans följde först Anheuser-Busch som gällde tolkningen av TRIPS-avtalet. Fallet har dock allmän relevans då EUD konstaterar att tolkningen av nationell rätt ska göras mot bakgrund av såväl Vmdirektivets som TRIPS-avtalets lydelse och syften.⁹⁹ I Anheuser-Busch fastslog EUD med hänvisning till Arsenal att varumärkesinnehavaren endast kan åberopa sin ensamrätt om tredje mans användning av identiska tecken ”[…] skadar eller kan skada varumärkets syfte, i synnerhet dess huvudsakliga syfte att ge konsumenterna garantier om

93 Se Björkenfeldt, NIR 2014, s. 289. Även EUD har uttalat att skyddet enligt art. 5.1(a) är absolut, se mål C- 245/02 Anheuser-Busch p. 63, med vidare hänvisningar.

94 Se Kur, IIC 2014, s. 436f.

95 Se van der Laan, The use of trademarks in keyword advertising: Developments in CJEU and national jurisprudence, s. 244 ff. I Lee, Westkamp, Kur och Ohly (red.), Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity.

96 Jfr Kur, IIC 2014, s. 435.

97 Se Riis, NIR 2010, s. 256.

99 Anheuser-Busch p. 57.