Kapitel 5 Ökade registreringsmöjligheter
5.8 Härledning
I fallet Nestlé290 tolkade EUD begreppet ”det bruk som gjorts” i art. 3.3 Vmdirektivet i sammanhanget hur särskiljningsförmåga kan förvärvas genom inarbetning.
Förutsättningarna i fallet var följande. Nestlé hade varumärkesskyddat såväl ”KIT KAT” som
”HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT”. När de ansökte om registrering enbart för frasen
”HAVE A BREAK” anförde den engelska domstolen att frasen saknade ursprunglig särskiljningsförmåga, och endast kunde registreras om inarbetning visades. Som bevisning på inarbetning lade Nestlé framförallt fram användandet av varumärket ”HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT”. Varpå den engelska domstolen begärde ett förhandsavgörande från EUD för att utreda om särskiljningsförmåga kan erhållas genom användning tillsammans med eller i kombination med ett annat varumärke. Detta besvarade EUD jakande.
Således kan ett märke förvärva för registrering erforderlig särskiljningsförmåga genom att användas som en ”[…] del av ett registrerat varumärke, som en beståndsdel av detsamma eller genom att ett annat varumärke har använts i kombination med ett registrerat varumärke.” 291 Det räcker att omsättningskretsen, som en följd av detta bruk, faktiskt uppfattar varan som härrörande från ett visst företag. Genom användningen sker då en härledning av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga till märkets, särskiljningsförmågan kan sägas ”smitta”.
Domen har fått effekten att kravet på särskiljningsförmåga i vissa situationer har förändrats, då registrering av allmänna uttryck som inte besitter någon ursprunglig särskiljningsförmåga blir möjligt utan självständig användning. Genom att det är associationen mellan vara och
288 Det följande bygger på Okonventionella varumärken, s. 255.
289 Jfr Okonventionella varumärken, s. 113f.
290 C-353/03.
291 Nestlé p. 30.
kommersiellt ursprung som är avgörande framstår det som att företag genom härledning kan få skydd för i princip vad som helst om någon form av bruk tillsammans med ett registrerat varumärke sker.292 Detta aktualiserar frågan om även härledning kan ske i ett senare led, vilket kan riskera en omotiverad utvidgning av vad som kan registreras som varumärken.293 Detta menar Generaladvokaten i sitt förslag till avgörande är en illusion då ett härlett varumärke inte besitter en sådan grad av kändhet att ytterligare härledning kan aktualiseras.294 Kvarstår gör dock det faktum en teoretisk möjlighet till härledning i senare led, och frågan väcks om inte användning i kombination med ett tillräckligt starkt varumärke kan innebära en smitta av särskiljningsförmåga som gör i princip vad som helst registrerbart. Trots allt är det associationen som skapas som avgör om särskiljningsförmåga erhållits, inte den ursprungliga karaktären hos det använda begreppet.
Domen i Nestlé måste anses immaterialrättsligt välvillig genom att utsträcka räckvidden av art. 3.3 Vmdirektivet. Det är emellertid oklart hur stort skyddsomfång det härledda varumärket får då särskiljningsförmågan varken är att anse såsom ursprunglig eller inarbetad.
5.9 Sammanfattande synpunkter
Ökade registreringsmöjligheter innebär enligt Nordell att skyddsomfånget kring varumärken inte längre går att fastställa med den klarhet som principen om rättssäkerhet kräver.295 Ökade registreringsmöjligheter är numera ett faktum för samtliga otraditionella varumärken.
Problematiken kring skyddsomfånget för okonventionella varumärken ter den aningen annorlunda jämfört med övriga otraditionella varumärken. Vilket följer av dess karaktär som medför ett inte obetydligt inslag av subjektivitet kring bedömningen av skyddsomfånget, inte minst för de som uppfattas med andra sinnen än synen. Än mer problematisk blir bedömningen av det faktum att människor har olika biologiska förutsättningar att se färger, höra ljud, eller känna smak. Det finns således många mänskliga faktorer som påverkar bedömningen kring okonventionella varumärkens skyddsomfång. I dagens läge saknas dessutom vägledande praxis vilket i sig innebär att det i princip är omöjligt att fastställa hur långt ensamrätten för okonventionella varumärken sträcker sig. Rättsläget kan således anses ofärdigt kring okonventionella varumärken.
Suggestiva varumärken kan inte sägas ge upphov till lika konkret problematik gällande skyddsomfånget. Det är emellertid som Nordell säger ett faktum att ökade registreringar i sig leder till bristande förutsebarhet. Det är således inte suggestiva märken som fenomen som ger upphov till oklarheten, utan den allt mer liberala inställningen till registrering får snarare verkningar på ett mer allmänt plan. Trots skillnader mellan nu nämnda varumärkesslag bidrar de till att tendensen med ökade registreringsmöjligheter stärks, med betydande oklarheter som följd.
Vad det ankommer härledning saknas i princip praxis på området varför några tydliga effekter av fenomenet är svårt att urskilja. Härledning i sig kan ses som ett fenomen som bidrar till ökade registreringsmöjligheter genom att erbjuda ett alternativt tillvägagångssätt att erhålla för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Det ligger även nära till hands att
292 Jfr Nestlé p. 30.
293 Se Förslag till avgörande av Generaladvokat Juliane Kokott i mål C-353/03 Nestlé p. 34.
294 Se Förslag till avgörande av Generaladvokat Juliane Kokott i mål C-353/03 Nestlé p. 36.
295 Jfr Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 572.
föreställa sig situationer där härledning kan ske från kända varumärken till både suggestiva och okonventionella varumärken, då det är association som skapas som är den avgörande faktorn. Här kan de oklarheter som omgärdar härledning i kombination med de som uppstår i samband med övriga otraditionella varumärken resultera i en dubbel oklarhet. Rättsläget som idag råder måste anses otillfredsställande. Praxis har öppnat dörren för registrering på flertalet plan av otraditionella varumärken utan att mer ingående reglera bedömningen kring ensamrättens omfång för dessa registreringar.
DEL III
6 Sammanfattning
6.1 De två tendensernas inverkan på skyddsomfånget
Att varumärkesrätten utvecklas och omfattar mer än den tidigare gjort är i sig något positivt, endast ett rättsområde som är à jour med utvecklingen på andra plan i samhället kan fungera effektivt. Än mer nödvändigt torde detta vara på ett rättsområde som varumärkesrätten vilket är nära sammankopplat med marknadens strukturer och utveckling.296 Vad vi ifrågasätter är således inte utvecklingen i sig utan att den företagits genom att EUD utvecklat tendenserna utan att närmare klargöra detaljerna. Det saknas en transparens i utvecklingen, varvid rättsäkerheten eftersätts.
Den utveckling som skett kring varumärkens funktioner där dels fler funktioner erkänts skydd i rättslig mening och dels att skada på någon av dessa numera utgör en förutsättning för beivrande av intrång enligt art. 5.1(a) Vmdirektivet torde vara nödvändig. Dagens varumärken är något mer än endast en logga som anger ett ursprung, de är även en statussymbol och bärare av ett egenvärde i form av goodwill och anseende vilket är skyddsvärt. Vidare skulle ett absolut skydd vid dubbel identitet kunna få oönskad inverkan på yttrandefriheten och leda till omotiverade konkurrensbegränsningar. Det är snarare det faktum att så pass mycket oklarheter omgärdar utvecklingen som kan ifrågasättas, än utvecklingen i sig. EUD har misslyckats med att leda utvecklingen med tydliga riktlinjer. Enligt vår mening kan det inte anses önskvärt att funktionerna spelar en så stor roll som de faktiskt gör kring bestämmandet av varumärkens skyddsomfång utan att det är fastställt vad som ligger i de funktioner som erkänts rättsligt skydd. Vidare föreligger en motsättning mellan EUD:s betoning på vikten av harmonisering och likartad tolkning297 när de sedan överlåter bedömningen till de nationella domstolarna utan att dessa erhållit de riktlinjerna som torde vara nödvändiga för att uppnå den harmonisering EUD eftersträvar. Inte minst gäller detta vid beaktande att tvister om gemenskapsvarumärken hanteras i nationella domstolar, och stor risk finns att de erkänns olika skyddsomfång i olika medlemsländer, och att hela idén med ett likvärdigt varumärkesskydd inom EU riskerar att fallera. Som nämnt ovan kan funktionsläran ses ur två perspektiv, den kan anses utöka skyddsomfånget, och den kan anses minska skyddsomfånget.
Således råder en stor oklarhet kring de reella verkningarna utvecklingen får på varumärkens skyddsomfång, om ens någon.
Liknade kritik kan föras gällande otraditionella varumärken, där det kan ifrågasättas om inte utvecklingen gått för fort fram. Utvecklingen i sig är önskvärd med tanke på den varumärkestäthet som råder, att tillåta alternativa varumärken ger således möjlighet för exempelvis nya företag att lyckas etablera sig på marknaden genom en alternativ marknadsföring som står ur bland konkurrenter.298 Att tillåta registrering av varumärken vars skyddsomfång är svåravgränsade inte bara till följd av att subjektiva inslag är nödvändiga,
296 Jfr Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 17.
297 Se bl.a. Arsenal p. 54.
298 Såsom Melin uttrycker det försvinner 8/10 varumärken från marknaden inom 2 år, vilket ger tydliga indikationer på svårigheten för nya varumärken att etablera sig på marknaden. Se Melin, Varumärkesstrategi, s.
19.
Se disposition, s. 10.
utan även till följd av våra olika biologiska förutsättningar är dock riskabelt. Dessutom förefaller det aningen ologiskt att EUD öppnat upp möjligheten att registrera allt som varumärken, för att senare omöjliggöra detta genom att ställa krav som alla slags tecken inte kan uppfylla i praktiken. Kanske är detta EUD:s sätt att påbörja en utveckling som kommer att fortsätta först den dag då erforderlig rättssäkerhet kan uppnås kring varumärken som utgörs exempelvis av doft, vilket torde vara beroende av utvecklingen av framtida tekniska hjälpmedel.
De två tendenserna i kombination, d.v.s. oklarheten kring ett otraditionellt varumärkes skyddsomfång i sig tillsammans med funktionslärans oklara omfattning leder givet till än större oklarhet kring vad som gör intrång i ett otraditionellt varumärke. Det måste anses utgöra en rättsosäkerhet att otraditionella varumärkens skyddsomfång inte kan förutses med en rimlig grad av säkerhet. En sådan situation kan komma att få negativa inverkningar för konkurrensen på marknaden, vilket konkretiseras nedan.
6.2 Konsekvenser av ett oklart skyddsomfång
En oklarhet kring otraditionella varumärkens skyddsomfång kan få konsekvenser för såväl varumärkesinnehavare som konkurrenter. Som nämnt ovan är ett klart avgränsat skyddsomfång önskvärt för alla inblandande parter, och underlättar för såväl varumärkesinnehavare som konkurrenter att effektivt marknadsföra sig vilket påverkar konkurrensen i en positiv riktning. Idag finns istället risken att situationen på marknaden blir den omvända. Nedan redovisas tänkbara konsekvenser ett oklart skyddsomfång kring otraditionella varumärken kan få för varumärkesinnehavare och konkurrenter. Dessa konsekvenser kan te sig aningen långtgående, kanske kan de ses som ett ”worst-case”-scenario. De illustrerar emellertid väl en oönskad marknadssituation som vi författare anser skulle kunna inträffa.
6.2.1 Ur ett innehavarperspektiv
Varumärkesinnehavare investerar idag miljardbelopp i sina varumärken. Till följd av detta förväntas ett visst skydd, som på grund av utvecklingen kring ovan redovisade tendenser inte kan förutses. Framförallt är skyddsomfånget oklart kring okonventionella varumärken vars karaktär inte ligger helt i linje med de bedömningsgrunder som finns kring varumärkens skyddsomfång. Sett till utvecklingen gällande funktionerna är investeringsfunktionens erkännande av rättsligt skydd mycket önskvärd ur ett innehavarperspektiv. Att den investering som gjorts i ett varumärke blir en självständig bedömningsgrund vid intrångsmål ligger i linje med det faktum att ett varumärke ofta är bärare av ett självständigt värde i form av företags goodwill. Det är inte en främmande tanke att investeringsfunktionen inom en snar framtid skulle kunna utgöra en lika skyddsvärd funktion som ursprungsfunktionen, och omfattas av ett lägre krav på skada. Vilket givetvis hade varit önskvärt ur ett innehavarperspektiv. Ett sådant synsätt ligger även väl i linje med den utveckling varumärkesrätten i stort genomgår mot att i mångt och mycket vara ett investeringsskydd.299 Ett klargörande om vad som
299 SOU 2001:26 s. 148f. Emellertid torde funktionen inte kunna bli att anse såsom grundläggande, då ett varumärke de facto kan existera utan att fylla en investeringsfunktion till skillnad från vad som gäller för ursprungsfunktionen. Det hade heller inte varit önskvärt att investeringsfunktionen skulle utgöra en grundläggande förutsättning för vad som kan utgöra ett varumärke, då näringsidkare måste kunna använda varumärken endast för att särskilja dess varor, utan vidare krav på investeringar.
innefattas i investeringsfunktionen vore att önska, att inte veta i vilken utsträckning investeringar går att skydda skulle kunna leda till att investeringar i varumärken avstannar till följd av den oklarhet som råder. Detta går helt emot varumärkesrättens syfte som är att främja investeringar. Samma konsekvens skulle kunna följa av det faktum att funktionsanalysens krav på skada för varumärkesintrång talar i en riktning som minskar skyddet kring varumärken och därmed missgynnar innehavare. Ett generellt minskat skydd för varumärken samtidigt som ökade investeringar görs är en ekvation som inte går ihop. Investeringar som inte lönar sig kommer inte fortsätta företas.
Ytterligare en konsekvens som kan uppstå till följd av oklarheter kring otraditionella varumärkens skyddsomfång är att varumärkesinnehavare kan få en falsk tro om ett starkare varumärke än man faktiskt har. Vilket kan leda till offensiv marknadsföring och ett alltför långtgående beivrande av ensamrätten knuten till varumärket. Ett sådant agerande hade kunnat bedömas otillbörligt i marknadsrättens mening. Även om varumärkesinnehavare självklart vill ha ett så stort skydd som möjligt har de således ett intresse av att kunna anpassa sina marknadsåtgärder efter vad som någorlunda speglar det reella skydd de besitter.
6.2.2 Ur ett konkurrentperspektiv
Än värre kan konsekvenserna av ett oklart skyddsomfång tänkas bli för konkurrenter, som till följd av oklarhet kring styrkan hos existerande varumärken begränsas i sin egen marknadsföring. Som erinrats tidigare föreligger en varumärkestät marknad varvid utrymmet för att skapa helt unika varumärken minskat. Det finns således en relativt stor risk att nya varumärken tenderar vara lika äldre registrerade varumärken. Oklarheten kring varumärkens skyddsomfång medför en stor risk för konkurrenter att begå varumärkesintrång. Denna risk kan leda till en osäkerhet hos nya aktörer att våga effektivt marknadsföra sitt varumärke, då rädslan att begå varumärkesintrång är stor. Vilket kan resultera i att varumärkesinnehavare får ett de facto-monopol, att konkurrenter helt enkelt inte effektivt vågar marknadsföra sig på samma marknad.300 En sådan situation hade varit skadlig för konkurrensen och helt emot den marknadssituation varumärkesrätten syftar att upprätta, med effektiv konkurrens. I en ekonomi där varumärken är en väsentlig förutsättning för företags överlevnad finns behov av att konkurrenter ska kunna förutse vart gränsen för intrång går, för att våga använda sig av egna varumärken på tillbörligt avstånd från tidigare existerande varumärken, och därmed få en ärlig chans att kunna hävda sig på marknaden.
Ett oklart skyddsomfång kan emellertid även få motsatta effekter, som ter sig positiva ur ett konkurrensperspektiv. Genom att ett varumärkes skyddsomfång är oklart, kan konkurrenter befinna sig relativt nära utan att innehavaren vågar agera på grund av osäkerheten som råder. En sådan effekt skulle kunna ligga nära till hands med tanke på de kostnader som en process de facto innebär. Det förstärks även av risken att förlora rätten till sitt registrerade varumärke genom en genstämning.301 Således innebär en oklarhet, oberoende om det kan ge positiva eller negativa konsekvenser, en bristande förutsebarhet vilket inte kan accepteras av rättssäkerhetsskäl.
300 Se Wessman, NIR 2002, s. 18.
301 För mer om varumärkens upphörande se Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 303f.
6.3 Avslutande synpunkter och visst de lege ferenda resonemang
Varumärkesrätten måste följa marknadens utveckling. Att låta utvecklingen ske med en förlorad förutsebarhet som följd anser vi dock är mer skadligt än gynnande för varumärkesrätten. Önskvärt vore således att EUD tog rollen som prejudikatbildare på allvar och uttalade sig i en klargörande riktning.
Angående ett varumärkes funktioner hade det varit önskvärt dels att det tydligt framgår vilka funktioner som kan skyddas rättsligt, men framförallt vad som innefattas i dessa. Att införa en slags funktionskatalog är ett alternativ för att komma tillrätta med oklarheten. Det kan dock tänkas att detta resulterar i en oönskad stelhet i rättstillämpningen, och risken för motsatsslut hade kunnat utesluta att rättsutveckling kan följa marknaden på ett önskvärt sätt.
Detta hade emellertid inte behövt vara fallet då nya prejudikat hade kunnat införliva nya funktioner i funktionskatalogen i takt med att behovet växer fram på marknaden. Riskerna för stelhet måste dock enligt vår mening överväga de fördelar en funktionskatalog skulle medföra. Än viktigare är behovet av en tydlig definition av vad som ligger i de olika funktionerna, där oklarheten i dag är oacceptabelt stor. 302
Vidare hade någon form av bedömningsmall för vad som ska anses med skada för respektive funktion bidragit med avsevärd klarhet. Vi ställer oss frågande till varför EUD valde att frångå de i Céline tydligt uttryckta förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att nyttja den ensamrätt som följer av 5.1(a) Vmdirektivet.303 Tillvägagångssättet bidrar enligt vår mening till större tydlighet än den differerande, åtminstone språkligt, prövningen EUD istället företar. Det faktum att så pass många frågetecken omgärdar området gör att varje aspekt som tydligt konkretiseras är av betydelse för att komma till rätta med problemen, varför det hade varit att föredra ett fasthållande av den uppställning som företogs i Céline.
Vad det gäller otraditionella varumärken vore det önskvärt att stadgandet om att alla tecken kan utgöra varumärken efterlevdes genom en anpassning av registreringskraven, och därmed bör enligt vår mening kravet på grafisk återgivning som idag utesluter dofter och smaker från registrering bytas ut. Det blir intressant att se hur kommissionens förslag från 2013, där kravet på återgivelse inte begränsas till att ske grafiskt eller visuellt, tas emot av medlemsländerna.
Ett alternativ till grafisk återgivning är en omformulering till kravet att ett märke ska återges vilket öppnar upp för mer registreringsmöjligheter genom att hålla tillvägagångsättet mer fritt.304 Förslaget aktualiserar emellertid frågan om det är möjligt att uppnå tillräcklig rättssäkerhet utan kravet på grafisk återgivning, motsättningar finns mellan slopandet av kravet och en godtagbar nivå av rättsäkerhet. Kanske borde märken som inte kan återges på ett sätt som är rättssäkert hänvisas till det skydd som erbjuds inom marknadsrätten eller i vissa fall annat immaterialrättsligt skydd såsom upphovsrätt eller formskydd.305 Dock kvarstår problematiken gällande vart en sådan gräns kan dras.
302 Jfr Nordell, NIR 2010, s. 267.
303 Céline p. 16. EUD har i efterkommande fall inte använts sig av formuleringen, dock har den materiella prövningen varit densamma.
304 Jfr von Hofsten, NIR 2013, s. 301. Kommissionens förslag innebär att kravet omformuleras till att varumärket ska kunna återges så att myndigheter och allmänheten ska kunna avgöra exakt vilket skydd som innehavaren medges, vilket kan ske på flertalet sätt. Vad kommissionen vill uppnå är således en större flexibilitet gällande tillvägagångssättet för återgivning.
305 Jfr Okonventionella varumärken, s. 181.
Vad det ankommer oklarheten kring framförallt okonventionella varumärkens skyddsomfång vore det önskvärt med vägledande avgöranden som fastställer hur bedömningen i praktiken ska företas, då de teoretiska resonemang EUD uttalat är svåra att applicera på verkligheten.
Trots att EUD är en prejudikatinstans vars främsta uppgift är att fastslå generella riktlinjer och bedömningsgrunder föranleder de oklarheter som omgärdar främst okonventionella varumärken ett behov av mer detaljerande klargöranden. I detta hänseende kanske det
Trots att EUD är en prejudikatinstans vars främsta uppgift är att fastslå generella riktlinjer och bedömningsgrunder föranleder de oklarheter som omgärdar främst okonventionella varumärken ett behov av mer detaljerande klargöranden. I detta hänseende kanske det