Kapitel 5 Ökade registreringsmöjligheter
5.7 Tredimensionella varumärken
Formgivning skyddas i huvudsak genom mönsterrätten. Under förutsättning att en formgivning även utgör ett kännetecken kan skydd även erhållas genom varumärkesrätten för
”formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning”, 1 kap 4 § VmL och ”formen på en vara eller dess förpackning”, art. 4 Vmförordningen. Det är då inte själva formen som skyddas utan framförallt formens marknadsmässiga funktion, d.v.s. formens förmåga att särskilja ett kommersiellt ursprung. 266 Det finns två typsituationer då form
259 Se Okonventionella varumärken, s. 253.
260 Se Okonventionella varumärken, s. 255.
261 Lloyd p. 18 och 25.
262 PBR 96-208 P3:s visselsignal.
263 Lloyd p. 26.
264 Jfr Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 284.
265 Lloyd p. 25-26.
266 Det följande bygger på Okonventionella varumärken, s. 57f.
varumärkesskyddas, dels när skydd söks för en odekorerad form där endast själva varu- eller förpackningsformen åsyftas, dels när skydd söks för en form tillsammans med dekor på varan vilket utgör ett s.k. kombinationsmärke. För kombinationsmärken omfattar skyddet helhetsutseendet varvid skydd kan erhållas för beståndsdelar av enkel natur som i sig saknar erforderlig särskiljningsförmåga. Vilket innebär att ett kombinationsmärke kan vara tvådimensionellt såväl som tredimensionell medan en odekorerad form endast kan vara tredimensionellt. Vidare görs åtskillnad mellan förpackningsutstyrslar och själva varans utformning, där den förra traditionellt haft lättare att uppfattas som ett individualiseringsmedel av konsumenterna.267 En speciell form av 3D-märke är Hologram, en bild vars utseende och färg varierar beroende på ur vilken vinkel de betraktas. Hologram beskrivs ofta som en kombination av ett 3D-märke och ett rörelsemärke.268
5.7.2 Registreringsmöjligheter
Att återge en form grafiskt är oproblematiskt. Kravet uppnås exempelvis genom ett foto eller en teckning.269 Något som begränsar möjligheten att registrera form som varumärken är bestämmelsen att skydd inte erhålls endast för en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde, 2 kap 4 § VmL, art. 7.1.e Vmförordningen. Detta kommer sig av risken att ensamrätten som erkänns inte endast tillkommer formen på en vara, utan även andra element som är tänkta att skyddas genom andra, tidsbegränsade immaterialrätter.270 I fallet Dyson nekades varumärkesregistrering för en genomskinlig uppsamlingsenhet på utsidan av en dammsugare.271 I ansökan angavs att de två bilder som var bifogade enbart utgjorde exempel på hur uppsamlingsenheten kunde se ut. EUD ansåg att det var i strid med konkurrensrättslig hänsyn att tillerkänna ensamrätt till ett obestämt föremål som inte utgjorde ett tecken, utan snarare endast utgjorde en egenskap hos varan.272
Kravet på särskiljningsförmåga är detsamma för 3D-varumärken som för övriga varumärken.273 Dock har det, till följd av att det vid tredimensionella former inte ansetts tillräckligt att vida en sedvanlig prövning av särskiljningsförmågan,274 i praxis införlivats en ytterligare bedömningsaspekt. Genom Henkel-testet ingår således även en analys av det kommersiella sammanhanget för odekorerade tredimensionella former. Testet innebär en ytterligare förutsättning för att ursprunglig särskiljningsförmåga ska föreligga där den sökta formen måste avvika från normen eller annars vad som annars är sedvanligt i branschen.275 Det måste även beaktas att konsumenter i regel inte är vana att uppfatta 3D-varumärken på
267 Se Okonventionella varumärken, s. 98.
268 Se Lunell, NIR 2011, s. 503.
269 art. 3.4 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke.
270 Se Lärobok i immaterialrätt, s. 415.
271 C-321/03.
272 Dyson p. 36-40.
273 Kraven som ställdes var tidigare högre genom att det för registrering krävdes att formen var ”säregen”. Vilket EUD i målen C-299/99 Phillips och de förenade målen C-53/01 och C-55/01 Linde, sänkte genom att slå fast att kraven på särskiljningsförmåga för 3D- varumärken inte skiljer sig från övriga kategorier av märken varvid inga strängare kriterier ska tillämpas, Phillips p. 152, Linde p. 49.
274 Här åsyftas den bedömning som görs utifrån relationen mellan märkets särskiljande förmåga och de varor eller tjänster som märket avser. Se mer härom i Okonventionella varumärken, s. 88f.
275 C-218/01 Henkel p. 49.
samma sätt som ord- eller figurvarumärken, varför det kan vara svårare att bevisa särskiljningsförmåga hos ett 3D-varumärke.276 Det är därför troligast att former som kraftigt avviker från normen eller den sedvanliga utformningen i branschen bedöms ha erforderlig särskiljningsförmåga.277 Det kan diskuteras huruvida registrering ska möjliggöras endast genom uppfyllandet av Henkel-testet, vilket EUD antydde genom att uttala ”Ett varumärke som kraftigt avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har däremot särskiljningsförmåga.”278 Registreringar enbart grundade på varumärkets avvikande karaktär har godtagits, där särskiljningsförmågan har givits underordnad betydelse.279 Det kan tyckas inkonsekvent att frångå den sedvanliga bedömningen med särskiljningsförmåga i centrum, och kanske borde Henkel-testet ses som ett hjälpmedel och inte ensamt avgörande i en bedömning av om en form ska anses registrerbar.280
Intressant är även att diskutera möjligheten att varumärkesskydda butiksinredningar, vilket amerikanska elektronikjätten Apple eftersträvat. Efter en begäran om förhandsavgörande från tysk domstol uttalade EUD att en ritning föreställande butiksinredningen kan registreras som varumärke.281 Kravet på särskiljningsförmåga kvarstår dock. Efter att Apple sökt internationell registrering för sin butiksinredning har dock PBR upphävt giltigheten av en sådan registrering i Sverige på grund av bristande särskiljningsförmåga.282
Frågan om hologram kan registreras som varumärke har ännu inte prövats av EUD men vid OHIM finns ett antal hologram registrerade283, och PBR har uttalat att det inte finns skäl att anta att hologram inte kan registreras under förutsättning att de kan återges grafiskt.284 Gällande kravet för grafisk återgivning upprepade RR i ett svenskt fall att kriterierna EUD uttalade i Sieckmann även gäller för hologram.285 Kraven kan uppnås med hjälp av ett antal bilder som illustrerar hologrammets olika utformningar, i kombination med en beskrivning i ord. Ju mer komplicerade hologrammen är, desto fler bilder behöver ansökan innehålla vilket kan leda till att återgivningen blir alldeles för komplicerad för att uppfylla begriplighetskravet.286 Inte heller holograms särskiljningsförmåga är oproblematisk då hologram även används för att skilja äkta varor från kopior, samt som dekorativa element.
Flera av de hologram som registrerats av OHIM har godtagits utan krav på bevisad inarbetning, vilket indikerar att hologram kan besitta ursprunglig särskiljningsförmåga.287 5.7.3 Skyddsomfång
Vid en intrångsbedömning av 3D-varumärken företas en jämförelse mellan det registrerande 3D-varumärket och tredjemans använda form. Om inte tillräckliga skillnader finns för ge ett väsentligen annorlunda helhetsintryck ligger den använda formen inom varumärkets
276 C-136/02 Mag Instruments p. 30.
277 Mag Instruments p. 31.
278 Henkel p. 49.
279 Bl.a. ett Hexagonalt cigarettpaket, R 373/2006-2 och en upp-och nedvänd behållare för tvätt- och rengöringsmedel, T-393/03 Henkel v OHIM.
280 Jfr Okonventionella varumärken, s. 99.
281 C-421/13 Apple.
282 PBR 13-097 Apple Inc.
283 CTM nr. 1787456, 2117034, 2559144.
284 PBR 04-313 Smithkline Beecham.
285 RÅ 2010 ref. 41.
286 Se Lunell, NIR 2011, s. 505.
287 Se Lunell, NIR 2011, s. 508.
skyddsomfång.288 En utsmyckad form som i sitt grundutförande är lik en naken varumärkesskyddad form kan neutralisera en förväxlingsrisk, om de dekorativa elementen fungerar som kännetecken. Angående 3D-varumärken ter sig problematiken aningen annorlunda jämfört med övriga okonventionella varumärken, där främst subjektivitet är framträdande. Gemensamt är dock konsumenternas uppfattning, en ovana att uppfatta formgivning liksom färger och ljud som varumärken. Som nämnts ovan är viktig en utgångspunkt gällande 3D-varumärken att det inte är formen i sig som skyddas, utan den egenskap av ursprungsangivelse som formen fyller. Om konsumenter inte uppfattar kopplingen mellan en formgivning och dess kommersiella ursprung torde det inte finnas något varumärkesrätten ämnar skydda i formgivningen.
Vidare uppstår frågan är om det går att komma runt det faktum att ett 3D-varumärke i de flesta fall givits sin utformning av delvis funktionella anledningar. En flaska som uppnår kravet på särskiljningsförmåga kommer alltid vara en flaska ämnad att fungera som behållare för diverse vätskor eller dylikt, och dess utseende kan inte varieras i det oändliga.289 Frihållningsbehov talar för att en sådan registrering endast kan medges ett mycket smalt skydd, vilket en omfattande inarbetning dock kan omkullkasta. Ett målande exempel är Coca- Colas glasflaska, vilken måste anses funktionell då dess utformning till viss del är bestämd av dess användningsområde. Samtidigt ökar särskiljningsförmågan genom dess kändhet på marknaden. Detta belyser de svårigheter som uppstår kring att uppnå en förutsebarhet kring 3D-varumärkens skyddsomfång.