Innan varumärkesdirektiven implementerades i svensk rätt stipulerades ett krav i den då gällande varumärkeslagen (1960:644) att det yngre varumärket skulle ha fått ej oväsentlig användning för att passivitetsreglerna i 8 § skulle kunna tillämpas. Departementschefen anförde att detta rekvisit skulle anses uppfyllt om varumärket hade använts i sådan omfattning att innehavaren av det äldre varumärket, under förutsättning att denne bevakat marknaden med normal uppmärksamhet, borde ha fått kännedom om användningen.158 Därmed uppfylldes inte användningsrekvisitet om det yngre varumärket använts i enstaka fall eller i ett noga lokalt avgränsat område.159 I och med detta uttalande måste det anses att det redan innan EU-harmoniseringen innefattades ett indirekt vetskapskrav i passivitetsregleringen. Vetskapen var dock endast avgörande för om varumärket kommit i icke oväsentlig användning under femårsfristen och var sålunda inte relevant för att avgöra om passivitetsfristen hade börjat löpa.
I den nuvarande varumärkeslagen stadgas som framkommit endast ett krav på att det yngre varumärket ska ha använts i Sverige. För närvarande finns ingen praxis att tillgå i vilken användningsrekvisitet enligt nämnda lag har tolkats. Initialt kan dock konstateras att registreringen eller publiceringen av det yngre varumärket inte bör utgöra någon presumtion för att det används eftersom användningen enligt ordalydelsen i 1 kap. 14 § VmL måste vara så pass omfattande att innehavaren av den äldre rätten är medveten om den. Enbart en registrering eller publicering kan inte anses medföra att vetskapsrekvisitet är uppfyllt.
Vidare kan det generellt sägas att rekvisitet användning, vilket även anförts under avsnitt 3.3.3, bör anses innefatta sådan användning som utgör verkligt bruk och sådan användning som inte uppnår detta krav. Kravet på att ett
158 Prop. 1960:167, s. 83. 159 A.prop., s. 83.
varumärke måste vara i verkligt bruk återfinns i 3 kap. 2 § VmL. Detta lagrum anger att:
”En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av märket i Sverige för de varor eller tjänster som det registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts, eller inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts”.
Rekvisitetverkligt bruk ska som anförts i nyss nämnda avsnitt tolkas på samma sätt rörande nationella varumärken som gällande gemenskapsvarumärken. Det följer av att Ansul mot Ajax och La Mer Technology mot Laboratoires Goemar, som hänvisas till under avsnitt 3.3.2, rör tolkningen av verkligt bruk enligt artikel 10.1 och artikel 12.1 varumärkesdirektivet. Att samma tolkning ska göras bekräftas av det nationella målet Intel mot Entel160 i vilket Högsta domstolen hänvisade till Ansul mot Ajax och La Mer Technology mot Laboratoires Goemar i sin bedömning av verkligt bruk. Ett varumärke anses sålunda vara i verkligt bruk enligt 3 kap. 2 § VmL om märket används av varumärkeshavaren eller med dennes medgivande i enlighet med dess ursprungsangivelsefunktion i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor eller tjänster som säljs under märket. Symbolisk användning med det enda syftet att bibehålla varumärkesrätten kan i linje med detta inte utgöra verkligt bruk.161
Mer explicit kan tyckas att i vart fall sådan användning som anges i 1 kap. 10 § 2 st. VmL bör omfattas av 1 kap 14 § VmL. Således borde användningsrekvisitet vara uppfyllt om, i näringsverksamhet, varor har försetts med det yngre varumärket, om varor som det yngre varumärket anbringats på har importerats eller exporterats, om det yngre varumärket har använts i
160 NJA 2005 s. 643, Intel Corporation mot Empresa Nacional de Telecommunicaciones S. A.
161 Mål C-259/02, La Mer La Mer Technology Inc. mot Laboratoires Goemar SA, p. 27; mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV, p. 43 och mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, p. 29.
affärshandlingar eller reklam, om varor som är försedda med det yngre varumärket har utbjudits till försäljning, marknadsfört eller lagrats för detta ändamål eller om tjänster har bjudits ut eller tillhandahållits under det yngre varumärket.
I och med att det finns ett krav på att innehavaren av det äldre varumärket ska ha vetskap om användningen av det yngre varumärket bör det emellertid indirekt kunna uppställas i princip samma krav på användningen som enligt den lydelse av varumärkeslagen som gällde innan EU-harmoniseringen och enligt vad som gäller för verkligt bruk. För att vetskap ska uppkomma kan nämligen inte varumärket ha använts i enstaka fall eller i ett noga lokalt avgränsat område. Vidare bör inte symbolisk användning eller användning som inte syftar till att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter typiskt sett leda till vetskap. Det bör nämligen krävas att varorna fått inträde på marknaden och omsatts i sådan omfattning att innehavaren av det äldre varumärket, som bevakat marknaden med normal uppmärksamhet, kan ha vetskap om användningen. Departementschefen har i linje med detta uttalat i förarbetena till införandet av det föregående varumärkesdirektivet i svensk rätt att varumärket måste ha använts kontinuerligt under femårsperioden för att passivitet ska inträda.162 Det ska dock observeras att all typ av verkligt bruk inte bör leda till vetskap. Så som anförts angående artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF är det inte troligt att ett anbringande av varumärket på varor eller dess emballage endast för exportändamål resulterar i vetskap. Vid bedömningen enligt 1 kap. 14 § VmL, liksom enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF, kan det därmed anses att vetskapskravet skapar en tröskel för användningen som typiskt sett måste överstigas för att passivitet ska kunna inträda.
Eftersom ingen aktuell praxis finns avseende hur användningsrekvisitet ska tolkas är det inte fastslaget vilken typ av bevis som är lämplig för att påvisa användning. Dock bör den bevisning som kan åberopas för att påvisa användning enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF även vara aktuell vid tillämpligheten av 1 kap. 14 § VmL. Därmed borde försäljningssiffror,
fakturor, utdrag från Internetsidor, reklambroschyrer och vittnesutsagor utgöra relevant bevisning under förutsättning att det yngre varumärket, de produkter som säljs under varumärket, datum, försäljningsland och i förekommande fall försäljningsvolym och försäljningssummor framkommer tydligt. Utdragen från Internetsidorna och reklambroschyrerna bör vidare vara författade på svenska eller i vart fall påvisa att de är ämnade för den svenska marknaden. Detta eftersom det yngre varumärket ska ha använts i Sverige. Bevisningen måste även härröra från mer än fem år tillbaka i tiden, samt röra hela femårsfristen, eftersom det yngre varumärket ska ha använts kontinuerligt i mer än fem år för att passivitet ska kunna vara för handen.
Slutligen ska nämnas att trots att innehavaren av det yngre nationella varumärket bevisat användning kan denne, så som anförts i avsnitt 3.3.3, bli utsatt för en talan om hävning enligt 3 kap. 2 § VmL där verkligt bruk av det yngre varumärket måste bevisas. Det beror följaktligen på att det rör sig om två olika anspråk. Vid sistnämnda talan bör inte passivitetstalan bli prejudicerande eftersom varumärkesinnehavaren endast bevisat att varumärket använts men inte att detta varit i verkligt bruk.