Tidsfristen i 1 kap. 15 § VmL börjar löpa när innehavaren av det äldre varumärket får kännedom om användningen av det yngre varumärket.186 Det framgår dock inte av nämnda lagrum vad som ska anses utgöra rimlig tid. Detta får nämligen bedömas från fall till fall med hänsyn till de föreliggande omständigheterna.187 I första hand ska hänsyn tas till hur situationen ter sig för innehavaren av det äldre varumärket och således vad som ur dennes synvinkel kan anses utgöra rimlig tid. Emellertid bör även hänsyn tas till huruvida det yngre varumärket har intagit en stark position på marknaden och därmed blivit en värdefull förmögenhetstillgång och bärare av goodwill. I särskilda fall kan också mer graverade former av ond tro eller illojalitet hos innehavaren av det yngre varumärket beaktas. Är en sådan situation för handen kan dock inte sistnämnda varumärkeshavare dröja hur länge som helst med att ingripa. 188 Därmed kan domstolen fastslå i ett fall att innehavaren av det äldre varumärket borde ha agerat skyndsamt när vetskap om användningen av det yngre varumärket uppkommit och i ett annat anföra att det är skäligt att många år har förflutit mellan tidpunkten då innehavaren av det äldre varumärket blev medveten om det yngre varumärket och då denne gjort sin rätt gällande. Har det yngre varumärket fått omfattande användning inom hela landet, så att det äldre varumärkets innehavare inte skäligen kan vara omedveten om detta, kan en relativt kort tidsfrist medföra att passivitet inträder.189 I det fallet 184 SOU 1958:10, s. 264. 185 A.bet., s. 264. 186 Prop. 2009/10:225, s. 138. 187 A.prop., s. 138 f. 188 SOU 1958:10, s. 79. 189 A.bet., s. 79.
innehavaren av det äldre varumärket bedriver huvuddelen av sin verksamhet från utlandet borde det däremot vara skäligt att ge denne något längre rådrum för att agera. Detta eftersom innehavaren förmodligen inte har samma möjligheter att upptäcka förväxlingsbara varumärken som inarbetats, eller är på väg att inarbetats, som varumärkeshavare vilka bedriver sin verksamhet i Sverige.
Regeringen påpekade i förarbetet till varumärkeslagen att när det äldre varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen är utgångspunkten att ett agerande har skett inom rimlig tid om det har skett inom fem år från att innehavaren av det äldre varumärket har fått vetskap om användningen av det yngre. Detta är i linje med att det stadgas i artikel 4.4 WIPO-rekommendationen angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken190 att innehavaren av ett välkänt varumärke åtminstone ska ha fem år på sig att ingripa mot användning av ett yngre varumärke efter att denne har fått vetskap om detta.191 Regeringen anförde vidare att det emellertid inte skulle vara lämpligt att reglera detta uttryckligen 1 kap. 15 § VmL eftersom det inte kan uteslutas att det skulle kunna uppkomma situationer då femårsgränsen inte kan anses lämplig.192
Vad som utgör rimlig tid bör alltså bedömas från fall till fall. Dessvärre finns ingen vägledande praxis inom området. Däremot finns ett äldre rättsfall, som rör en tvist mellan Ekonomisk företagsledning och EF Institute, vilket kan ge viss ledning angående vad som ska anses utgöra rimlig tid.193 Detta fall gällde dock tolkningen av passivitet enligt 9 § i den föregående varumärkeslagen. Det ska emellertid observeras att detta lagrum var i princip liktydigt med 1 kap. 15 § VmL. Det stadgades nämligen i 9 § att:
190 WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.
191 Prop. 2009/10:225, s. 139. 192 A.prop., s. 138.
”Har kännetecken inarbetats, må rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken, såframt innehavaren av den äldre rätten icke inom rimlig tid inskridit mot användningen av det yngre kännetecknet.”
Departementschefen uttalade i förarbetet till implementeringen av det föregående varumärkesdirektivet att artikel 9.1 i detta direktiv inte hindrade att medlemsstaterna hade ytterligare passivitetsregler. Det ansågs således inte att någon ändring behövde göras av 9 § i den föregående varumärkeslagen i och med direktivets införande. 194 När det nuvarande varumärkesdirektivet implementerades i svensk rätt överfördes bestämmelsen i 9 § till 1 kap. 15 § VmL varpå endast en mindre omformulering av ordalydelsen gjordes.195
Domstolen uttalade i det nämnda målet att såvitt det är möjligt bör åtgärder vidtas innan användningen av det yngre varumärket lett till fullbordad inarbetning. I vart fall kan inte något längre dröjsmål efter att inarbetningen fullbordats godtas. Domstolen tillade att passivitetregleringen av billighetsskäl införts som en undantagsregel från huvudregeln om ensamrätt. Alltför stränga krav kan därför inte ställas på innehavaren av det äldre varumärket. Domstolen anförde vidare att fullbordad inarbetning av det yngre varumärket skett i förevarande fall. Emellertid hade det skett en fortskridande ökning av förväxlingsrisken mellan de två företagens varumärken. Därmed hade innehavaren av det äldre varumärket vissa svårigheter att överblicka det ökade konkurrensförhållandet mellan parterna. I linje med detta ansågs åtgärder ha vidtagits inom rimlig tid, trots att fullbordad inarbetning av det yngre varumärket hade skett, och passivitet ansågs inte föreligga.
Huvudregeln enligt ifrågavarande rättsfall bör således vara att åtgärder har vidtagits inom rimlig tid om ett inskridande görs innan fullbordad inarbetning av det yngre varumärket har skett. Emellertid kan det förekomma omständigheter i det enskilda fallet som gör att ett undantag från huvudregeln är motiverad. Det ska dock nämnas att det inte är helt klarlagt att tolkningen som görs i detta rättsfall återspeglar gällande rätt eftersom att lång tid har
194 Prop. 1992/93:48, s. 94. 195 Prop. 2009/10:225, s. 409.
förflutit sedan domen avkunnades. Så länge inget nyare prejudikat finns bör dock ledning kunna tas av de principer som framkommit i förevarande mål för att avgöra vad som ska anses som rimlig tid.
Det ska observeras att det inte heller är klarlagt om ett ”borde”-rekvisit ska intolkas i vetskapskravet. Det vill säga om tidsfristen kan börja löpa antingen när innehavaren av det äldre varumärket får vetskap om användningen av det yngre varumärket eller när denne borde ha fått vetskap om denna. Mest troligt är dock att ett sådant ska anses innefattas. Detta vilar på den grund som anförts ovan under i 3.3.7 och 4.2.2, det vill säga att faktisk vetskap är svår att bevisa. Därmed bör innehavaren av det äldre varumärket ha vetskap om, i linje med det som anförts angående vetskap i avsnitt 4.2.2, sådan användning som är upptäckbar genom att denne med normal uppmärksamhet granskar konkurrenterna på marknaden.
Således bör tidsfristen i 1 kap. 15 § VmL börja löpa när innehavaren av det äldre varumärket är medveten om, eller borde vara medveten om, att det yngre varumärket används. Åtgärder bör därefter som huvudregel vidtas innan inarbetningen av det sistnämnda varumärket har fullbordats, men kan även vidtas senare beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.
4.3.4 Användning
Som framkommit måste det yngre varumärket ha använts för att 1 kap. 15 § VmL ska kunna tillämpas. Även i förevarande fall bör användningen kunna utgöras av de användningsformer som stipuleras i 1 kap. 10 § VmL. Återigen är det dock endast sådan användning som innehavaren av det äldre varumärket kan få vetskap om som medför att 1 kap. 15 § VmL blir tillämplig, eftersom tidsfristen börjar löpa när innehavaren av det äldre varumärket fått vetskap, eller borde ha vetskap om, användningen. Därmed bör inte användning som inte anses som verkligt bruk enligt 3 kap. 2 § VmL eller som inte når upp till kravet på ej oväsentlig användning enlig den föregående varumärkeslagen bli relevant. I och med detta kan samma krav ställas på användningen av det yngre varumärket enligt 1 kap. 15 § som enligt 1 kap. 14 § VmL och artikel 54.1– 54.2 EG-VMF.
5 Diskussion
Trots att artikel 54.1 EG-VMF, artikel 54.2 EG-VMF och 1 kap. 14–15 §§ inte har fått en omfattande tillämpning kan det konstateras att existensen av dessa regleringar är väl grundad. Det gäller i synnerhet artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF eftersom OHIM inte kontrollerar om det redan finns förväxlingsbara varumärken när ett gemenskapsvarumärke ska registreras. Emellertid är det inte uteslutet att 1 kap. 14–15 §§ kan aktualiseras. Den undersökning som PRV gör för att utreda existensen av förväxlingsbara varumärken bör nämligen inte alltid kunna vara helt fullkomlig. Således är det inte otänkbart att ett nationellt varumärke registreras trots att det är förväxlingsbart med ett äldre varumärke. Enligt min mening finns det goda skäl till att en innehavare av ett varumärke som använts under lång tid ska få behålla detta i ett sådant fall när innehavaren av ett förväxlingsbart äldre varumärke inte har gjort sin rätt gällande. Det förutsätter dock att innehavaren av det äldre varumärket är medveten om att det yngre varumärket används, i tillämpliga fall är medveten om registreringen av det yngre märket och utöver detta måste varumärket ha registrerats i god tro. Ett skäl som motiverar passivitetsreglernas existens är att det yngre varumärket säkerligen har stabiliserat sig på marknaden i och med att det använts under en lång tid. Ett annat är att innehavaren av det yngre varumärket efter en lång periods användning av märket har goda grunder att anta att ingen kommer att göra anspråk på det. Ett tredje skäl är att en varumärkeshavare som varit medveten om att ett yngre förväxlingsbart varumärke används, men valt att inte ingripa, inte kan anse att dennes varumärke är i behov av ensamrätt. Det äldre varumärket är sålunda inte mer skyddsvärt än det yngre.
Om undantag från ensamrätt inte fanns skulle innehavaren av ett yngre förväxlingsbart varumärke inte vid någon tidpunkt kunna vara säker på att få ha kvar detta. Varumärkesrätten skulle ogiltigförklaras även om talan initieras ett tiotal år efter att innehavaren av det äldre varumärket fått vetskap om användningen, och i förekommande fall registreringen, av det yngre varumärket. Således skulle innehavaren av det äldre varumärket kunna välja när denne ska ingripa mot användningen av det yngre varumärket, vilket skulle
kunna få till följd att en ogiltighetsansökan lämnas in vid ett tillfälle då innehavaren av det sistnämnda varumärket har blivit en alltför stor konkurrent. Avsaknad av passivitetsregleringar skulle därmed kunna leda till en möjlighet för innehavaren av det äldre varumärket att ”bekvämlighetshäva” det yngre varumärket vid ett tillfälle när det passar denne. Detta kan knappast ses som skäligt eller rättssäkert.
Det är emellertid inte att förglömma att artikel 54.1 VMF, artikel 54.2 EG-VMF och 1 kap. 14–15 §§ VmL inte utgör någon garanti för att det yngre varumärket inte ogiltigförklaras då det varit registrerat eller inarbetat ett tiotal år. Det beror följaktligen på att femårsfristen för passivitet börjar löpa då innehavaren av den äldre rätten får, eller borde ha fått, vetskap om att det yngre varumärket används. Det kan tyckas att innehavaren av det yngre varumärket på så vis försätts i en utsatt situation eftersom denne i värsta fall kan bli av med sitt varumärke efter en lång tids användning av detta.
Det är självfallet en nackdel för innehavaren av det äldre varumärket att det inte finns någon fast tidsfrist räknat från registreringen eller publiceringen av varumärket varpå denne inte kan riskera att få det ogiltigförklarat. Dock kan det inte anses förenligt med syftet för passivitetsreglerna att införa en fast tidsfrist, utan den måste börja löpa då vetskap om användningen av det yngre varumärket uppkommer. Som framkommit innefattas nämligen i definitionen för passivitet att innehavaren av det äldre varumärket gör ett medvetet val att inte ingripa mot användningen av det yngre. Ett sådant val kan följaktligen bara vidtas om vetskap om användningen är för handen. Det vore orimligt om innehavaren av det äldre varumärket skulle drabbas av passivitetens rättsverkningar trots att denne inte varit passiv. Skulle så vara fallet borde inte artikel 54.1 EG-VMF, artikel 54.2 EG-VMF och 1 kap. 14 § VmL kunna anses vara passivitetsregleringar utan endast ange en fast tidsfrist för möjligheten att göra det äldre varumärket gällande mot det yngre.
Däremot bör en mer konkret tidsfrist än rimlig tid kunna införas i 1 kap. 15 § VmL. Tidsfristen skulle kunna utgöra fem år och börja löpa när vetskap om användningen av det yngre varumärket uppkommer. På så sätt skulle
ifrågavarande lagrum bli mer liktydigt med 1 kap. 14 § VmL, artikel 54.1 EG-VMF och artikel 54.2 EG-EG-VMF. Nämnda tidsfrist skulle även vara förenlig med artikel 4.4 i WIPO-rekommendationen. Fem år måste nämligen anses utgöra en så pass lång tid att innehavaren av ett äldre varumärke gott och väl hinner vidta åtgärder mot ett förväxlingsbart yngre varumärke. Enligt min mening finns det inga egentliga skäl varför inte en femårsfrist skulle kunna införas i 1 kap. 15 § VmL. Fristen skulle troligen endast öka förutsebarheten både för innehavaren av det äldre varumärket och innehavaren av det yngre. Den förstnämnda skulle ha fullständigt klart för sig när det är dags att agera för att inte passivitet ska inträda samtidigt som den sistnämnda skulle känna sig säker på att få behålla sitt varumärke om mer än fem år förflutit sedan vetskap borde ha uppkommit utan att ett ingripande från innehavaren av det äldre varumärket har skett.
Av praxis att döma verkar det dock inte helt lätt att påvisa att vetskap om användningen förelegat under de tidsfrister som stipuleras i artikel 54.1 EG-VMF, artikel 54.2 EG-VMF och 1 kap. 14–15 §§ VmL. Detsamma gäller uppfyllandet av övriga rekvisit i nämnda regleringar. Bevisen måste uppenbarligen vara explicita och således är enbart indicier inte tillfyllest. Ett högt beviskrav åligger följaktligen innehavaren av det yngre varumärket eftersom denne både måste bevisa användning av ifrågavarande varumärke och vetskap om detta. Det bör dock anses föreligga goda grunder för beviskravets stränghet. Regleringarna utgör undantag från huvudregeln om ensamrätt till ett varumärke vilket gör att de inte ska tillämpas alltför lättvindigt. Ett undantag måste utgöra ett undantag och otvetydiga skäl för tillämpningen av detta ska därmed föreligga. Passivitetsregleringarna ska följaktligen tillämpas på ett sådant sätt att det inte får till följd att dessa har kommit att utgöra huvudregeln. Det kan dock tyckas att ett omotiverat högt beviskrav för vetskap enligt 1 kap. 14 § VmL fastslogs i Budvar mot Anheuser-Busch. Det kan inte anses klarlagt varför det ska bevisas att innehavaren av den äldre rätten har vetskap om registreringen av den yngre rätten. Enligt min mening är det oklart vilket ändamål ett sådant krav ska fylla. För att uppfylla syftet med 1 kap. 14 § VmL bör det nämligen vara tillräckligt att innehavaren av det yngre varumärket kan
bevisa att innehavaren av det äldre varumärket i mer än fem år har varit medveten om att det kännetecken som utgör det yngre varumärket har använts. Om innehavaren har haft möjlighet att ingripa i en sådan situation men inte gjort det förhåller sig denne följaktligen passiv. Därmed kan anses att den tolkning av vetskapsrekvisitet som gjorts av OHIM i ärendet Adolfo Cristanini mot Ghibli är mer motiverad. Det vill säga att vetskap om registreringen av den det yngre varumärket inte behöver föreligga för att passivitet ska vara för handen.
I detta sammanhang måste dock hållas i minnet att OHIM:s tolkningar inte är prejudicerande. Gällande rätt enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF kommer således inte fastslås förrän tillämpligheten av dessa artiklar har varit föremål för bedömning i EU-domstolen. Det ska även betänkas att förhandsavgörandet i målet Budvar mot Anheuser-Busch är en tolkning i ett specifikt fall. Det kan sålunda mycket väl hända att domstolen fastslår i ett annat förhandsavgörande att en annan tolkning ska göras än den som gjordes i förevarande avgörande. Allmänt måste emellertid sägas att det vore önskvärt om de EU-rättsliga och de nationella passivitetsregleringarna tolkas på samma sätt, med reservation för att särskild hänsyn ibland måste tas till de olika rättsordningarnas karaktär. Även om det rör sig om två olika rättsordningar är dessa dock nära sammankopplade eftersom de nationella reglerna grundar sig på varumärkesdirektivet som är i princip liktydigt med EG-VMF. Enligt min mening föreligger inget hinder mot att de rekvisit som stipuleras i 1 kap. 14 § VmL ska tolkas på samma sätt som de motsvarande rekvisiten artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF. Vidare bör de rekvisit i 1 kap. 15 § VmL som är likalydande med rekvisiten i förevarande artiklar kunna ges samma tolkning som dessa trots att ifrågavarande lagrum inte grundar sig på EU-rätten. Det kommer enbart leda till förvirring bland berörda aktörer om olika tolkningar ska göras av samma rekvisit beroende på om det är den nationella lagstiftningen eller gemenskapslagstiftningen som tillämpas. Det är nämligen inte helt otänkbart att en varumärkeshavare innehar både nationella varumärken och gemenskapsvarumärken. För denne underlättar det säkerligen om reglerna kring dessa rättigheter ska tillämpas lika i den mån
det är möjligt. Ju mer harmoniserade regler desto mindre resurser går åt att orientera sig bland dem, vilket självfallet enbart är gynnsamt för marknaden. Som nämnts återstår det dock att se hur EU-domstolen tolkar passivitet enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF. Det återstår även att se hur de rekvisit i 1 kap. 14–15 §§ VmL ska tolkas som inte berörs i Budvar mot Anheuser-Busch. Förhoppningsvis företar domstolen en tolkning som gör att den nationella lagstiftningen och gemenskapsrätten i så stor utsträckning som möjligt är harmoniserad. En sådan tolkning skulle utan tvekan vara den mest fördelaktiga både för innehavare av nationella varumärken och för innehavare av gemenskapsvarumärken och således även för den europeiska marknaden.
Källförteckning
Offentligt tryck
Sverige
Prop. 2009/10:225, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen Prop. 1994/95:59, Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet Prop. 1992/93:48, Om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES avtalet m.m.
Prop. 1960:167, Förslag till varumärkeslag m.m.
SOU 2001:26, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen SOU 1958:10, Förslag till varumärkeslag
EU
The Manual Concerning Proceedings Before The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part D, Cancellation, Section 2, Substantive Provisions196
Litteratur
Bernitz U, Karnell G, Pehrson L, Sandgren C, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 12 u., Handelsbolaget Immateriellt Rättskydd AB, Stockholm, 2011
Cervin U, Om passivitet inom civilrätten, P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1960
Cornish W, Llewelyn D, Aplin T, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 7 u., Sweet and Maxwell Limited, London, 2010
Ekelöf P O, Rättegång – fjärde häftet, 7 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2009
Karlgren H, Passivitet. En köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie, P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1965
Levin M, Lärobok i immaterialrätt, 10 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011
Nordell P J, Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens, Stiftelsen MercurIUS, Stockholm, 2004
Artiklar
Nordell P J, Qui tacet concentire videtur. Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten, Festskrift till Marianne Levin, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 411-436
Pihjalarinne T, What is meant by ”genuine use” of a trademark?, Nordiskt Immateriellt Rättskydd (NIR), 2009, s. 332-348
Internet
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) (utg.), Bad Faith Case Study (Final version), HOM/02/08, 31/01/2003, www.oami.europa.eu,
Tillgänglig: http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf), hämtat 2013-05-15
Sieps (utg.), förf. Bernitz U, Förhandsavgöranden från EU-domstolen - svenska domstolars hållning och praxis - Rapport 2010:2, www.sieps.se, Tillgänglig: http://www.sieps.se/sites/default/files/620-2010_2.pdf, hämtat 2013-05-20
WIPO (utg.), Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, http://www.wipo.int/portal/index.html.en, Tillgänglig: