JURIDISKA INSTITUTIONEN
Stockholms universitetFÖRLUST AV ENSAMRÄTT TILL FÖLJD AV
VARUMÄRKESHAVARENS PASSIVITET
Karin Söderberg
Examensarbete med praktik i civilrätt, 30 hp
Innehållsförteckning
SAMMANFATTNING ... 3
1 INLEDNING ... 6
1.1SYFTE ... 6
1.2AVGRÄNSNING ... 6
1.3METOD OCH MATERIAL ... 7
1.4DISPOSITION ... 7
2 VARUMÄRKESRÄTT ... 8
3 FÖRLUST AV ENSAMRÄTT TILL FÖLJD AV PASSIVITET ... 14
3.1ALLMÄNT OM PASSIVITET I CIVILRÄTTEN ... 14
3.2VARUMÄRKESRÄTTSLIG PASSIVITET ... 15
3.3PASSIVITET ENLIGT ARTIKEL 54.1 OCH 54.2EG-VMF ... 15
3.3.1 Femårsfristen ... 19
3.3.2 Användning av gemenskapsvarumärket ... 20
3.3.3 Närmare om kravet på användning ... 24
3.3.4 Bevis för användning ... 27
3.3.5 Användning i gemenskapen ... 29
3.3.6 Användning i en EU-medlemsstat ... 30
3.3.7 Vetskap om användning ... 30
3.3.8 Passivitet ... 37
3.3.9 Ond tro vid ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ... 38
4 PASSIVITET ENLIGT VARUMÄRKESLAGEN ... 43
4.1INTRODUKTION ... 43
4.2PASSIVITET ENLIGT 1 KAP.14§VML ... 44
4.2.1 Femårsfristen ... 46
4.2.2 Användning ... 49
4.2.3 Känt till (vetskap) ... 52
4.2.4 Finna sig i (passivitet) ... 55
4.2.5 God tro ... 56
4.3PASSIVITET ENLIGT 1 KAP.15§VML ... 58
Sammanfattning
Under min uppsatspraktik uppkom frågan när passivitet enligt artikel 54.2 Rådets förordning (EG) 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken [EG-VMF] ska anses ha inträtt. Artikeln behandlar förlust av ensamrätt till följd av en varumärkeshavares passivitet rörande att ett yngre förväxlingsbart varumärke används av tredje man. Det visade sig att en inte alltför ovanlig uppfattning är att passivitet inträder när det yngre varumärket har varit registrerat i fem år. Emellertid måste ett flertal ytterligare rekvisit vara uppfyllda. I denna uppsats undersöks hur dessa rekvisit ska tolkas och således när passivitet ska anses vara för handen. Förutom artikel 54.2 EG-VMF analyseras artikel 54.1 EG-EG-VMF och 1 kap. 14–15 §§ varumärkeslagen 2010:1877 [VmL]. Artiklarna i EG-VMF reglerar situationen då det yngre varumärket är ett gemenskapsvarumärke och VmL blir tillämplig när det yngre varumärket är ett nationellt varumärke. När det yngre varumärket är registrerat aktualiseras 1 kap. 14 § VmL och när det yngre varumärket är inarbetat används 1 kap. 15 § VmL. Följden av tillämpligheten av passivitetsregleringarna är att det yngre varumärket inte kan hävas samt att användningen av detta inte kan motsättas av innehavaren av det äldre varumärket.
Det framgår av ordalydelsen i artikel 54.1 EG-VMF, artikel 54.2 EG-VMF och 1 kap. 14 § VmL att följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att passivitet ska anses ha inträtt:
• det yngre varumärket ska ha använts i gemenskapen eller i tillämpliga fall i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat,
• användningen ska ha pågått i mer än fem år i följd,
• innehavaren av det äldre varumärket ska ha haft vetskap om användningen av det yngre varumärket under mer än fem år i följd, • innehavaren av det äldre varumärket ska ha varit passiv till
användningen av det yngre varumärket, och
Innehavaren av det yngre varumärket har bevisbördan för att det har använts i mer än fem år, att innehavaren av det äldre varumärket har varit medveten om användningen och att denne förhållit sig passiv till denna. Innehavaren av det äldre varumärket har bevisbördan för att ansökan om registrering av det yngre varumärket har gjorts i ond tro.1
Innehavaren av det äldre varumärket är passiv enligt nämnda regleringar om denne inte har ingripit mot användningen av det yngre förväxlingsbara varumärket trots att det har varit möjligt.2 Det yngre varumärket bör anses ha använts om det har anbringats på varor eller deras förpackning, om varor exporterats eller importerats under varumärket, om varumärket använts på affärshandlingar eller reklam, om tjänster tillhandahålls under varumärket eller om varumärket återfinns på varor som utbjudits till försäljning, marknadsförts eller lagrats för dessa ändamål. Det är nämligen ifrågavarande typer av användning som en varumärkesinnehavare har ensamrätt till enligt artikel 9.2 EG-VMF och 1 kap. 10 § 2 st. VmL.
Emellertid blir bara sådan användning intressant som innehavaren av det äldre varumärket har, eller borde ha, vetskap om. Det beror följaktligen på att innehavaren av det yngre varumärket måste bevisa att innehavaren av det äldre varumärket har vetskap om användningen av förstnämnda varumärke. När vetskap om användningen uppkommit börjar femårsfristen att löpa.3 Artikel 54.1 EG-VMF, artikel 54.2 EG-VMF och 1 kap. 14 § VmL kan dock inte användas om det yngre varumärket registrerats i ond tro.
För att 1 kap 15 § VmL ska tillämpas:
• ska det yngre varumärket vara inarbetat, • ska det yngre varumärket användas, och
1 Se R 1317/2009-1, GOJO Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 22 och The Manual Concerning Proceedings Before The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part D, Cancellation Section 2, Substantive Provisions. s. 24.
• ska innehavaren av det äldre varumärket inte ha vidtagit åtgärder mot användningen inom rimlig tid.
Användningsrekvisitet bör tolkas på samma sätt som enligt artikel 54.1 EG-VMF, artikel 54.2 EG-VMF och 1 kap. 14 § VmL. Det yngre varumärket ska anses som inarbetat om det här i landet inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under det, 1 kap. 7 § VmL. De åtgärder som kan vidtas av innehavaren av det äldre varumärket är exempelvis en intrångstalan mot innehavaren av det yngre varumärket eller ett påtalande att den sistnämnde ska upphöra med användningen av sitt varumärke.4 Huruvida dessa åtgärder har
vidtagits inom rimlig tid måste avgöras från fall till fall.5 Är det äldre
varumärket välkänt enligt artikel 4.4 WIPO-rekommendationen angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken6 ska det dock anses att åtgärder har företagits inom rimlig tid om de vidtagits inom fem år från att vetskap om användningen av det yngre varumärket uppkom.7
Passivitetsregleringarna fyller helt klart en viktig funktion. Det bör nämligen inte anses förenligt med varumärkesrättens syfte om ett varumärke som använts en under lång tid kan hävas trots att innehavaren av ett äldre förväxlingsbart varumärke under ett flertal år valt att inte bejaka sin rätt till detta. 4 SOU 1958:10, s. 264. 5 Prop. 2009/10:225, s. 138 f.
6 WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.
1 Inledning
1.1 SyfteUnder min uppsatspraktik uppkom frågan när passivitet enligt artikel 54.2 Rådets förordning (EG) 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken [EG-VMF] ska anses ha inträtt. Artikeln behandlar förlust av ensamrätt till följd av en varumärkeshavares passivitet rörande att ett yngre förväxlingsbart varumärke används av tredje man.
Under utredningen av nämnda fråga kunde det konstateras att det inte är en helt ovanlig uppfattning att passivitet inträder till nackdel för innehavaren av det äldre varumärket när fem år har förflutit från registreringen av det yngre varumärket. Emellertid visade sig att ett flertal ytterligare rekvisit måste vara uppfyllda för att passivitet enligt artikel 54.2 EG-VMF ska anses vara för handen. I och med detta föreföll det intressant att göra en närmare genomgång av praxis och doktrin i syfte att få klarhet i hur dessa rekvisit ska tolkas. Det gäller i synnerhet då förutsättningarna för passivitetsreglernas tillämplighet inte verkar ha uppmärksammats särskilt i doktrin och rättstillämpning. Därför är förlust av ensamrätt till följd av varumärkeshavarens passivitet det ämne som behandlas i denna uppsats.
För att få en enhetlig bild av passivitetsförutsättningarna analyseras, förutom artikel 54.2, passivitet enligt artikel 54.1 EG-VMF och 1 kap. 14–15 §§ varumärkeslagen 2010:1877 [VmL]. Ändamålet med uppsatsen är således att undersöka vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att passivitet enligt ifrågavarande regleringar ska anses föreligga och vilka konsekvenser tillämpningen av dem får. Vidare ska det utredas huruvida regleringarna bör förtydligas eller ändras och i sådana fall på vilket sätt.
1.2 Avgränsning
den mån det är relevant för tolkningen av artikel 54.1 EG-VMF, artikel 54.2 EG-VMF och 1 kap. 14–15 §§ VmL. Således företas ingen djupgående analys av verkligt bruk och dess rättsverkningar. Vidare behandlas inte förlust av ensamrätt till firmanamn eller personnamn som används som varukännetecken trots att detta regleras i artikel 54.2 EG-VMF. Det följer av att ämnet för uppsatsen är förlust av ensamrätt till följd av varumärkeshavarens passivitet.
1.3 Metod och material
Vid författandet av denna uppsats har i första hand förarbeten används som rättskälla. Praxis har emellertid utgjort en viktig del av källmaterialet eftersom inga förarbeten finns tillgängliga avseende EG-VMF. För att tolka rättsfallen, och för att samla ytterligare information när dessa inte gett någon ledning, har doktrin och juridiska artiklar använts. När svar inte har gått att finna i nämnda källor har de istället sökts hos informationsavdelningen vid Office For Harmonization in the Internal Market [OHIM] eller genom diskussion med min handledare.
Den praxis som använts härrör från EU-domstolen, Tribunalen, OHIM:s överklagandenämnd, OHIM:s ogiltighetsavdelning och från nationella domstolar. Det ska tas i beaktan att stor del av den praxis som berör tolkningen av artikel 54.1 och artikel 54.2 EG-VMF inte är prejudicerande eftersom den härstammar från OHIM och Tribunalen. Skälet till att denna praxis ändå har använts är att tolkningen av artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF ännu inte har prövats av EU-domstolen. Dock är tolkningarna av rekvisiten i förevarande artiklar i väsentliga delar samstämmiga i de rättsfall som analyserats, vilket bör indikera att de återspeglar vad som kan anses utgöra gällande rätt – i vart fall till dess att ett avgörande från EU-domstolen fastslår annorledes. Vid analys av nationell praxis har i möjligaste mån Högsta domstolens domar beaktats. Endast vid avsaknad av prejudikat har underrättsdomar använts som källmaterial.
1.4 Disposition
förutsättningarna för skyddets uppkomst. Det nämns även att varumärkesrätten inte är absolut och således kan förloras till följd av passivitet.
Den allmänna delen övergår sedan i en utredningsdel som analyserar förutsättningarna för förlust av ensamrätt till följd av varumärkeshavarens passivitet. Utredningsdelen är i sin tur uppdelad i två delar varav den ena behandlar artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF och den andra behandlar 1 kap. 14– 15 §§ VmL. Således analyseras EU-regleringarna och den nationella lagstiftningen var för sig, vilket har till syftet att underlätta läsförståelsen. Uppsatsen avslutas med en diskussion där frågeställningar och slutsatser som uppkommit under arbetets gång presenteras.
2 Varumärkesrätt
Varumärkesrätten har anor ända från antiken och är i och med detta den äldsta immaterialrätten. Den första svenska varumärkeslagen stiftades dock inte förrän år 1884. Denna lag reformerades ett par gånger innan det år 1961 antogs en helt ny modern lagstiftning rörande varumärken (varumärkeslag 1960:644).8 Den i dag gällande varumärkeslagen (varumärkeslag 2010:1877) trädde i kraft år 2011 och är ett resultat av implementeringen av Europaparlamentet och Rådets Direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar [varumärkesdirektivet].9 Av EU-rätten följer att den nationella lagen ska tolkas i konformitet med direktivet.10
År 2009 antogs EG-VMF11 som stadgar en ordning för gemenskapsvarumärken där dessa åtnjuter samma skydd och har samma rättsverkan i hela Europeiska
8 Levin M, Lärobok i immaterialrätt, 10 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, [cit. Levin], s. 379.
9 Bernitz U m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 12 u., Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm, 2011, [cit Bernitz m.fl.], s. 241.
10 Sieps (utg.), förf. Bernitz U, Förhandsavgöranden från EU-domstolen - svenska domstolars
hållning och praxis - Rapport 2010:2, http://www.sieps.se/sites/default/files/620-2010_2.pdf, s. 13 och 81 och NJA 2003 s.163, Mast-Jägermeister AG mot V&S Vin & Sprit AB.
Unionen [EU]. 12 Ordningen är självständig i förhållande till EU-medlemsstaternas nationella varumärkeslagar.13 Dock har EG-VMF i princip samma ordalydelse som varumärkesdirektivet och därmed även EU-medlemsstaternas nationella varumärkeslagar.14
Varumärkesrätten har länge utgjort en betydelsefull immateriell tillgång för företagen. Under senare tid har dock denna betydelse ökat och varumärkesrätten har kommit att spela en allt större ekonomisk roll.15 Varumärket har blivit en självständig tillgång som representerar ett företags upparbetade goodwill. I vissa fall kan det till och med utgöra den största tillgången i ett företag.16 Varumärkets ökade betydelse beror till stor del på att
allt fler snabbrörliga konsumentprodukter omsätts globalt och att produktutvecklingstakten blir allt snabbare.17 Det är således viktigare än någonsin för företag att identifiera sig genom att erhålla varumärkesrättsligt skydd för sina produkter.18 Varumärkesrättens huvudsyfte är nämligen att garantera ensamrätt för varumärkeshavaren att använda varumärket när en produkt för första gången förs ut på marknaden. Innehavaren ska skyddas mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och rykte genom att sälja produkter som olovligen har försetts med märket.19
Varumärkets grundläggande funktion anses i linje med dess syfte vara att garantera för konsumenter eller slutanvändare att ursprunget på en vara eller tjänst anges, så att dem utan risk för förväxling kan särskilja varan eller tjänsten från en produkt som har ett annat ursprung.20 Med ursprung avses i
12 Se artikel 1.2 och skäl 3 till EG-VMF och prop. 2009/10:255, s. 79.
13 Se mål C-482/09, Budejovicky Budvar narodni podnik mot Anheuser-Busch Inc., p. 36 och det förenade målen C-202/08 P och C-208/08 P, American Clothing Associates NV mot OHIM och OHIM mot American Clothing Associates NV, p. 58.
14 Bernitz m.fl., s. 240. 15 Levin, s. 378.
16 Prop. 2009/10:225, s. 79. 17 SOU 2001:26, s. 141 f. 18 Levin, s. 378.
19 Mål C-102/77, Hoffman-La Roche mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, p. 7.
20 SeMål C-102/77, Hoffman-La Roche & Co mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft
första hand varans eller tjänstens kommersiella ursprung snarare än dess geografiska.21 Funktionen brukar benämnas ursprungsangivelsefunktionen och den finns återgiven i skäl 11 till varumärkesdirektivet och skäl 8 till EG-VMF. Sålunda ska ett varumärke särskilja ett företagets produkter från produkter som härrör från andra företag. Detta stadgas uttryckligen i 1 kap. 4 § VmL och artikel 4 EG-VMF som anger att endast de kännetecken som har särskiljningsförmåga kan utgöra varumärken. Särskiljandet av produkter har konkurrensmässiga fördelar för företagen, eftersom det gör det möjligt för konsumenterna att identifiera varifrån varor eller tjänster härstammar.22 Den nationella varumärkesrätten möjliggör således för företag att särskilja sina varor och tjänster i enskilda länder medan EG-VMF möjliggör detta inom hela EU.
Förutom ursprungsangivelsefunktionen anses ett varumärke ha som funktion att garantera att varorna eller tjänsterna som säljs under märket är av en viss kvalitet, att kommunicera till konsumenterna vilka egenskaper dessa varor eller tjänster har, att göra reklam för företaget och att skydda de investeringar som gjorts av företaget för att förvärva eller bibehålla ett gott rykte.23 Det har
emellertid anförts i doktrinen att det kan tyckas röra sig om en och samma funktion som benämns olika beroende på i vilket sammanhang den förekommer.24
För att varumärkets funktioner ska kunna upprätthållas måste innehavaren av varumärket erhålla ensamrätt till detta. I annat fall borde produkter från olika företag förväxlas eller associeras med varandra på ett sätt som skadar funktionerna. Ensamrätten fungerar i linje med detta som ett incitament för varumärkeshavaren att fortsätta att tillverka och erbjuda produkter av en viss
21 Nordell P J, Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens, Stiftelsen MercurIUS, Stockholm, 2004, [cit. Nordell], s. 81.
22 Bernitz m.fl., s. 8.
23 Se Cornish W m.fl., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied
Rights, 7 u., Sweet & Maxwell Limited, 2010, London, s. 655; mål C-323/09, Interflora Inc.
mot Marks & Spencer Plc. Et Flowers Direct Online Ltd, p. 39, 40, 54 och 60 och mål C-487/07, L’Oréal SA, Lancome perfumes et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd, p. 58.
kvalitet.25 Varumärkesrätten minskar även marknadens transaktionskostnader i och med att den underlättar för konsumenterna i deras sökande efter lämpliga produkter.26 Ensamrätt till ett varumärke kan erhållas genom registrering vilket stadgas i 1 kap. 6 § VmL och artikel 6 EG-VMF. Rätt till ett nationellt varumärke kan även förvärvas genom inarbetning, 1 kap 7§ VmL och artikel 6bis Pariskonventionen för industriellt rättskydd av den 20 mars 1883 [PK]27. Omfattningen av ensamrätten till nationella varumärken regleras i 1 kap. 10 § VmL och till gemenskapsvarumärken i artikel 9. EG-VMF. Förstnämnda lagrum är ett resultat av den nationella implementeringen av artikel 5.1–5.3 varumärkesdirektivet och därav har dessa stadganden i princip samma ordalydelse.28 Artikel 9. EG-VMF är till stor del likalydande med artikel 5.1–
5.3 i direktivet och därmed även med VmL. Nämnda regleringar anger att ingen annan än varumärkesinnehavaren får använda ett kännetecken i näringsverksamhet som är identiskt med innehavarens varumärke för varor eller tjänster av samma slag om dennes tillstånd saknas till detta, 9.1. a EG-VMF och 1 kap. 10 § 1 p. VmL. Varumärkeshavaren har även ensamrätt till användningen av ett identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster som är av samma eller av liknande slag om det föreligger en risk för förväxling mellan kännetecknen, 9.1. b EG-VMF och 1 kap. 10 § 2 p. VmL. Utöver detta har varumärkesinnehavaren i vissa fall rätt att förhindra användningen av ett identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster som inte är av samma eller liknande slag. Det är möjligt om varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av det identiska eller liknande kännetecknet skulle dra otillbörlig fördel av, eller utan skälig anledning skulle vara till skada för, varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, artikel 9.1. c EG-VMF och 1 kap. 10 § 3 p. VmL.
25 Pihlajarinne T, What is meant by ”genuine use” of a trademark?, Nordiskt Immateriellt
Rättskydd (NIR), 2009, [cit. Pihjalarinne], s. 335.
26 Nordell, s. 520 och Pihjalarinne, s. 334 f.
27 Artikel 6bis PK föreskriver att ”Unionsländerna förbinder sig att, vare sig ex officio, om landets lagstiftning sådant tillåter, eller på yrkande av målsägande, vägra eller förklara ogiltig registrering samt förbjuda användningen av ett fabriks eller handelsmärke, som utgör kopia, efterbildning eller översättning, ägnad att framkalla förväxling, av ett märke, som
vederbörande myndighet i registreringslandet eller det land där märket brukas finner därstädes vara notoriskt känt så som redan tillkommande en person, som äger njuta förmån av
Den användning som varumärkeshavaren har ensamrätt till är att förse varor eller deras förpackning med varumärket eller ett liknande kännetecken, att importera eller exportera varor försedda med varumärket eller liknande kännetecken, att använda varumärket eller ett liknande kännetecken i affärshandlingar eller reklam, att bjuda ut varor till försäljning, att marknadsföra varor eller lagerhålla varor för dessa ändamål som är försedda med varumärket eller ett liknande kännetecken och att bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under varumärket eller ett liknande kännetecken, artikel 9.2 EG-VMF och 1 kap. 10 § 2 st. VML. De användningsformer som räknats upp är inte uttömmande och således kan även andra typer av användning förekomma.29
Ensamrätten till ett nationellt varumärke gäller i det land detta är skyddat och ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke gäller i hela EU.30 Ensamrätten medför att ett nationellt varumärke kan anföras som hinder mot registrering av förväxlingsbara nationella varumärken i det land som det åtnjuter skydd och mot registrering av förväxlingsbara gemenskapsvarumärken, artikel 8 EG-VMF och 2 kap. 8 § VmL. Ensamrätten till gemenskapsvarumärken kan i sin tur åberopas både mot registrering av förväxlingsbara gemenskapsvarumärken och mot registrering av förväxlingsbara nationella varumärken i alla EU länder, artikel 8 EG-VMF och 2 kap. 8 § VmL.
Trots ensamrätten kan det hända att ett gemenskapsvarumärke registreras som är identiskt med eller liknande ett annat gemenskapsvarumärke eller ett nationellt varumärke. Detta beror på att registreringsmyndigheten för gemenskapsvarumärken, som är OHIM, i samband med registreringen inte undersöker om ett varumärke är identiskt med eller liknar ett annat varumärke.31 Det yngre gemenskapsvarumärkets registreringsbarhet prövas
29Se Prop. 2009/10:225, s. 406 och formuleringen i artikel 9.2 EG-VMF som anger att ”Bland annat kan följande förbjudas […]” följt av en uppräkning avseende olika typer av
varumärkesanvändning.
enbart om innehavaren av det äldre varumärket ansöker om detta hos OHIM.32 Den svenska registreringsmyndigheten, Patent- och Registreringsverket [PRV], undersöker dock innan den beviljar registrering huruvida identiska eller liknande nationella varumärken eller gemenskapsvarumärken redan existerar.33 Därmed borde det föreligga en liten risk att det finns nationella registrerade varumärken som är förväxlingsbara med andra nationella varumärken eller gemenskapsvarumärken. Emellertid är det inte uteslutet att PRV registrerar ett varumärke som är förväxlingsbart med ett annat. Det är nämligen inte troligt att myndighetens granskning alltid är helt fullständig. Vidare kan det självfallet hända att två inarbetade förväxlingsbara varumärken existerar på samma marknad.
En varumärkeshavare som anser att ett senare varumärke blivit felaktigt registrerat, i anledning av att det strider mot dennes ensamrätt, kan ansöka om hävning av detta varumärke enligt artikel 53 EG-VMF eller 3 kap. 1, 5–6 §§ VmL. En innehavare av ett inarbetat varumärke kan även hävda ensamrätt enligt 1 kap. 10 § mot innehavaren av ett senare inarbetat varumärke. Att märka är dock att ensamrätten inte är absolut. Den kan nämligen gå förlorad om varumärkesinnehavaren förhåller sig passiv till att tredje man under en lång tid använder ett yngre identiskt eller liknande varumärke i sin näringsverksamhet.34
32 Se artikel 41 och artikel 53 EG-VMF som anger att ”[…] invändningar [får] framställas på den grunden att varumärket inte får registreras enligt artikel 8 […]” respektive ”Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska ett
gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt […]”. Artikel 8 stipulerar att ett varumärke inte får registreras efter en invändning om det är förväxlingsbart med ett redan existerande varumärke. 33 Levin, s. 404.
3 Förlust av ensamrätt till följd av passivitet
3.1 Allmänt om passivitet i civilrätten
Cervin har uttryckt att passivitet förutsätter en oöverensstämmelse mellan en faktisk och en rättslig situation.35 Den faktiska situationen är iakttagbar medan den rättsliga situationen innebär att en part (den passive), på grund av avtal eller liknande, har möjlighet att framställa vissa rättsliga anspråk mot sin motpart (den aktive).36 Cervin ger som exempel att utebliven leverans av en vara utgör en faktisk situation och köparens anspråk på leverans utgör en rättslig situation. I nämnda exempel föreligger en oöverenstämmelse mellan dessa situationer.37 Civilrättslig passivitet föreligger enligt Cervin om den
passive med kunskap om denna oöverensstämmelse underlåter att inom viss tid efter kunskapen framställa rättsliga anspråk mot den aktive, trots att den förstnämnda haft möjlighet till det.38 Om den passives anspråk uppkommit genom en åtgärd av den aktive måste denna ha vidtagits i god tro för att passivitetsverkningar ska aktualiseras.39 Följden av passiviteten blir att den faktiska situationen prioriteras framför den rättsliga.40
Karlgren har uttalat rörande civilrättslig passivitet att rättsordningen ålägger en part att säga ifrån, antingen utan oskäligt uppehåll eller inom en bestämd frist, om denne inte vill vara bunden av ett rättsärende eller ett visst avtal. Sker inte detta blir parten bunden oavsett samtycke. Passivitet har sålunda samma verkan som en viljeförklaring.41
Sammanfattningsvis kan sägas är passivitet är ett rättsinstitut som aktualiseras om ett anspråk på en rättighet inte företas inom en viss bestämd tidsfrist. Detta
35 Cervin, U, Om passivitet inom civilrätten, P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1960, [cit. Cervin], s. 28. 36 Cervin, s. 29. 37 A.a., s. 29. 38 A.a., s. 28. 39 A.a., s. 28 f. 40 A.a., s. 29.
rättainstitut rör frågan under hur lång tid den som anser sig ha en rättighet kan göra denna gällande och vad som sker när tidsfristen löpt ut.42
Tilläggas ska att civilrättslig passivitet oftast förekommer i ett kontraktsförhållande.43 Från detta utgör emellertid varumärkesrättslig passivitet ett undantag. Denna uppkommer i en utomobligatorisk situation där tredje man gör anspråk på att använda ett varumärke som är förväxlingsbart med ett redan existerande kännetecken.44
3.2 Varumärkesrättslig passivitet
En varumärkeshavare som anser att ett yngre varumärke gör intrång i dennes ensamrätt kan som nämnts under avsnitt 2 ansöka om att få det yngre varumärket hävt eller i förekommande fall åberopa ensamrätt till ett inarbetat varumärke. För att undvika en hävning av ett registrerat varumärke eller ett användningsförbud av ett inarbetat varumärke kan innehavaren av det yngre varumärket åberopa att innehavaren av det äldre varumärket varit passiv rörande användningen av det yngre varumärket. Tillämpliga lagregler angående sådan passivitet återfinns i artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF samt i 1 kap. 14–15 §§ VmL. Nämnda regler kan således åberopas som försvar mot en hävning eller ett användningsförbud. Anses passivitet föreligga förlorar innehavaren av det äldre varumärket sin ensamrätt och det äldre varumärket får lov att samexistera med det yngre.
3.3 Passivitet enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF
Artikel 54.1 EG-VMF föreskriver att:
”Om en innehavare av ett gemenskapsvarumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts i gemenskapen, och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av
42 Nordell P J, Qui tacet consentire videtur. Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten, Festskrift till Marianne Levin, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, [cit. Nordell, Festskrift till Levin], s. 411.
43 Cervin, s. 15.
det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre gemenskapsvarumärket gjorts i ond tro”.
I det följande stycket, 54.2, anges:
”Om innehavaren av ett sådant äldre nationellt varumärke som avses i artikel 8.2 eller av ett sådant äldre tecken som avses i artikel 8.4 under en sammanhängande femårsperiod har förhållit sig passiv till att det yngre gemenskapsvarumärket använts i den medlemsstat där det äldre varumärket eller tecknet åtnjuter skydd, och om han har varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket eller tecknet ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre gemenskapsvarumärket gjorts i ond tro.” Artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF är sålunda likalydiga med den skillnaden att den förstnämnda behandlar situationen då innehavaren av ett gemenskapsvarumärke förhållit sig passiv till tredje mans användning av ett identiskt eller liknande gemenskapsvarumärke och den sistnämnda rör situationen när innehavaren av ett nationellt varumärke har varit passiv på nämnda sätt.
Artikel 8.4 EG-VMF anger att icke-registrerade varumärken kan utgöra registreringshinder för ett gemenskapsvarumärke. Detta gäller om rätten till det icke-registrerade varumärket uppkommit före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, i förekommande fall före tidpunkten för åberopad prioritet eller om varumärket ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre märke. Artikeln stadgar dock att icke-registrerade varumärken endast kan utgöra registreringshinder i den mån det finns tillämplig nationell lagstiftning rörande detta. Enligt 2 kap. 8 § 1 st. samt 2 st. 3 p. VmL kan inarbetade varukännetecken utgöra registreringshinder om skyddet gäller i en väsentlig del av landet. Vad som utgör en sådan del får avgöras från fall till fall. Emellertid anses ett förhållandevis stort geografiskt område uppfylla detta kriterium. Ett geografiskt mindre område kan dock ses som en väsentlig del om en större andel av befolkningen är bosatt inom detta område.45 I och med att VmL innehåller ett stadgande som anger att inarbetade varumärken kan utgöra registreringshinder bör dessa märken innefattas i rekvisitet icke-registrerade varumärken enligt artikel 8.4 EG-VMF och således omfattas av artikel 54.2 EG-VMF. Tilläggas ska att det uttalas i förarbetet till VmL att möjligheten att erhålla skydd för oregistrerade varumärken enligt 1 kap. 7 § VmL gör att Sverige uppfyller artikel 6bis PK. 46. Därmed borde även nationella inarbetade varumärken omfattas av bestämmelsen i artikel 8.2 EG-VMF som anger att de märken som anses välkända i enlighet med artikel 6bis PK kan utgöra äldre nationella varumärken.
Följden av att artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF är tillämplig är som nämnts att innehavaren av det äldre varumärket förlorar sin rätt att ansöka om ogiltigförklaring av det yngre gemenskapsvarumärket. Därav går möjligheten att häva gemenskapsvarumärket enligt artikel 53 EG-VMF, och även ensamrätten, om intet. Sistnämnda artikel reglerar hävningsrätt av ett yngre varumärke som är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och som används för varor eller tjänster av samma eller av liknande slag. Vidare möjliggör artikeln hävning av ett yngre gemenskapsvarumärke som är identiskt
med eller liknar ett äldre välkänt varumärke och som används för varor eller tjänster som inte är identiska eller av liknande slag. Med äldre varumärke syftas även i detta fall de varumärken som nämns i artikel 8.2 och 8.4 EG-VMF. Vid förlust av ensamrätt enligt artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF förlorar även innehavaren av det äldre varumärket sin rätt att motsätta sig användningen av det yngre varumärket för de varor eller tjänster som det sistnämnda varumärket har använts för. Emellertid kan inte heller innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket förvägra användningen av det äldre varumärket vilket stadgas i artikel 54.3 EG-VMF.
Sammanfattningsvis kan sägas att det framkommer av ordalydelsen av artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF att följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att rättighetsförlust till följd av varumärkesinnehavarens passivitet ska inträda:
• Det yngre gemenskapsvarumärket ska ha använts i gemenskapen eller i tillämpliga fall i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat, • Användningen ska ha pågått mer än fem år i följd,
• Innehavaren av det äldre varumärket ska ha varit medveten om denna användning under mer än fem år i följd.
• Innehavaren av det äldre varumärket ska ha varit passiv till användningen av det yngre varumärket, och
• Ansökan av det yngre gemenskapsvarumärket ska inte ha gjorts i ond tro.
Alla nämnda förutsättningar måste vara uppfyllda för att artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF ska kunna tillämpas. Det rör sig således om kumulativa rekvisit. Innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket har bevisbördan för att gemenskapsvarumärket använts i mer än fem år, att innehavaren av det äldre varumärket varit medveten om användningen och att denne förhållit sig passiv till denna.47 Emellertid har innehavaren av det äldre varumärket bevisbördan
för att ansökan av det yngre gemenskapsvarumärket har gjorts i ond tro. OHIM, Tribunalen eller EU-domstolen gör dock ingen ex-officio prövning av huruvida ond tro föreligger. Denna grund prövas enbart på yrkande av innehavaren av det äldre varumärket. 48
3.3.1 Femårsfristen
I artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF stadgas att fem år måste löpa innan passivitet kan inträda. Det framkommer av Tribunalmålet I Marchi Italiani mot Antonio Basile,49 som rör tillämpligheten av artikel 54.2 EG-VMF, att femårsfristen börjar löpa när innehavaren av det äldre varumärket får vetskap om att det yngre gemenskapsvarumärket används.50 Det är nämligen från och med denna tidpunkt som innehavaren av det äldre varumärket kan avgöra huruvida denne ska invända mot eller ansöka om hävning av det yngre gemenskapsvarumärket.
51 I och med att artikel 54.1 och artikel 54.2 EG-VMF används som ett försvar
mot hävning bör det falla sig naturligt att tidsfristen inte börjar löpa innan möjligheten till hävning har uppkommit. När innehavaren har haft vetskap om användningen i mer än fem år utan att agera inträder således passivitet om alla förutsättningar i artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF är uppfyllda.
Tribunalen framhöll i nämnda mål att tidpunkten för vetskap som tidigast kan infalla efter registreringen av gemenskapsvarumärket.52 Det beror på att det är då gemenskapsvarumärket kan börja användas på marknaden som ett registrerat varumärke och följaktligen kan bli känt för tredje man.53 I linje med detta kan passivitet inträda som tidigast dagen efter att varumärket har varit registrerat i fem år.54 Tillägas ska att registreringen eller publiceringen av
48 The manual Concerning Proceedings Before The Office for Harmonization in the Internal Market, s. 24.
49 Mål T-133/09, I Marchi Italiani Srl mot Antonio Basile.
50 Mål T-133/09, I Marchi Italiani Srl mot Antonio Basile, p. 33. Se även e-post sänt till OHIM (Bilaga 1) och e-post erhållen från OHIM (Bilaga 2).
51 Mål T-133/09, I Marchi Italiani Srl mot Antonio Basile, p. 32.
52 Mål T-133/09, I Marchi Italiani Srl mot Antonio Basile, p. 33. Se även mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 46.
53 Mål T-133/09, I Marchi Italiani Srl mot Antonio Basile, p. 33.
54 Se mål T-133/09, I Marchi Italiani Srl mot Antonio Basile, p. 34; mål R 1022/2011-1, Blizzard Entertainment Inc. mot Pirelli Tyre S.p.A., p. 25; mål R-1317/2009-1, Gojo
Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 20; mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 46 och Beslut av OHIM:s
gemenskapsvarumärket inte utgör någon presumtion för vetskap om användningen och således börjar inte tidsfristen löpa automatiskt vid någon av dessa händelser. 55
Av beslut från OHIM:s överklagandenämnd framkommer att vetskap om användningen kan uppkomma många år efter registreringen av gemenskapsvarumärket. Sålunda kan femårsfristen börja löpa när detta varumärke varit registrerat under ett flertal år. I GOJO Industries mot Chris Farrell Cosmetics och René Farrell Cosmetics [GOJO-avgörandet],56 ansökte innehavaren av ett äldre nationellt varumärke om hävning av ett yngre gemenskapsvarumärke som hade varit registrerat i sju år. Innehavaren av det yngre varumärket kunde inte bevisa att vetskap om användningen uppkommit mer än fem år tidigare än då hävningsansökan lämnades in och därmed ansågs inte passivitet ha inträtt.57 Om inget annat bevisas anses således vetskap ha uppkommit den dag som hävningsansökan lämnas in.58
Följden av att registreringen eller publiceringen av gemenskapsvarumärket inte utgör en presumtion för vetskap om användningen blir följaktligen att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke riskerar att utsättas för hävning flera år efter registreringen av detta. Det finns sålunda ingen fast tidsfrist, räknat från registreringen eller publiceringen, när innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket kan känna sig säker på att få behålla sitt varumärke.
3.3.2 Användning av gemenskapsvarumärket
Som framgått i avsnitt 3.3 ska det yngre gemenskapsvarumärket ha använts under mer än fem sammanhängande år för att artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF ska kunna tillämpas. Varumärket ska ha använts för de varor eller tjänster som
55 Se exempelvis mål R-1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. Mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH där en prövning av vetskap gjordes fast mer än fem år gått från registreringen och publiceringen. Se även mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 45 och 47.
56 Mål R 1317/2009-1, GOJO Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH.
57 Mål R 1317/2009-1, GOJO Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 47 och 48.
58 En extensiv tolkning av mål R 2230/ 2010-4, SFC Jardibric mot Aqua Center Europa S.A., p. 20; mål T-133/09, I Marchi Italiani Srl mot Antonio Basile, p. 34; mål R 1022/2011-1,
det är registrerat för.59Betydelsen av användningen gör sig påmind i skäl 10 till EG-VMF som anger att det endast är berättigat att skydda gemenskapsvarumärken i den utsträckning de används. Ett oanvänt varumärke kan sålunda sägas sakna kommersiellt existensberättigande. 60 Användningskravet i nämnda artiklar bör grunda sig på att det inte är förenligt med varumärkesrättens syfte att ett äldre varumärke får lov att samexistera med ett yngre varumärke som inte används på marknaden. Det oanvända yngre varumärket kan inte anses vara skyddsvärt och ska därmed inte leda till förlust av ensamrätt för innehavaren av det äldre varumärket.
Enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF ska varumärket ha använts i gemenskapen eller i förekommande fall i den medlemsstat där det äldre varumärket åtnjuter skydd. Emellertid återfinns ingen definition i nämnda artiklar som stadgar när användningskravet ska anses uppfyllt. Klart är att registreringen eller publiceringen av ett gemenskapsvarumärke inte är liktydigt med att det används.61 Klart är också att det inte rör sig om samma typ av användning som enligt artikel 42 EG-VMF. Detta konstaterades nämligen av OHIM i GOJO-avgörandet.62
Artikel 42 EG-VMF aktualiseras i ett förfarande där innehavaren av ett gemenskapsvarumärke eller ett nationellt varumärke invänder mot registreringen av ett identisk eller liknande gemenskapsvarumärke i enlighet med artikel 41 EG-VMF. I den förstnämnda artikeln stadgas att den invändande ska, på begäran av den registreringsansökande, lägga fram bevisning för att den invändandes äldre varumärke verkligen har använts. Användning enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF bör anses utgöra ett mer vittomfattande rekvisit än verklig användning eftersom det sistnämnda rekvisitet specificerar en speciell typ av användning; den ska vara verklig. För
59 Mål R-1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. Mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 21.
60 Se Mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV, p. 37.
61 Se exempelvis mål R-1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 2, 35 och 45 lästa tillsammans.
att fastställa vad som utgör användning bör dock i viss mån ledning kunna tas av definitionen för verklig användning. Detta eftersom rekvisitet verklig användning bör innefattas i det som utgör användning. Därtill borde det som inte anses utgöra verklig användning ändock kunna ses som användning. Med verklig användning enligt artikel 42 EG-VMF avses detsamma som verkligt bruk enligt artikel 15.1 och artikel 51.1. a EG-VMF.63 De två sistnämnda artiklarna stadgar en möjlighet till hävning av ett gemenskapsvarumärke som under en sammanhängande femårsperiod inte varit i verkligt bruk för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat. I dessa artiklar definieras dock inte vad som menas med verkligt bruk. Det kan emellertid utläsas av artikel 15.1. EG-VMF att det anses som verkligt bruk trots att varumärket används i en form som skiljer sig i detaljer från dess registrering om detta inte förändrar märkets särskiljande egenskaper. Vidare utgör det verkligt bruk om varumärket anbringas på varor eller dess emballage endast för exportändamål om påförandet sker inom EU. Innebörden av verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke har dock definierats på ett tydligt sätt av EU-domstolen i ett förhandsavgörande i det holländska målet Leno Merken mot Hagelkruis Beheer64 som gällde tolkningen av verkligt bruk enligt artikel 15.1 EG-VMF.
I nämnda mål hänvisade EU-domstolen till avgörandena Ansul mot Ajax65, La Mer Technology mot Laboratoires Goemar66 och Sunrider mot OHIM67 då den definierade verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke. Nämnda avgöranden behandlar emellertid verkligt bruk av ett nationellt varumärke. Ansul mot Ajax och La mer Technology mot Laboratoires Goemar är förhandsavgöranden och rör tolkningen av artikel 10.1 och artikel 12.1 varumärkesdirektivet. I Sunrider mot OHIM aktualiseras dock EG-VMF då avgörandet gäller verkligt bruk av ett nationellt varumärke enligt artiklarna 15.1, 42.2 och 42.3 i förevarande förordning. Domstolens hänvisningar till dessa avgöranden påvisar följaktligen
63 Se Mål C-416/04 P, The Sunrider Corp. mot OHIM, p. 42 och mål T-174/01 Jean M Goulbourn mot OHIM, P. 36.
64 Mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV. 65 Mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV.
att verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke ska anses ha samma innebörd som verkligt bruk av ett nationellt varumärke. Att så är fallet framgår även indirekt av domstolens uttalande i ifrågavarande mål att varumärkesdirektivet och EG-VMF har samma syfte vad gäller kravet på verkligt bruk av varumärken.68
Domstolen anförde i Leno Merken mot Hagelkruis, med hänvisning till ovan nämnda avgöranden, att verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke är för handen när märket används av varumärkesinnehavaren eller med dennes medgivande i enlighet med dess ursprungsangivelsefunktion i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor eller tjänster som säljs under märket.69 Som framkommer ska varumärket således användas kommersiellt för
att ange varors eller tjänsters ursprung.70 Symbolisk användning med det enda syftet att bibehålla varumärkesrätten anses därmed inte utgöra verkligt bruk.71 I Ansul mot Ajax fastslogs att varumärket måste användas på marknaden och därför ska avse varor eller tjänster som finns tillgängliga att införskaffa eller som kommer att vara tillgängliga inom en snar framtid. 72 Enbart
reklamåtgärder för produkter som inte går att köpa räcker därav inte. 73 Märket måste följaktligen användas mer än endast internt.74 Emellertid behöver inte användningen vara kvantitativt betydande för att verkligt bruk ska föreligga. Vad som utgör tillräckligt omfattande användning ska avgöras i det enskilda fallet med hänsyn till den berörda varans eller tjänstens egenskaper på marknaden. 75
68 Mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, p. 31. 69 Mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, p. 29. 70 Pihjalarinne, s. 336.
71 Mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, p. 29; mål C-259/02, La Mer La Mer Technology Inc. mot Laboratoires Goemar SA, p. 27; mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV, p. 43 och mål C-416/04 P The Sunrider Corp. mot OHIM, p. 70. 72 Mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV, p. 37.
73 Mål C-495/07, Silberquelle GmbH mot Maselli-Strickmode GmbH, p. 20. 74 Mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV, p. 37.
3.3.3 Närmare om kravet på användning
Som nämnts ovan är dock inte användning enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF liktydigt med verkligt bruk. Användning bör som nämnts utgöra ett mer vittomfattande rekvisit än verkligt bruk. Användning borde således innefatta både verkligt bruk och sådan användning som inte anses utgöra verkligt bruk, så som användning som inte syftar till att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de produkter som säljs under varumärket.
Det ovan anförda tolkningen ger emellertid inget explicit svar på exakt vilken typ av användning som åsyftas i artikel 54.1 och artikel 54.2 EG-VMF. Det kan därför tyckas att de typer av användning som finns omnämnda i artikel 9.2 EG-VMF borde omfattas. Därmed bör det anses att det yngre gemenskapsvarumärket har använts enligt artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF om det i näringsverksamhet har anbringats på varor eller deras förpackning, om varor exporterats eller importerats under gemenskapsvarumärket, om gemenskapsvarumärket har använts på affärshandlingar eller reklam, om tjänster har tillhandahållits under gemenskapsvaruvarumärket eller om gemenskapsvarumärket återfinns på varor som utbjudits till försäljning, marknadsförts eller lagrats för dessa ändamål. Detta oavsett om varumärket använts i enlighet med ursprungsangivelsefunktionen med syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor eller tjänster som säljs under märket. Det bör åter erinras om att uppräkningen i artikel 9.2 EG-VMF inte är uttömmande vilket medför att även andra typer av användning kan innefattas i användningsrekvisitet.
det äldre varumärket är, eller borde vara, medveten om denna.76 Därmed borde inte ren symbolisk användning som inte syftar till att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor eller tjänster som säljs under varumärkesrätten kunna resultera i tillämpligheten av artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF. Sådan användning bör i de flesta fall vara väldigt sparsam och därmed mycket sällan resultera i vetskap hos konkurrenterna på marknaden. Det är även tveksamt om anbringande av ett gemenskapsvarumärke på varor eller dess emballage endast för export till tredje land kan resultera i vetskap hos innehavaren av ett äldre förväxlingsbart varumärke. Detta eftersom det yngre gemenskapsvarumärket då inte alls exponeras på den europeiska marknaden. I och med detta kan det tyckas att det ändock finns en tröskel rörande vad som kan utgöra användning, vilken innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket måste ta sig över för att artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF ska kunna tillämpas. Den användning som blir relevant för tillämpningen av artikel 54.1 eller artikel 54.2 EG-VMF borde följaktligen vara sådan som skulle anses utgöra verkligt bruk, med den reservationen att det är tveksamt om anbringande av ett varumärke på en vara eller dess emballage endast för exportändamål kan leda till vetskap. Trots reservationen kan det ifrågasättas varför inte ett krav på verkligt bruk införts i nämnda artiklar. Ett sådant krav skulle måhända underlätta tolkningen i och med att en klar definition för sådant bruk har fastslagits. Emellertid kan det inte anses relevant att påvisa verkligt bruk av ett varumärke för att uppnå syftet med artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF. Dessa artiklar har nämligen inte samma funktion som artikel 15.1 och artikel 51.1. a EG-VMF i vilka stadgas ett krav på verkligt bruk.
Syftet med artikel 51.1. a och artikel 15.1 EG-VMF är att förhindra att oanvända varumärken omöjliggör registrering av nya varumärken.77 Det ska inte vara möjligt för en varumärkeshavare att registrera varumärken som är näraliggande dennes eget varumärke enbart med ändamålet att hindra konkurrenter från att registrera dessa. Det är negativt för marknaden att en
76 Mål R1317/2009-1, GOJO Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 22.
uppsjö av oanvända varumärken samlas i varumärkesregistret eftersom detta gör att märkena inte kan användas av företag som verkligen är i behov av ensamrätt för sina produkter.78 Det bör även vara så att vissa typer av varumärken, exempelvis förpackningar, endast kan utformas på ett begränsat sätt och därmed är det inte rimligt att ett företag som inte använder varumärket ska erhålla ensamrätt till det.
Syftet med artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF är däremot inte att avvärja att oanvända varumärken utgör registreringshinder. Det är att förhindra hävning av ett yngre varumärke i en sådan situation där innehavaren till ett äldre identisk eller liknande varumärke haft vetskap om att det yngre varumärket används men trots detta inte agerat.79 Artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF utgör
sålunda en sanktionsåtgärd gentemot innehavaren av ett äldre varumärke som förhållit sig passiv till användningen av det yngre gemenskapsvarumärket.80 Tilläggas ska att när artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF anses tillämpliga används både det äldre och det yngre varumärket. Det föreligger således ingen passivitet rörande varumärkesanvändning i ett sådant fall, utan rörande bejakandet av ensamrätt. Det relevanta vid tillämpningen av artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF är således inte huruvida det äldre varumärket verkligen används utan huruvida innehavaren av det äldre varumärket accepterat användningen av det yngre varumärket. Vid tillämpningen av artikel 54.1 eller 54.2 utgör följaktligen inte det äldre varumärket ett obefogat hinder mot registrering av alla tänkbara identiska eller förväxlingsbara varumärken utan enbart ett obefogat hinder mot användningen av ett visst specifikt gemenskapsvarumärke. Passivitet enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF resulterar sålunda i förlust av ensamrätt i förhållande till ett enda yngre varumärke medan tillämpligheten av artikel 15.1 och artikel 51.1. a EG-VMF resulterar i förlust av varumärkesrätten.
Trots att den användning som bevisas vid prövning av tillämpligheten av artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF säkerligen i många fall skulle anses utgöra
78 Pihjalarinne, s. 335.
79 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 42.
verkligt bruk finns det således ingen anledning att ålägga innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket att bevisa sådant bruk.
Tilläggas ska att en framgångsrik passivitetstalan från innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket inte utesluter att denne inom en nära förestående framtid kan utsätts för en hävningsprocess enligt artikel 51.1. a EG-VMF av någon annan än innehavaren av det äldre varumärket. I det mål där artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF åberopats har innehavaren av det yngre varumärket nämligen endast bevisat att dennes varumärke använts i gemenskapen eller i förekommande fall en medlemsstat men inte bevisat att ifrågavarande varumärke är i verkligt bruk.
3.3.4 Bevis för användning
Vad som utgör relevant bevisning för att styrka användning enligt artikel 54.1 eller artikel 54.2 EG-VMF bör avgöras från fall till fall. Generellt kan dock sägas att sådan bevisning kan utgöras av försäljningssiffror där gemenskapsvarumärket, produkter, antal sålda produkter, försäljningsland och datum tydligt framgår.81 Vidare utgör fakturor relevant bevisning i de fall då gemenskapsvarumärket, produkter, försäljningssummor och betalnings-mottagare finns angivna på dem.82 Daterade utdrag från Internetsidor kan också påvisa användning om de innehåller gemenskapsvarumärket, de produkter som säljs under detta, försäljningsland och information om hur produkterna införskaffas. 83 Dessa utdrag borde exempelvis kunna utgöras av marknadsföring, skärmavbilder av e-handelsplatser och tidningsartiklar.
Att märka är att dateringen på utdragen från Internetsidorna måste vara explicit för att de ska kunna tjäna som bevis. Detta framgår exempelvis av GOJO-avgörandet. OHIM:s överklagandenämnd uttalade i förevarande mål att en copyrightsymbol i kombination med ett årtal som återfanns på ett utdrag av en Internetsida tillhörande innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket inte
81 Se mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 31.
82 Se mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 32.
påvisade att nämnda varumärke använts på Internet under relevant femårsperiod. Nämnden ansåg att symbolen och datumet enbart visade att det vid en viss tidpunkt hade funnits en Internetsida som innehavaren av gemenskapsvarumärket var upphovsman till. Årtalet gav således ingen ledning om när innehållet i det presenterade utdraget var publicerat och därmed kunde inte detta tillmätas betydelse som bevis.84
I de fall som gäller tillämpligheten av artikel 54.2 EG-VMF bör utdragen från Internetsidorna vara författade på det språk som talas i den EU-medlemsstat där det nationella varumärket är skyddat.85 Talas språket i flera medlemsstater måste det även påvisas att Internetsidorna är riktade till den aktuella medlemsstaten.86 Exempelvis kan detta göras genom en referens till ett
nationellt dotterbolag eller till en nationell distributör. 87
Vidare kan daterade tryckta reklambroschyrer rörande de produkter som säljs under gemenskapsvarumärket indikera användning i enlighet med artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF.88 Sådana reklambroschyrer kan dock, liksom utdrag från Internetsidor, inte tillmätas betydelse vid en bedömning enligt artikel 54.2 EG-VMF om de är författade på ett språk som talas i mer än en EU-medlemsstat och det inte framgår till vilken av dessa stater reklamen riktar sig.89
Emellertid är det inte bara skriftligt material som kan utgöra relevant bevisning. Även vittnesutsagor från representanter för innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket eller återförsäljare av de produkter som säljs under märket kan tas i beaktan. Bevisvärdet av dessa utsagor får dock bedömas från fall till fall. I GOJO-avgörandet tillmättes en vittnesutsaga från en
84 Se mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 44.
85 Se mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 44.
86 Se mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 26.
87 Se mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 44.
88 Se mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 26.
återförsäljare ett lågt bevisvärde eftersom de skriftliga uppgifter som denne presenterat i ärendet, som vittnesutsagan skulle styrka, var tvivelaktiga. 90 Det kan tyckas att fakturor och försäljningssiffror har ett högre bevisvärde än utdrag från Internetsidor, reklambroschyrer och vittnesutsagor. Den sistnämnda bevisningen bör bäst användas för att styrka det som framkommer från fakturorna och försäljningssiffrorna. Således borde fakturor eller försäljningssiffror ensamt kunna tjäna som tillräcklig bevisning för att det yngre gemenskapsvarumärket används medan det är mer tveksamt om utdrag från Internetsidor, reklambroschyrer och vittnesutsagor besitter samma bevisstyrka.
Slutligen ska det tilläggas att bevisningen måste härröra mer än fem år tillbaka i tiden räknat från det datum då artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF åberopades. Den måste dock även omfatta hela nämnda period. Detta beror följaktligen på att det yngre varumärket ska ha använts i mer än fem år i följd för att passivitet från den äldre varumärkesinnehavarens sida ska kunna inträda.
3.3.5 Användning i gemenskapen
Artikel 54.1 EG-VMF fastslår att det yngre gemenskapsvarumärket ska ha använts i gemenskapen för att passivitet från den äldre varumärkesinnehavarens sida ska kunna inträda. Med gemenskapen avses EU. Dessvärre återfinns inga avgöranden i vilka den geografiska omfattningen av användningen klargörs. Gällande verkligt bruk uttalade dock EU-domstolen i Leno Merken mot Hagelkruis att det vid bedömningen ska bortses från medlemsländernas territoriella gränser.91 Domstolen anförde vidare att detta beror på att syftet med systemet med gemenskapsvarumärken är att erbjuda motsvarande villkor inom EU som inom de nationella marknaderna. Att tillmäta medlemsländernas territoriella gränser en särskild betydelse skulle motverka detta syfte.92 Det kan således utgöra verkligt bruk även om varumärket endast brukas i en medlemsstat.
90 Se mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 32, 33, 34 och 43 lästa tillsammans.
En analog tolkning av EU-domstolens uttalande i ovan nämnda mål ger vid handen att användningskravet enligt 54.1 EG-VMF kan vara uppfyllt även om varumärket bara har använts i en medlemsstat. Som nämnts i avsnitt 3.3.3 bör dock endast sådan användning bli relevant som är så pass omfattande att den äldre gemenskapsvarumärkesinnehavaren kan ha vetskap om denna.
3.3.6 Användning i en EU-medlemsstat
Enligt artikel 54.2 EG-VMF ska det yngre gemenskapsvarumärket ha använts i den EU-medlemsstat där det äldre nationella varumärket är skyddat. Det är således inte tillräckligt att gemenskapsvarumärket använts någonstans inom EU på ett sådant vis som stadgas i artikel 54.1 EG-VMF. Det framgår explicit av ett uttalande av OHIM:s överklagandenämnd i GOJO-ärendet att ordalydelsen i artikel 54.2 ska följas Nämnden anförde att det yngre gemenskapsvarumärket måste ha använts i det land där det yngre nationella varumärket åtnjuter skydd.93
3.3.7 Vetskap om användning
Innehavaren av det äldre varumärket måste ha haft vetskap, i mer än fem år i följd, om att det yngre gemenskapsvarumärket har använts för att passivitet enligt artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF ska kunna aktualiseras. Som framgått under avsnitt 3.3.1 utgör inte registreringen eller publiceringen av gemenskapsvarumärket en presumtion för vetskap om användningen. Vidare föreligger inte en presumtion för vetskap då fem år gått från registreringen eller publiceringen av gemenskapsvarumärket.94 Detta är i linje med att vetskap hos innehavaren av det äldre varumärket måste bevisas av innehavaren av det yngre varumärket.
Av GOJO-avgörandet framgår att det ska tolkas in ett ”borde”-rekvisit i vetskapskravet.95 Det anses således att varumärkeshavaren har haft vetskap om
93 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 21.
94 Se exempelvis mål R-1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. Mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH där en prövning av vetskap gjordes trots att mer än fem år gått från registreringen och publiceringen. Därmed börjar inte tidsfristen löpa vid någon av nämnda tidpunkter. Se även mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 45 och 47.
