Av ordalydelsen i 1 kap. 14 § VmL följer att innehavaren av det äldre varumärket måste ha känt till användningen av det yngre varumärket i mer än fem år för att passivitet ska kunna inträda. Rekvisitet Känt till bör anses ha samma betydelse som rekvisitet vetskap som återfinns i artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF. Det följer av att det föreligger en stark presumtion för att parallella rekvisit i varumärkesdirektivet och EG-VMF ska tolkas på samma sätt.163 Huruvida innehavaren har vetskap om användningen måste, som anförts rörande artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF, bedömas från fall till fall. Därmed är det inte möjligt att fastslå en definition för detta. Det kan i vart fall tyckas att det liksom gällande artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF inte kan föreligga en presumtion för vetskap i och med att varumärket har registreras, registreringen har publiceras eller varumärket har varit registrerat i mer än fem år eftersom
163 Se Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-291/00, LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA, p. 21-28.
vetskapen ska röra användningen av det yngre varumärket. Som redogjorts för i avsnitt 3.3.2 kan blotta registreringen eller publiceringen inte anses innebära att varumärket används.
Vetskapskravet i 1 kap. 14 § har emellertid modifierats något i förhållande till lagrummets ordalydelse. Detta skedde i och med EU-domstolens förhandsavgörande i Budvar mot Anheuser-Busch. Enligt ifrågavarande avgörande är det, som nämnts, inte tillräckligt att innehavaren av det äldre varumärket har vetskap om användningen av det yngre varumärket, utan vetskap ska även föreligga rörande registreringen av det sistnämnda varumärket.164 Vetskapskravet i 1 kap. 14 § VmL kan därmed anses vara högre ställt än enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF.
Det finns ingen praxis som påvisar huruvida ett ”borde”-rekvisit ska intolkas i vetskapskravet enligt 1 kap. 14 § VmL, det vill säga huruvida det under vissa omständigheter ska anses att innehavaren av det äldre varumärket har vetskap om användningen eller registreringen av det yngre varumärket som en följd av att denne borde ha vetskap om detta. Av ett skriftligt utlåtande från OHIM framgår dock att det ska tolkas in ett ”borde”-rekvisit i artikel 9.1 varumärkesdirektivet.165 Följaktligen ska även ett sådant rekvisit innefattas i 1 kap. 14 § VmL.
Skulle inte ett ”borde”-rekvisit intolkas i förevarande lagrum måste det anses mycket svårt att bevisa att vetskapskravet är uppfyllt. I synnerhet då både faktisk vetskap om användningen och registreringen måste bevisas. Faktisk vetskap om användningen skulle i och för sig i vissa fall kunna bevisas genom fakturor som påvisar att innehavaren av det äldre varumärket har köpt varor märkta med det yngre varumärket.166 Emellertid borde faktisk vetskap rörande registreringen endast kunna bevisas genom ett direkt medgivande. Ett beviskrav rörande faktisk vetskap skulle därmed kunna leda till att innehavaren av det äldre varumärket anses ha vetskap om att det yngre varumärket har
164 Mål C-482/09, Budejovicky narodni podnik mot Anheuser-Busch Inc, p. 58.
165 Se e-post sänt till OHIM (Bilaga 1) och e-post erhållen av OHIM (Bilaga 2).
använts men att vetskap om registreringen inte kan bevisas. I flertalet fall borde det även vara omöjligt att bevisa faktisk vetskap om användningen trots att sådan har ägt rum. Det kan därmed tyckas att ett krav på faktisk vetskap skulle förhindra tillämpligheten av 1 kap. 14 § VmL i sådan utsträckning att detta lagrums funktion till stor del skulle gå förlorad.
Därmed bör ett ”borde”-rekvisit intolkas i vetskapskravet. Vetskap om användningen och registreringen borde föreligga om de varor som säljs under det yngre varumärket omfattar en så stor marknadsandel att märket uppmärksammats av de flesta aktörer på den relevanta marknaden. Innehavaren av det äldre varumärket borde således ha vetskap om sådant som kan upptäckas genom att denne är normalt uppmärksam vid granskning av konkurrenterna på marknaden. Därutöver borde varumärkeshavaren, liksom rörande artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF, vara medveten om det yngre varumärket om båda varumärkeshavarna ställt ut sina varor eller tjänster på samma mässa eller om produkterna distribuerats till samma återförsäljare. Att innehavaren av det äldre varumärket borde ha vetskap om användningen av det yngre varumärket bör kunna bevisas med samma medel som kan bevisa vetskap enligt artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF. Således bör daterade fakturor, som påvisar att de varor eller tjänster som marknadsförs under det yngre varumärket har sålts till ett flertal eller en stor återförsäljare i Sverige, kunna bevisa vetskap. Detta förutsätter dock att varorna distribuerats vidare till konsumenter på den marknad där innehavaren av det äldre varumärket verkar. Annars kan inte nämnda innehavare bli medveten om det yngre varumärket genom att enbart vara normalt uppmärksam. Vidare bör daterade Internetsidor kunna påvisa vetskap om det kan bevisas att dessa har stor spridning inom branschen. Sidorna måste även visa att varumärket används i Sverige för de produkter som det är registrerat för. Utöver detta bör välkända reklamkampanjer i svensk massmedia kunna bevisa att innehavaren av den äldre rätten borde vara medveten om att det yngre varumärket används i Sverige.
Vid bedömningen av huruvida vetskap om registreringen av det yngre varumärket föreligger bör varumärkets renommé och användningstid på marknaden utgöra relevanta bedömningskriterier. Ju högre renommé varumärket har och ju längre tid det har använts, desto troligare borde det vara att det är registrerat. Ett framgångsrikt företag bör nämligen i de flesta fall försöka göra sitt yttersta för att säkra en stark rätt till sitt varumärke. Även andra indicier på att varumärket är registrerat borde dock kunna tas i beaktan, exempelvis att en copyrightsymbol har anbringats på varumärket eller att innehavaren av varumärket varit kärande i intrångstvister som blivit välkända i branschen. Det bör dock hållas i minnet att vad som utgör relevant bevisning måste avgöras med hänsyn till alla föreliggande omständigheter och därmed varierar från fall till fall.