3.3 P ASSIVITET ENLIGT ARTIKEL 54.1 OCH 54.2 EG-VMF
3.3.7 Vetskap om användning
Innehavaren av det äldre varumärket måste ha haft vetskap, i mer än fem år i följd, om att det yngre gemenskapsvarumärket har använts för att passivitet enligt artikel 54.1 eller 54.2 EG-VMF ska kunna aktualiseras. Som framgått under avsnitt 3.3.1 utgör inte registreringen eller publiceringen av gemenskapsvarumärket en presumtion för vetskap om användningen. Vidare föreligger inte en presumtion för vetskap då fem år gått från registreringen eller publiceringen av gemenskapsvarumärket.94 Detta är i linje med att vetskap hos innehavaren av det äldre varumärket måste bevisas av innehavaren av det yngre varumärket.
Av GOJO-avgörandet framgår att det ska tolkas in ett ”borde”-rekvisit i vetskapskravet.95 Det anses således att varumärkeshavaren har haft vetskap om
93 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 21.
94 Se exempelvis mål R-1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. Mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH där en prövning av vetskap gjordes trots att mer än fem år gått från registreringen och publiceringen. Därmed börjar inte tidsfristen löpa vid någon av nämnda tidpunkter. Se även mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 45 och 47.
95 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 22, 26, 35, 39, 40, 43 och 47.
användningen av det yngre varumärket om denne borde ha haft vetskap om denna. Detta framgår också av de riktlinjer som OHIM har fastställt för sin bedömning av tillämpligheten av artiklarna 54.1 och 54.2 EG-VMF.96 Noteras ska dock att OHIM:s riktlinjer inte är bindande vid tolkningen av gemenskapsrätten.97 Rekvisitet vetskap har emellertid inte prövats i högre instans än av OHIM:s överklagandenämnd och därmed är det inte klarlagt hur Tribunalen eller EU-domstolen tolkar detta rekvisit.
OHIM:s överklagandenämnd gjorde ett till synes generellt uttalande i GOJO- avgörandet angående tillämpligheten av vetskapsrekvisitet. Nämnden anförde att ju mer det yngre gemenskapsvarumärket exponerats på marknaden och ju större marknadsandel detta omfattar desto troligare är det att innehavaren av det äldre varumärket är medveten om användningen av det yngre varumärket.98 Det sagda bör grunda sig i att det vore märkligt om innehavaren av det äldre varumärket skulle kunna anses vara ovetande om ett yngre förväxlingsbart varumärke som omfattar en så pass stor marknadsandel att det blivit allmänt känt i branschen. Skulle det vara fallet borde innehavaren av det yngre varumärket alltid få lov att bevisa faktiskt vetskap hos innehavaren av det äldre varumärket, vilket kan tyckas utgöra ett omotiverat högt beviskrav. Sådan vetskap borde endast kunna bevisas genom ett medgivande eller genom fakturor som bekräftar affärsförbindelser mellan de två varumärkeshavarna. Nämnda bevisning bör sällan vara tillgänglig, vilket får till följd att artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF inte skulle komma att tillämpas i vissa situationer där det skulle kunna vara befogat. Det kan vidare anses oskäligt att ett välrenommerat varumärke som har använts i mer än fem år hävs med den grunden att faktisk vetskap och därmed passivitet hos innehavaren av ett äldre förväxlingsbart varumärke inte kan bevisas. Sålunda är det rimligt att innehavaren av det äldre varumärket bör anses ha vetskap om användningen av det yngre förväxlingsbara gemenskapsvarumärket i ett sådant fall då det sistnämnda
96 The manual Concerning Proceedings Before The Office for Harmonization in the Internal Market, s. 24.
97 Se mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, p. 48.
98 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 22.
varumärket omfattar en stor marknadsandel och därav har intagit en stark position på marknaden.
I OHIM:s riktlinjer ges det mer specifika exemplet att innehavaren av det äldre varumärket borde ha haft vetskap om användningen av det yngre gemenskapsvarumärket om båda varumärkeshavarna har uppvisat sina varor eller tjänster på samma mässa.99 Självfallet bör det dock finnas även andra situationer som resulterar i vetskap hos innehavaren av det äldre varumärket. Exempelvis om de två varumärkeshavarna distribuerar varor till samma återförsäljare i samma land.
I praxis förekommer emellertid endast ett konkret exempel på när vetskap om användningen av det yngre gemenskapsvarumärket ska anses föreligga. I ärendet Adolfo Cristanini mot Ghibli100, som rörde tolkningen av artikel 54.2 EG-VMF, fastslog OHIM:s överklagandenämnd att vetskap är för handen då innehavaren av det äldre varumärket köpt produkter som är märkta med det yngre gemenskapsvarumärket.101 Det kan tyckas självklart att vetskap om användningen ska anses föreligga i ett sådant fall och denna borde inte vara svårbevisad under förutsättning att relevanta fakturor eller andra köpehandlingar finns tillgängliga.
Det framkommer vidare av ifrågavarande avgörande att uppfyllandet av vetskapsrekvisitet inte förutsätter att innehavaren av det äldre varumärket också har vetskap om att det yngre gemenskapsvarumärket är registrerat som ett sådant. I förevarande mål var det ostridigt att innehavaren av det äldre varumärket, i mer än fem på varandra följande år, hade haft vetskap om, och accepterat, att innehavaren av det yngre varumärket använde sitt nationella varumärke i samma land som denne.102 Varumärkeshavarna erhöll därmed samexisterande nationella varumärkesrätter. Innehavaren av det yngre varumärket registrerade dock efter en tid sitt varumärke som ett
99 The manual Concerning Proceedings Before the Office For Harmonization in the Internal Market, s. 24.
100 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A. 101 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 48. 102 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 38.
gemenskapsvarumärke. När innehavaren av det äldre varumärket fick vetskap om detta ansökte denne om hävning av gemenskapsvarumärket som vid denna tidpunkt hade varit registrerat i strax över fem år.103 Den sistnämnde ansåg att tidsfristen för passivitet inte var till ända, eftersom det inte gått mer än fem år sedan denne fått vetskap om gemenskapsvarumärkets existens.104
Överklagandenämnden fastslog att passivitet förelåg avseende användningen av gemenskapsvarumärket. Nämnden uttalade som skäl att det inte kan krävas att innehavaren av det yngre varumärket ska bevisa både att innehavaren av det äldre varumärket under mer än fem år har haft vetskap om användningen av det yngre gemenskapsvarumärket och vetskap om att det är registrerat som ett sådant.105 Denna tolkning skulle strida mot syftet med artikel 54.2 EG-VMF.106
Nämnden anförde vidare att om lagstiftaren hade haft för avsikt att det ska krävas att innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket bevisar att innehavaren av det äldre varumärket har vetskap om att det yngre märket är registrerat som ett gemenskapsvarumärke skulle den ha infört ett sådant rekvisit i lagen.107 I och med att innehavaren av det äldre varumärket i mer än fem år hade varit medveten om användningen av det kännetecken som utgjorde gemenskapsvarumärket ansågs således vetskapsrekvisitet vara uppfyllt.108 Det kan tyckas en aning märkligt att den tid som innehavaren av ett äldre varumärke har haft vetskap om användningen av ett yngre nationellt varumärke adderas till passivitetsfristen för ett gemenskapsvarumärke som är identiskt med eller liknar det nationella varumärket. Detta innebär följaktligen att innehavaren av ett äldre nationellt varumärke, som har vetskap om användningen av ett yngre nationellt varumärke som senare registreras som gemenskapsvarumärke, inte kan ansöka om hävning av gemenskapsvarumärket om det har varit registrerat i mer än fem år. Det är inte helt otänkbart att en varumärkeshavare är villig att acceptera samexistens med ett nationellt varumärke men är mer tveksam till att dela marknad med ett
103 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 1 och 3. 104 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 38.
105 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 47.
106 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 41 och 42. 107 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 44. 108 Mål R 1299/2007-2, Adolfo Cristanini mot Ghibli S.p.A, p. 51.
gemenskapsvarumärke. Sistnämnda varumärke bör nämligen ha större möjlighet än ett nationellt varumärke att få ett betydande genomslag på marknaden i och med att det har hela Europa som plattform och skyddsnät. Det kan därför tyckas naturligt att en nationell varumärkeshavare är angelägen om att inte behöva konkurrera med ett gemenskapsvarumärke.
Emellertid borde det inte vara möjligt att skilja på vetskapen om användningen av det yngre nationella varumärket och på vetskapen om användningen av det yngre gemenskapsvarumärket, eftersom det i förevarande fall inte går att komma undan att innehavaren av det äldre varumärket faktiskt har vetskap om att det kännetecken som utgör gemenskapsvarumärket har använts. Så länge det inte finns ett krav på vetskap om registreringen av gemenskapsvarumärket i lagen eller i praxis bör det således vara svårt att göra en annan bedömning än den överklagandenämnden gjorde i förevarande fall. För att undvika att passivitetsfristen för hävning av ett yngre gemenskapsvarumärke ska ha löpt ut redan innan vetskap om detta varumärke föreligger, borde därför det klokaste vara att ansöka om hävning av alla yngre nationella varumärken som kränker ett äldre varumärkes ensamrätt. På så vis riskerar inte innehavaren av ett äldre varumärke att vetskapen om ett yngre nationellt varumärke tillgodoräknas passivitetsfristen tillhörande ett yngre gemenskapsvarumärke.
Som framkommit finns det sparsamt med praxis rörande när vetskap om användningen ska anses föreligga i enlighet med artikel 54.1 och 54.2 EG-VMF. Att notera är emellertid att huruvida vetskap existerar bör bero på omständigheterna i det enskilda fallet. I och med detta är det nog inte möjligt att fastslå en klar definition. Från beslut av OHIM:s överklagandenämnd är det emellertid möjligt att framtolka några situationer då vetskap inte ska anses föreligga. Dessa situationer borde kunna tjäna som ledning vid bedömningen av tillämpligheten av nyss nämnda artiklar.
Av GOJO-ärendet framgår att antal återförsäljare, försäljningsvolym, produkternas tillgänglighet på marknaden och distributionskedjan kan ha
betydelse vid bedömningen om vetskapsrekvisitet ska anses vara uppfyllt.109 I detta ärende påvisade fakturor, som presenterats av innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket, att de varor som marknadsfördes under nämnda märke sålts endast till en enda återförsäljare i det land där det äldre varumärket var skyddat. Allt tydde dessutom på att återförsäljaren var sammankopplad med innehavaren av gemenskapsvarumärket på så vis att det rörde sig om ett och samma företag.110 Utöver detta hade enbart en mindre kvantitet produkter distribuerats till återförsäljaren och inget tydde på att produkterna därefter hade sålts vidare till konsumenter. 111 Vidare rörde det sig om olika distributionskedjor som inte hade någon kontakt med varandra. Målgruppen för de varor som marknadsfördes under det yngre gemenskapsvarumärket var nämligen yrkesverksamma specialister medan de varor som hade sålt under det nationella varumärket var ämnade för konsumenter av dagligvaror.112
Överklagandenämnden anförde att de nämnda omständigheterna inte medförde att innehavaren av det äldre varumärket borde ha vetskap om användningen av det yngre gemenskapsvarumärket.113 Denna slutsats är föga förvånande, eftersom det vore anmärkningsvärt om överklagandenämnden skulle ha fastslagit att innehavaren av det yngre varumärket borde ha vetskap om produkter tillhörande en annan distributionskedja som dessutom inte förts ut på marknaden på så sätt att de kommit konsumenter till handa. Om vetskap skulle anses föreligga i en sådan situation, borde innehavaren av det äldre varumärket bli nödgad att löpande kontrollera i vilka länder det finns återförsäljare av varor som säljs under identiska eller liknande gemenskapsvarumärken. I annat fall skulle innehavaren riskera att passivitet inträder. Följden av en sådan ordning borde bli att en stor administrativ börda åläggs de företag som är aktiva på marknaden inom EU. Vidare borde det strida mot syftet med artikel
109 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 30, 32, 33, 35 och 46.
110 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 30, 32 och 33.
111 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 33.
112 R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 46.
113 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p.35, 46 och 47.
54.1 och artikel 54.2 EG-VMF att införa en tröskel för vetskap som är så pass låg att vetskapskravet skulle utgöra en ren formalitet. En varumärkesinnehavare bör nämligen inte kunna vara passiv till något som denne inte kan ha vetskap om. Således måste det anses att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning avseende vetskapskravets uppfyllelse i detta avseende.
Vidare framkommer av ifrågavarande ärende att existensen av en Internetsida som marknadsför de produkter som säljs under det yngre gemenskapsvarumärket inte automatiskt medför att innehavaren av det äldre varumärket borde vara medveten om att det yngre varumärket används. Överklagandenämnden uttalade att för att vetskap ska kunna fastställas måste innehavaren av det yngre varumärket presentera statistik rörande Internetsidan där antal besökare och deras härkomst framkommer. 114 Viktigt är även att varumärket, produkterna, hur produkterna införskaffas, försäljningsland, och datum framkommer på Internetsidan. I annat fall är, som påpekats under avsnitt 3.3.4, denna otjänlig som bevis.115
Utöver detta anges i ärendet att innehavaren av det äldre varumärket inte borde ha vetskap om att det yngre gemenskapsvarumärket används i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat endast för att denne har vetskap om att gemenskapsvarumärket används i andra EU-medlemsstater. I förevarande ärende hade innehavaren av det äldre varumärket till följd av en tidigare konflikt med innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket vetskap om att gemenskapsvarumärket använts i vissa EU-medlemsstater. Dessa stater var dock andra än den där det äldre varumärket var skyddat. OHIM:s överklagandenämnd fastslog att vetskap inte förelåg till följd av den tidigare konflikten.116 Vetskap om användning i en medlemsstat är således inte överförbar till en annan vid tillämpligheten av artikel 54.2 EG-VMF. Detta ligger helt i linje med ordalydelsen av nämnda artikel som stadgar ett krav på
114 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 41.
115 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 40 och 42.
116 Mål R 1317/2009-1, Gojo Industries, Inc. mot Chris Farrell Cosmetics GmbH och René Farrell Cosmetics GmbH, p. 38 och 39.
vetskap om användning i den EU-medlemsstat där det äldre nationella varumärket är skyddat.
Slutligen borde geografisk distans vara en faktor som kan ha betydelse vid bedömningen huruvida vetskap enligt artikel 54.1 EG-VMF ska anses föreligga. Att så är fallet framkommer dock inte av praxis, men troligtvis är det ofta svårt att bevisa vetskap om användning av ett gemenskapsvarumärke som skett geografiskt sett distanserat i förhållande till den plats där innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket är verksam. Detta gäller i synnerhet då användningen av det yngre gemenskapsvarumärket skett i begränsad omfattning. Om varumärkesinnehavarna har haft en affärsförbindelse rörande de produkter som marknadsförs under det yngre gemenskapsvarumärket är emellertid det geografiska avståendet irrelevant. Vetskap anses som nämnts ändock föreligga i en sådan situation.