4.2.1 Variation med oförändrad särskiljningsförmåga
Ett varumärke kan tas i verkligt bruk även i en förändrad form, förutsatt att för-ändringen av det registrerade varumärket inte förändrar märkets särskiljningsför-måga, enligt artikel 18.1(a) VMF och 3 kap. 2 § andra stycket första punkten VML. Ett varumärke anses ha särskiljningsförmåga då märket kan skilja en pro-ducents varor eller tjänster från andra producenters varor eller tjänster, enligt ar-tikel 4 VMF samt 1 kap. 5 § VML. För att användning av en variation ska kunna utgöra verkligt bruk av ett varumärke måste således varumärkets ursprungsfunkt-ion vara intakt. Omsättningskretsen måste kunna tillskriva användningen av riationen till varumärkesinnehavaren av det registrerade varumärket och dess va-ror eller tjänster. EUD har i sin dom av den 25 oktober 2012 i mål C-553/11, EU:C:2012:671, Rintisch uttalat att syftet med bestämmelsen är att ge varumär-kesinnehavaren en viss flexibilitet vid användning av sitt varumärke på mark-naden. Det registrerade varumärket ska kunna anpassas för marknadens förut-sättningar när det gäller försäljning och marknadsföring.116
Användning av en variation av ett registrerat varumärke, som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga, kan således utgöra verkligt bruk av det registrerade varumärket. Det gäller även då variationen av varumärket i sig utgör ett registrerat varumärke, enligt artikel 18.1(a) VMF och artikel 16.5a VMD. Ordalydelsen i 3 kap. 2 § VML ger inte något direkt uttryck för att en variation av ett registrerat varumärke i sig kan utgöra ett registrerat varumärke. Paragrafens lydelse omöjlig-gör däremot inte en sådan tolkning. Lagstiftaren ansåg därför att ett förtydligande i VML var överflödigt då 3 kap. 2 § VML redan var i linje med 16.5a VMD.117
I EUD:s dom av den 18 juli 2013 i mål C-252/12, EU:C:2013:497, Specsavers Internationel Healthcare prövades under vilka omständigheter användning av en va-riation kan utgöra verkligt bruk av ett varumärke. Företaget Specsavers hade tre aktuella varumärken: ett ordlöst figurmärke bestående av två ovala cirklar i en särskild form (varumärke 1), ”SPECSAVERS” som ordmärke (varumärke 2) samt ett figurmärke där varumärke 1 och varumärke 2 hade slagits ihop till att bilda ett figurmärke av två ovala cirklar med ordet ”SPECSAVERS” ovanpå (va-rumärke 3). Frågan i målet var om det ordlösa figurmärket, va(va-rumärke 1, som alltså användes som en ”bakgrund” vid det omtvistade bruket av varumärket,
116 C-553/11, EU:C:2012:671, Rintisch, p. 21.
117 SOU 2016:79, s. 284.
43
kunde anses taget i verkligt bruk som en variation med oförändrad särskiljnings-förmåga vid användningen av varumärke 3.
EUD poängterade att en användning av ett varumärke tillsammans med ett eller flera andra varumärken kunde utgöra användning av en variation av ett re-gistrerat varumärke.118 Vidare fann EUD att ett varumärkes särskiljningsförmåga tjänar till att informera omsättningskretsen om varans ursprung.119 Vid bedöm-ningen av huruvida användning av en variation kan utgöra verkligt bruk av ett varumärke ska omsättningskretsens förmåga att bedöma ursprunget av den vara eller tjänst som variationen av det registrerade varumärket används för vara av-görande.120 Om omsättningskretsen fortsatt kan tillskriva den vara eller tjänst för vilken variationen av varumärket har använts till varumärkesinnehavaren bör det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga anses vara oförändrad.121 EUD:s dom kan tolkas så att utformningen av variationen – huruvida variationen är lik eller mindre lik det registrerade varumärket – inte är avgörande vid en bedömning av verkligt bruk.122 Avgörande för bedömning tycks enligt EUD istället vara huruvida variationens särskiljningsförmåga är oförändrad i jämförelse med det registrerade varumärket, vilket det är upp till de nationella domstolarna att be-döma.123 Någon form av likhet mellan det registrerade varumärket och variat-ionen bör dock föreligga. I mål C-252/12 Specsavers International Healthcare bestod variationen av en sammansättning av två av varumärkesinnehavarens varumär-ken vilket EUD ansåg utgöra en tillräcklig likhet. En utveckling av rättsläget tycks därför vara tydlig, där större vikt läggs vid kravet på varumärkets oförändrade särskiljningsförmåga snarare än en direkt likhet mellan variationen och det regi-strerade varumärket.124
Exakt vad kravet på oförändrad särskiljningsförmåga vid användning av en variation av ett varumärke innebär är inte helt klart. Ett varumärkes särskiljnings-förmåga bör inte ses som binära fakta, där ett varumärke antingen förmedlar va-ror eller tjänsters ursprung eller ej. Istället bör en bedömning göras beträffande hur ett varumärkes särskiljningsförmåga förändrats till följd av användningen av
118 C-252/12, EU:C:2013:497, Specsavers International Healthcare, p. 19. Att så är fallet framgår numera uttryckligen av artikel 18.1(a) VMF och 3 kap. 2 § andra stycket första punkten VML.
119 C-252/12, EU:C:2013:497, Specsavers International Healthcare, p. 22.
120 C-252/12, EU:C:2013:497, Specsavers International Healthcare, p. 23.
121 C-252/12, EU:C:2013:497, Specsavers International Healthcare, p. 24. Se även EUD:s dom av den 18 april 2013 i mål C-12/12, EU:C:2013:253, Colloseum Holdings AG, p. 34–35.
122 Se Kempas, Tobias, Användningstvång och ändringsomfång: En uppdatering, Nordiskt Immateriellt Rättskydd 2013 s. 559 [cit. Kempas, Användningstvång och ändringsomfång: En uppdatering], s. 576.
123 C-252/12, EU:C:2013:497, Specsavers Internationel Healthcare, p. 24 och 31. Se även C-12/12, EU:C:2013:253, Colloseum Holdings AG, p. 35.
124 Jfr T-194/03, EU:T:2006:65, Il Ponte Finanziaria, p. 50 där Förstainstansrätten fann att variat-ionen endast ”försumbart” får skilja sig åt från det registrerade varumärket. Se även EUIPO, Guide-lines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of Use, s. 27.
44
en variation.125 Särskiljningsförmågan bör vidare ställas mot själva skillnaden i ut-förande mellan den variation som använts och det registrerade varumärket. En hypotetisk situation skulle kunna vara att den variation vars användning en varu-märkesinnehavare hävdar utgör verkligt bruk av ett annat registrerat varumärke skiljer sig avsevärt från det registrerade märket, men att variationen ändå uppfatt-tas av omsättningskretsen som en korrekt ursprungsangivelse. Särskiljningsför-mågan bör i sådana fall anses vara oförändrad, men frågan är om det kan anses utgöra verkligt bruk av det registrerade varumärket. En sådan situation kan ex-empelvis uppstå för varumärken som är tydligt inarbetade på marknaden där mer eller mindre kraftigt avvikande variationer ändå kan uppfattas som härrörande från en specifik producent på grund av dess inarbetade särskiljningsförmåga hos omsättningskretsen.
4.2.2 Defensiva registreringar
Användning av en variation av ett registrerat varumärke kan tyckas öppna upp möjligheten för så kallade defensiva varumärkesregistreringar. Med defensiva va-rumärkesregistreringar förstås registreringar av varumärken som är snarlika det ursprungliga varumärket som varumärkesinnehavaren önskar skydda. Genom att registrera flera snarlika varumärken kan varumärkesinnehavaren blockera möjlig-heten för tredje part att registrera varumärken som påminner om dess varumär-ken. Om en varumärkesinnehavare vill registrera varumärke X kan den samtidigt registrera varumärkena Y och Z, som är snarlika varumärke X. Tredje part block-eras därmed från möjligheten att registrera varumärkena Y och Z.
Sådana registreringar går emot användningstvångets syfte, nämligen att varu-märken som inte tas i verkligt bruk saknar skyddsintresse som varuvaru-märken. Om de defensiva registreringarna Y och Z är så pass lika varumärke X att de faller in under undantaget av variationer som ”inte förändrar märkets särskiljningsför-måga” kommer bruket av endera av varumärkena konstituera verkligt bruk för de andra.
I C-553/11 Rintisch besvarade EUD frågan om undantaget för användning av variationer av ett registrerat varumärke inte skulle tillämpas då variationerna av det registrerade varumärket utgjordes av defensiva registreringar. EUD fann att den subjektiva viljan hos varumärkesinnehavaren vid varumärkesregistreringen är irrelevant för bedömningen av undantaget för användning av en variation av ett varumärke.126 Således kan defensiva registreringar utgöra sådana variationer
125 Kempas, Användningstvång och ändringsomfång: En uppdatering, s. 583 ff.
126 C-553/11, EU:C:2012:671, Rintisch, p. 32.
45
av ett varumärke som kan utgöra verkligt bruk av ett annat varumärke, samt så-dana registrerade varumärken som kan anses tagna i verkligt bruk genom varu-märkesanvändning av en variation av dem, i enlighet med artikel 18.1(a) VMF samt 3 kap. 2 § VML.