Användning av varumärken för tjänster: Rekvisiten för verkligt bruk

(1)

Användning av varumärken för tjänster

Rekvisiten för verkligt bruk

Anton Graffman Larsson

Juridiska institutionen Examensarbete 30 hp.

Ämnesinriktning: Känneteckensrätt Vårterminen 2020

Grupphandledare: Marianne Levin

Engelsk titel: Use of trademarks registered for services: the concept of genuine use

(2)

(3)

3

Abstract

The protection of a registered trademark in the EU, either a national- or an EU- trademark, can only be justified when the trademark is in fact used on the market.

The European Court of Justice has ruled that a maintained protection of an un- used registered trademark could constitute an obstruction of free competition and risk restricting the free movement of goods and services, in defiance with article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Accordingly, the protection of a registered trademark is subject to an obligation to put the trademark to genuine use.

The concept of genuine use is to be uniformly interpreted within the union.

In this essay, the requirements of genuine use of a registered trademark are pre- sented as four cumulative requirements: the time, place, nature and amount of use. All four requisites must be met in order to fulfill the requirements of genuine use. However, instead of assessing each requisite individually, genuine use must be proven by an overall assessment of every relevant factor in the specific case.

If a registered trademark has not been put to genuine use during the last five years, the registration is vulnerable to the sanctions set out in the relevant legis- lation.

Genuine use of a trademark registered for a service may be more difficult to prove than that of goods. For one, a trademark cannot be attached directly to the service as is the case for goods. Furthermore, a service can be thought of as ex- isting solely when the service is being performed, leading to further complica- tions regarding the necessity of proving the nature of the use of a trademark. To constitute genuine use, use of a trademark registered for a service must have a clear connection between the trademark and the service for which it is registered.

Such uses may include the marketing of the service, use in connection with the performance of the service, and use in business papers or invoices etc.

This essay discusses and analyzes the concept of genuine use of a registered trademark in the EU, especially for trademarks registered for services.

(4)

(5)

5

Förkortningar

EU EUD EUIPN

EUIPO FEU FEUF HD NCL

NJA OHIM PK PMD Prop.

PRV SOU

TRIPS-avtalet

VMD

VMF VML WIPO

Europeiska unionen

Europeiska unionens domstol

Europeiska unionen immaterialrättsliga nätverk (bytte namn från Det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar i mars 2016)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet Fördraget om Europeiska Unionen

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt Högsta domstolen

Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957

Nytt juridiskt arkiv I

Office for Harmonization in the Internal Market (bytte namn till EUIPO i mars 2016)

Pariskonventionen av den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten

Patent- och marknadsdomstolen Regeringens proposition

Patent- och registreringsverket Statens offentliga utredningar

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (förkortat enligt den engelska benämningen: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken  Varumärkeslag (2010:1877)

World Intellectual Property Organization

(6)

(7)

7

Innehåll

Abstract ... 3

Förkortningar ... 5

1 Inledning ... 9

1.1 Bakgrund ... 9

1.2 Syfte och frågeställningar ... 11

1.3 Avgränsningar ... 12

1.4 Metod och material ... 12

1.5 Den fortsatta framställningen ... 16

2 Grundläggande om varumärken ... 17

2.1 Varumärkets syfte och funktion ... 17

2.2 Typer av varumärken ... 18

2.2.1 Nationella varumärken ... 18

2.2.1.1 Registreringsförfarandet ... 18

2.2.1.2 Registreringens räckvidd ... 19

2.2.2 EU-varumärken ... 19

2.2.2.1 Registreringsförfarandet ... 19

2.2.2.2 Registreringens räckvidd ... 20

2.3 Förhållandet mellan nationella- och EU-varumärken ... 20

2.4 Varumärken för tjänster ... 21

2.4.1 Definition av tjänster ... 21

2.4.2 Tjänsteklasser enligt NCL ... 22

3 Prövning av varumärkesanvändning ... 24

3.1 Processuella förutsättningar ... 24

3.2 Hävning ... 25

3.3 Invändning ... 26

3.4 Intrång ... 27

4 Verkligt bruk ... 29

4.1 Rekvisiten för verkligt bruk ... 29

4.1.1 Det tidsmässiga kravet ... 29

4.1.1.1 Inledande femårsperioden ... 30

4.1.1.2 Förnyad femårsperiod efter verkligt bruk ... 31

(8)

4.1.1.3 Undantag för verkligt bruk till följd av ond tro ... 32

4.1.2 Det territoriella kravet ... 33

4.1.2.1 Den relevanta marknaden ... 33

4.1.2.2 Användning på internet ... 36

4.1.2.3 Export ... 37

4.1.3 Det kvalitativa kravet ... 37

4.1.3.1 Användning på marknaden som ursprungsgaranti ... 37

4.1.3.2 I samband med tjänsterna som varumärket är registrerat för ... 38

4.1.4 Det kvantitativa kravet ... 39

4.2 Användning av ett registrerat varumärke i förändrad form ... 42

4.2.1 Variation med oförändrad särskiljningsförmåga ... 42

4.2.2 Defensiva registreringar ... 44

4.3 Partiell användning ... 45

4.4 Skälig grund för utebliven användning ... 46

5 Gränsdragningsproblem vid bedömningen av verkligt bruk ... 50

5.1 Kumulativa rekvisit ... 50

5.2 Särskilt om det kvalitativa kravet för varumärken för tjänster ... 51

5.2.1 Reklam ... 52

5.2.2 Företagsnamn eller varumärke ... 54

5.2.3 Resultatet av en tjänst ... 56

5.3 Skillnaderna mellan bedömningen av nationella- och EU-varumärken ... 56

5.4 Användning enbart för att bibehålla en registrering ... 58

5.5 Klassificeringsproblem ... 59

5.5.1 Kravet på en ”klar och precis” registrering ... 59

5.5.2 Registrerade klasser enligt NCL ... 61

5.5.3 Klassificeringsproblemen i förhållande till verkligt bruk ... 62

6 Slutsats ... 64

Källförteckning ... 65

(9)

9

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ett varumärkes uppgift på marknaden är att identifiera en vara eller tjänsts ursprung för konsumenter. Genom Sveriges anslutning till EU har potentiella marknadsaktörer inom Sverige och unionen ökat. Ju fler aktörer som finns inom ett visst fält på marknaden desto viktigare är det för den enskilda aktören att särskilja sig på marknaden. För att konsumenter ska kunna välja bland det stora utbudet av varor och tjänster på marknaden behöver de en igenkänningsfaktor för särskilda producenters varor eller tjänster. Ett varumärke kan utgöra en sådan igenkänningsfaktor, vilken garanterar en vara eller tjänsts ursprung för konsumenterna.

Varumärkesrätten är djupt förankrad i EU, inte minst genom Europaparla- mentets och Rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU- varumärken [cit. VMF] och Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas va- rumärkeslagstiftning [cit. VMD]. VMD införlivas i svensk lag genom varumärke- slag (2010:1877) [cit. VML]. Vidare har EU tillträtt internationella överenskom- melser som påverkar unionens, och därmed medlemsländernas, förhållningssätt inom känneteckensrätten, däribland Pariskonventionen av den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten [cit. PK] och Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter [cit. TRIPS-avtalet].

Enligt artikel 18 VMF och 3 kap. 2 § VML får registreringen av ett varumärke hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av märket för de varor eller tjänster som det registrerats för inom fem år från registreringen eller inom en period av fem år i följd. Kravet på användning av registrerade varumärken, det så kallade användningstvånget, syftar till att öka konkurrensen på marknaden genom att reducera risken för att äldre, oanvända varumärken hindrar nya varumär- ken från att registreras.¹ Europeiska unionens domstol [cit. EUD] har i sin dom av den 19 december 2012 i mål C-149/11, EU:C:2012:816, Leno Merken slagit fast

1Bernitz, Ulf, Pehrson, Lars, Rosén, Jan och Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkur- rens, fjortonde upplagan, Jure, Stockholm, 2017 [cit. Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig kon- kurrens], s. 307.

(10)

10

att oanvända gemenskapsvarumärken som hindrar nya varumärken från att registreras utgör en otillåten inskränkning av den fria rörligheten för varor och tjäns- ter.² Varumärkeslagstiftningen syftar till att skydda varumärken som återfinns på marknaden. Det finns således inget intresse från lagstiftarens sida att upprätthålla det varumärkesrättsliga skyddet för varumärken som inte används eftersom de därmed inte förekommer på marknaden.³

Att uppfylla kravet på användning för varumärken för tjänster framstår som mer abstrakt än för varumärken för varor. Till skillnad från varor går det ofta inte att klistra på eller på annat påtagligt sätt förse tjänsten med det registrerade varu- märket. Eftersom ett registrerat varumärke kan utgöra en stor ekonomisk tillgång är det av vikt för innehavaren av ett sådant tecken för en tjänst att kunna bibehålla registreringen. En förutsättning för en bibehållen registrering är att användandet av varumärket för tjänsten uppfyller kraven på användning enligt lagstiftningen – användningen måste utgöra ”verkligt bruk” av varumärket. Därför är det viktigt för en företagare att ha klart för sig hur ett registrerat varumärke för en tjänst ska användas för att ensamrätten inte ska gå förlorad.

Rekvisiten för verkligt bruk av registrerade varumärken bör överensstämma med den faktiska användningen på marknaden, och en hållbar lagstiftning kräver en viss flexibilitet. En kasuistisk lagstiftning skulle visserligen kunna utgöra en riktig avspegling av användningen av varumärken på marknaden vid en viss given tidpunkt. Men marknaden är ingen fast struktur utan utvecklas ständigt, likaså varumärkesanvändning. Risken med tydliga rekvisit i författningen kring använd- ningen av varumärken är en oönskad situation där den faktiska användningen av ett registrerat varumärke inte uppfyller lagens krav på användning. Rättsutveckl- ingen har därmed till stor del överlåtits åt rättspraxis.

Den bristande förutsägbarhet som kan uppstå då rättspraxis tillåts styra rätts- utvecklingen kan innebära en risk för varumärkesinnehavare. Resultatet kan bli att varumärkesinnehavare utformar sin strategi för användningen av sitt varu- märke för att uppfylla de rekvisit som uppställs genom rättsutvecklingen. Ett så- dant förhållningssätt från varumärkesinnehavarnas sida riskerar i förlängningen att hämma marknadsutvecklingen genom att varumärkesinnehavare tvekar till att använda sina varumärken på ett sätt som tycks lämpligt på marknaden på grund av risken att en sådan användning inte utgör verkligt bruk.

Det är ingen tvekan om att varumärken för tjänster är viktiga och spelar en ökande roll i det moderna tjänstesamhället. I Sverige har exempelvis antalet ar- betsställen inom tjänstesektorn ökat med 143 procent mellan åren 1980–2017.⁴

2 C-149/11, EU:C:2012:816, Leno Merken, p. 32.

3 SOU 1958:10, s. 179.

4 Statistiska Centralbyrån, Allt fler arbetsställen inom tjänstebranscher, 2018 (https://www.scb.se/hitta- statistik/artiklar/2018/allt-fler-arbetsstallen-inom-tjanstebranscher/, hämtad 22 maj 2020).

(11)

11

Den omfattande tekniska utvecklingen har medfört både ett större utbud av och en större efterfrågan på tjänster i samhället.⁵ Detta återspeglas också på registreringen av varumärken. Registreringar inom någon av klasserna för tjänster enligt Nicearrangemanget om klassificering av varumärken [cit. NCL] är de vanligast förekommande klasserna vid registrering av nationella varumärken i Sverige.⁶ De utgör även tre av de fyra mest förekommande klasserna för registreringar av EU- varumärken.⁷

Rättsutvecklingen har däremot genom historien till stor del riktat fokus mot varumärken för varor, något som just begreppet varumärke vittnar om. Möjlig- heten att registrera varumärken för tjänster kom till i Sverige först genom 1960 års varumärkeslag (1960:644).⁸ Vägledning för varumärken för tjänster får därför ofta hämtas ur rättskällornas behandling av användning av varumärken för varor.

1.2 Syfte och frågeställningar

Ett effektivt varumärkesskydd förutsätter att de rättsliga kraven på användning av ett varumärke är förutsebara. För att inte riskera sanktioner måste varumär- kesinnehavaren ha klart för sig vilken typ av användning av dess varumärke som kan anses uppfylla det så kallade användningstvånget. Den här uppsatsen syftar till att öka förutsebarheten för varumärkesinnehavare beträffande varumärken genom att närmare undersöka gränserna för användningstvånget för registrerade nationella- och EU-varumärken för tjänster.

För att kravet på användning av ett varumärke ska vara uppfyllt måste varu- märket ha tagits i verkligt bruk. Därmed utreder uppsatsen vad som krävs vid användningen av ett varumärke, särskilt för varumärken registrerat för tjänster, för att verkligt bruk ska anses föreligga. Följande frågeställningar är centrala för uppsatsens syfte:

- Vilka är rekvisiten för verkligt bruk av ett registrerat varumärke, - Hur bedöms rekvisiten av verkligt bruk för ett registrerat varumärke, - Vilka gränsdragningsproblem kan uppstå vid bedömningen av verkligt

bruk för ett varumärke registrerat för en tjänst.

5 Ibid.

6 Gerhard, Mikael och Rasch, Christian, Patent- och registreringsverkets Statistikårsbok 2018: Immaterial- rätt för tillväxt, s. 55.

7 EUIPO, Statistics in European Union Trade Marks: 1996–01 to 2019–12 Evolution, Avsnitt 5.6 Top Classes.

8 Prop. 1960:167, s. 2.

(12)

12

För en analys av de nämnda frågorna finns bland annat behov av att fastställa något om det grundläggande syftet med varumärken, förhållandet mellan nationella- och EU-varumärken och vilka sanktioner som kan aktualiseras vid uteblivet verkligt bruk.

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen riktar sig till jurister som förutsätts ha kunskap om grundläggande varumärkesrättsliga frågeställningar. Arbetet har en ”praktisk inriktning” eftersom det syftar till att fastställa gränserna för användningstvånget för tjänster och därmed anvisa vad en varumärkesinnehavare bör ta i beaktande beträffande användning av ett registrerat varumärke. Endast registrerade varumärken disku- teras eftersom fråga om användning bara kan uppkomma i samband med just registrerade varumärken. EU har ett enhetligt varumärkessystem som tar sin ut- gångspunkt i registrerade märken. Själva registreringsförfarandet och de krav på varumärken som där uppställs faller däremot utanför ramen för denna uppsats.

För att tydliggöra problem och frågeställningar används och analyseras en del hypotetiska varumärken för tjänster i uppsatsen; dessa förutsätts svara mot de rekvisit som krävs för registrering av ett varumärke.

Genom uppsatsens uttalade fokus på varumärkesanvändning för tjänster analyseras inte liknande frågor kring varumärkesanvändning för varor i någon större utsträckning. I varumärkesrättsliga praxis och doktrin ges däremot varumärkes- användning specifikt för varor ett större utrymme än för tjänster. Därför tas tolkningen av varumärkesanvändning för varor som utgångspunkt för analysens av varumärkesanvändning för tjänster, inklusive sådan behandling i rättspraxis och doktrin i den mån de har betydelse för rättsläget gällande varumärkesanvändning för tjänster.

Endast sådana processuella frågor som utgör förutsättningar för en prövning om användning av ett varumärke för tjänster tas upp i uppsatsen, såsom relevanta tidsfrister, möjligheter till prövning av användningskravet etc. Brottmål gällande varumärkesintrång kommer inte att behandlas.

1.4 Metod och material

För att uppnå uppsatsens syfte tillämpas den rättsdogmatiska metoden. Utgångs- punkten för den rättsdogmatiska metoden är ett korrekt förhållningssätt till de allmänt accepterade rättskällorna: lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin,

(13)

13

uppräknade i inbördes hierarkisk ordning.⁹ Att använda en rättsdogmatisk metod förutsätter en tydligt utformad problemställning.¹⁰ Besvarandet av den eller de väl genomtänkta problemformuleringarna utgör uppsatsen syfte.

För att besvara de uppställda problemformuleringarna redovisas, tolkas och analyseras de allmänt accepterade rättskällorna för att fastställa gällande rätt, de lege lata.¹¹ En given metod för att fastställa gällande rätt är att först redogöra för relevant lagstiftning. Vägledning för hur den relevanta lagstiftningen ska tolkas kan sedan hittas i förarbeten till lagen. Hur den relevanta lagstiftningen har till- lämpats i praktiken står att finna i rättspraxis, där olika tolkningssätt – teleologisk, lexikal etc. – används för att nå den bäst lämpade tolkningen av lagstiftningen utifrån dess syfte. I doktrin ges fördjupande analyser och systematiseringar av den rätt som framgår av de hierarkiskt överordnade rättskällorna.

EU:s harmonisering av medlemsländernas varumärkesrättsliga bestämmelser leder till att varje medlemsland behöver anpassa sina nationella bestämmelser efter de EU-rättsliga, samt tolka sin nationella lagstiftning på ett direktivkonformt vis. Uppsatsen behöver därför förhålla sig även till den EU-rättsliga metoden. De EU-rättsliga rättskällorna kan delas upp i primär- och sekundärrätt.¹² Primärrät- ten utgörs av EU:s grundläggande fördrag, vilka alla har gemensamt att de beslu- tats enhälligt av unionens samtliga medlemsstater och godkänts av respektive medlemsland i enlighet med dess konstitutionella bestämmelser.¹³ Primärrätten står högst i den EU-rättsliga rättskällehierarkin och ska ges företräde vid konflikt med underordnade rättsakter, vilket framgår av art 263 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt [cit. FEUF].

För att möjliggöra precisering av och styrning mot de mål som uppställs i pri- märrätten har medlemsstaterna, genom primärrätten, givit befogenhet åt sär- skilda institutioner inom EU att anta bindande rättsakter, enligt artikel 288 FEUF. Dessa rättsakter, däribland förordningar, direktiv och beslut, utgör se- kundärrätt.¹⁴ Till sekundärrätten räknas även internationella avtal som antas av unionen som helhet, allmänna rättsprinciper och EUD:s och tribunalens rätts- praxis.¹⁵

9 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Nääv, Maria och Zamboni, Mauro (red), Juridisk metodlära, andra upplagan, Studentlitteratur: Lund, 2018 [cit. Kleineman, Rättsdogmatisk metod], s. 21.

10 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 23.

11 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, tredje upplagan, Norstedt Juridik, Stockholm, 2015 [cit. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare], s. 43.

12 Hettne, Jörgen, EU:s rättskällor, i Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod:

teori och genomslag i svensk rättstillämpning, andra upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2011 [cit.

Hettne, EU-rättslig metod], s. 40.

13 Hettne, EU-rättslig metod, s. 41.

(14)

14

Beträffande rättspraxis inom EU kan påpekas att den intar en något annorlunda ställning än vad som är fallet för rättspraxis i Sverige. De grundläggande fördragen samt de rättsakter som utfärdas med stöd av dessa är ofta mer målin- riktade och oprecisa än svensk nationell lagstiftning. Det ankommer därför på de dömande institutionerna inom unionen - EUD, tribunalen (fram till december 2009 benämnd Förstainstansrätten) och specialdomstolarna - att tolka sekundär- rätten utifrån primärrätten, enligt artikel 19 Fördraget om Europeiska Unionen [cit. FEU]. Förhållandet mellan skriven lag och rättspraxis inom unionen kan närmast liknas med förhållandet mellan lag och rättspraxis i ”common law”-system.¹⁶ Rättspraxis från EUD står högre i rättskällehierarkin än rättspraxis från tribunalen och specialdomstolarna.¹⁷ Vidare ges rättspraxis från EUD en inbör- des hierarkisk ordning utifrån domstolens sammansättning för varje avgörande;

desto fler domare som medverkar vid avgörandet desto högre rättskällevärde. Ett pleniavgörande från EUD står följaktligen högst i rättskällehierarkin vid fråga om rättspraxis inom unionen.¹⁸ Enligt artikel 256.1 FEUF och artikel 58 stadgan för europeiska domstolen kan tribunalens domar överklagas till EUD endast vad gäl- ler rättsfrågor. Tribunalen har således exklusiv befogenhet att fastställa sakomständigheter. Något förenklat kan EUD sägas stå för tolkningen av EU- rätten och övriga instanser står för tillämpningen av densamma.

Valet av material för uppsatsen utgår från det just förda resonemanget om rättskällehierarkin. Varumärkesrätten är, som tidigare nämnt, djupt förankrad i unionen till följd av VMD och VMF. Dessa rättsakter, tillsammans med VML, utgör således utgångspunkten för uppsatsen.¹⁹ EUD:s tolkningar av rättsakterna ger vägledning för den praktiska tillämpningen av dem. Rättspraxis från unionen används därför för att tolka bestämmelserna i VMD och VMF. Som kommer framgå utgör verkligt bruk ett unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt inom hela unionen. Till följd av unionsrättens företräde är således EUD:s domar vägledande även för bedömningen av VML.²⁰ Unionsrättens företräde leder till att de för uppsatsens aktuella svenska förarbeten och rättspraxis bör behandlas med ett visst mått av försiktighet. De kan ge en fördjupad förståelse av svensk implementering av EU-rättsliga bestämmelser, men de bör alltid läsas i ljuset av EU-rättens företräde. Då sekundärrätten är tydligare specificerad än primärrätten läggs stort fokus på sekundärrätten. Viktigt är dock att uppsatsen förhåller sig till

19 Det bör noteras att de skäl till förordningar och direktiv som anges i dess ingresser endast utgör tolkningsunderlag. De tillskrivs faktiskt rättskällevärde först då de lyfts fram av EUD i rättspraxis.

20 Se EUD:s dom av den 15 juli 1964 i mål C-6/64, EU:C:1964:66, Costa mot E.N.E.L..

(15)

15

sekundärrätten utifrån rättskällehierarkin inom unionen, nämligen att sekundär- rätten är underställd primärrätten. Således måste primärrättens uppsatta syften och mål finnas nära till hands vid läsningen av sekundärrätten och den rättspraxis som ämnar förtydliga den.

Fokus i arbetet ligger på europeisk rättspraxis gällande kravet på användning av varumärken. Avgöranden från EUD och tribunalen kommer att behandlas.

Eftersom möjligheten till att registrera varumärken för tjänster är en relativt ny företeelse på marknaden får vägledning ofta hämtas ur rättspraxis gällande an- vändningstvånget för varumärken registrerade för varor. I de i uppsatsen relevanta avgörandena från EUD refereras genomgående till registrerade varumär- ken för ”varor och tjänster”. EUD:s domar syftar till att klargöra tolkningen av en särskild bestämmelse i sekundärrätten, varför det är rimligt att dess tolkningar utgår från en mer generell och allmängiltig ståndpunkt och således behandlar både varor och tjänster i sina uttalanden. I praktiken finns däremot skiljaktigheter mellan varumärken för varor och varumärken för tjänster. Det framgår tydligt i bedömningarna av användningstvånget i tribunalen och de nationella domsto- larna, vars uppgifter är att behandla de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. EUD:s domar används därmed för att fastställa gällande rätt medan tribunalens domar används för att se hur den gällande rätten tillämpas i det specifika fallet, vilket blir särskilt intressant för uppsatsens syfte att utreda gränsdragnings- problem för varumärken registrerade för tjänster.

Doktrin används för att fördjupa förståelsen av gällande rätt. Urvalet har gjorts med beaktande av fyra principer: relevans, tillförlitlighet, autenticitet och kvalitet.²¹ Ett fåtal amerikanska källor används i uppsatsen. Syftet med redogö- relsen för utländsk rätt är enbart att fördjupa analysen av användningstvånget inom EU och bör inte ses som en komparativ studie av rättsordningarna. I tillägg till de allmänt accepterade rättskällorna används även vägledande material i form av generaladvokaters utredningar och förslag till domar från EUD, vägledning från EU-institutioner, rekommendationer från internationella organisationer samt webbartiklar och blogginlägg. Material som inte tillhör de traditionellt all- mänt accepterade rättskällorna har använts med försiktighet. Sådana källor kan däremot, om de används på rätt sätt, bidra med insikter kring rättsliga frågor som inte står att finna i andra rättskällor. Även källor utan direkt rättslig relevans har använts i uppsatsen, exempelvis statistiska undersökningar. Tillförlitlig statistik kan bredda den juridiska analysen av gällande rätt genom sin avspegling av verk- ligheten och därmed få indirekt relevans för framställningen. Endast framställ- ningar av allmänt erkända statistiska organs har använts i uppsatsen, så som Stat- istiska Centralbyrån och EUIPO.

21 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 34 f.

(16)

16

1.5 Den fortsatta framställningen

I det nästkommande Kapitel 2 redogörs för det grundläggande syftet med varu- märken, förhållandet mellan nationella- och EU-varumärken samt definitionen av ”tjänster” enligt varumärkesrätten. Genom kapitel 2 får läsaren en grundför- ståelse för varumärkesrätten som är nödvändig för förståelsen av utformandet av användningstvånget för registrerade varumärken.

I Kapitel 3 redogörs för de processuella omständigheter där en prövning av användningstvånget kan bli aktuellt. Vetskap om när en prövning av använd- ningstvånget kan ske är en viktig förutsättning för varumärkesinnehavares möj- lighet att bibehålla sin registrering.

I Kapitel 4 utreds och analyseras rekvisiten för verkligt bruk. Kapitlet är inledningsvis uppdelat efter respektive rekvisit: tidsfristen, territoriella-, kvalitativa och kvantitativa kravet. Vidare behandlas varumärkesanvändning av en variation av ett registrerat varumärke, partiell användning och förutsättningarna för skälig grund för utebliven användning.

I Kapitel 5 analyseras gränsdragningsproblem som kan uppstå vid bedöm- ningen av verkligt bruk. Särskilt fokus riktas mot det kvalitativa kravet för varu- märken registrerade för tjänster. Vidare behandlas bedömningen av verkligt bruk och registreringsförfarandets inverkan på varumärkesinnehavarens möjlighet att uppfylla användningstvånget.

I Kapitel 6 presenteras kortfattat de slutsatser som kan utläsas ur uppsatsens analys av kravet på verkligt bruk i syfte att ge varumärkesinnehavare en överblick över det åtagande som en registrering av ett varumärke, särskilt för tjänster, utgör.

(17)

17

2 Grundläggande om varumärken

2.1 Varumärkets syfte och funktion

Till skillnad från andra immaterialrättsliga intressen, så som patent och upphovs- rätt, vars skydd ger innehavaren av rätten en ensamrätt till utnyttjandet av den immaterialrättsliga tillgången, utgör varumärken en funktion för ursprungsgaranti på marknaden.²² Ett varumärkes grundläggande funktion är att garantera ur- sprunget för de varor och/eller tjänster som säljs under varumärket för konsumenterna.²³ Innehavaren av ett varumärke har således inte någon direkt rätt att förhindra andra aktörer på marknaden från att saluföra liknande varor eller tjäns- ter, utan enbart en rätt att förhindra konkurrenter från att saluföra varor eller tjänster på ett sätt som riskerar inskränka den ursprungsgaranti som varumärket utgör för dess innehavare.²⁴

Varumärken används för att sammankoppla specifika varor eller tjänster till en särskild aktör. Denna aktör kan därigenom tillgodogöra sig marknadens goda renommé och öka sin attraktionskraft gentemot konsumenterna. På en marknad med ständigt ökande aktörer är genomslagskraft en grundläggande förutsättning för ett företag.²⁵ Med ett igenkännbart varumärke ökar möjligheterna för en marknadsaktör att nå konsumenterna och därigenom öka sin tillväxt. Varumär- kesrätten har därför fått, och fortsätter att få, en ökad betydelse och ett större värde på marknaden.

Ett varumärke utgör ett förmögenhetsobjekt, fristående från den juridiska eller fysiska person som innehar registreringen av märket.²⁶ Ett varumärke kan där- med överlåtas helt eller delvis till tredje part, enligt artikel 20 VMF och 6 kap. 1

§ VML. Användning av ett varumärke får även licensieras till tredje part, enligt artikel 25 VMF och 6 kap. 4 § VML. Varumärken kan därför tillskrivas ett själv- ständigt värde. Som en följd av vikten av att ”nå genom bruset” på marknaden

22 Kur, Annette och Senftleben, Martin, European trade mark law: a commentary, Oxford University Press, Oxford, 2017 [Cit. Kur, Senftleben, European trade mark law], s. 3.

23 Kur, Senftleben, European trade mark law, s. 6.

25 Levin, Marianne, Hellstadius, Åsa, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och form- givningsrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt, tolfte upplagan, Norstedts Juridik, Stock- holm, 2019 [cit. Levin, Hellstadius, Lärobok i immaterialrätt], s. 387.

26 Se även skäl 26 VMF samt skäl 34 VMD.

(18)

18

kan ett varumärke tillskrivas enorma värden som enskilt förmögenhetsobjekt.

Varumärket Apple, registrerat av det amerikanska techbolaget med samma namn, gavs ett estimerat värde på över 200 miljarder dollar för 2019 och utgör därmed världens mest värdefulla varumärke.²⁷

2.2 Typer av varumärken

Inom EU kan registrering av varumärken ske på två sätt: genom en registrering av ett nationellt varumärke eller genom en registrering av ett EU-varumärke. De nationella varumärkena regleras genom nationell lagstiftning, i svensk rätt genom VML, som harmoniserats genom VMD. EU-varumärken regleras i sin tur av VMF.

Möjligheten att registrera EU-varumärken infördes i unionen 1996 och ses som ett komplement till de nationella varumärkesregistreringarna, se skäl 8 VMF.

För varumärkesinnehavare som är aktiv på en större geografisk marknad kan ett EU-varumärke vara att föredra framför ett eller flera nationella varumärken eftersom EU-varumärken ger innehavaren ett utvidgat territoriellt skydd i förhål- landet till de nationella varumärkesregistreringarna. Systemet har kommit att ut- nyttjas intensivt; år 2019 gjordes fler än 160 000 ansökningar för EU-varumär- ken.²⁸

2.2.1 Nationella varumärken

2.2.1.1 Registreringsförfarandet

Ett nationellt varumärke förvärvas genom registrering, enligt 1 kap. 5 § VML.

Både fysiska- och juridiska personer kan registrera ett varumärke.²⁹ Som framgår av 2 kap. 1 § VML görs registreringen hos Patent- och registreringsverket [cit.

PRV]. Ett registrerat varumärke gäller för en tidsperiod om tio år från ingivningsdagen för ansökan om registreringen, enligt 2 kap. 34 § VML. Ingivningsdagen infaller när den information som krävs för registrering enligt 2 kap. 1a § VML inkommit till PRV. Som framgår av 2 kap. 35 § VML kan en registrering förnyas efter tioårsperioden. Det finns ingen gräns för hur många gånger ett registrerat

27Forbes Magazine, The World’s Most Valuable Brands, 2019 (https://www.forbes.com/powerful- brands/list/#tab:rank, hämtad 22 maj 2020).

28 EUIPO, Statistics in European Union Trade Marks: 1996–01 to 2019–12 Evolution, 2020, avsnitt 2.1 Applications. Se även Hasselblatt, Gordian N., Article 1: EU trade mark, i Hasselblatt, Gordian N.

(red), European Trade Mark Regulation: article-by-article commentary, s. 12.

29 Prop. 2009/10:225, s. 71.

(19)

19

varumärke kan förnyas, förutsatt att det inte föreligger några hinder för registreringen, vilket innebär att ett registrerat varumärke i praktiken kan gälla för evigt.³⁰ Då en registrering av ett varumärke görs ska detta kungöras, enligt 2 kap. 23 § VML. Kungörelsen utgör en möjlighet för innehavare av ett äldre varumärke att inkomma med invändningar gentemot registreringen.³¹

Vid en ansökan om registrering av ett varumärke prövar PRV ex officio om några absoluta eller relativa registreringshinder föreligger. Dessa anges i 2 kap. 4 – 10 §§ VML. Kravet på användning av ett registrerat varumärke prövas däremot inte av PRV eftersom användning måste ske inom en femårsperiod efter registreringen. Mer om användningstvångets specifika kriterium i Kapitel 4.

2.2.1.2 Registreringens räckvidd

Innehavaren av ett registrerat svenskt varumärke har en ensamrätt till varumärket här i landet.³² Ensamrätten innebär att en tredje part inte får använda varumärket eller annat varumärke som kan förväxlas med det registrerade varumärket inom näringsverksamhet för liknande varor eller tjänster, se 1 kap. 10 § VML.³³ Inne- havaren av ett registrerat varumärke kan däremot tillåta tredje part att använda det registrerade varumärket genom licens enligt 6 kap. 4 § VML.

Ensamrätten som tillkommer innehavaren av ett registrerat varumärke gäller för hela Sverige och kan inte delas upp till att enbart gälla utvalda delar av landet.

Att en registrering endast kan göras för hela Sverige framgår av Patentbesvärs- rättens dom av den 28 oktober 2011 i mål nr 10–214.

2.2.2 EU-varumärken

2.2.2.1 Registreringsförfarandet

Ett EU-varumärke förvärvas genom registrering, enligt artikel 6 VMF. En ansö- kan om registrering inges till den europeiska immaterialrättsmyndigheten [cit.

EUIPO] i Alicante, enligt artikel 30 VMF.³⁴ Ett EU-varumärke registreras för en tidsperiod om tio år, se artikel 52 VMF. Tidsfristen räknas från den dag då regi- streringsansökan gavs in till EUIPO. Registreringen av ett EU-varumärke kan förnyas genom en förnyelseansökan inom den sexmånadersperiod som föregår utgången av tioårsperioden, som framgår av artikel 53 VMF. Likt nationellt registrerade varumärken finns det ingen begränsning för hur många gånger ett EU-

30 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 267.

32 Prop. 2009/10:225, s. 69.

33 Prop. 2009/10:225, s. 70.

(20)

20

varumärke kan förnyas.³⁵ Registreringsförfarandet är öppet även för tredjelands- aktörer från länder som anslutit sig till PK eller är medlemmar i World Trade Organization.³⁶

Vid registreringsförfarandet kontrollerar EUIPO endast att inga absoluta registreringshinder föreligger.³⁷ Detta kan utläsas e contrario av ordalydelsen i artikel 42 VMF, där det anges att en ansökan om registrering av ett EU-varumärke ska avslås om det enligt artikel 7 VMF – de absoluta registreringshindren – inte får registreras.

2.2.2.2 Registreringens räckvidd

Innehavaren av ett EU-varumärke ges en ensamrätt till EU-varumärket, enligt artikel 9 VMF. Ensamrätten innebär en positiv rätt för innehavaren att använda samt att överlåta och licensiera EU-varumärket. Ensamrätten utgörs också av en negativ rätt att förhindra tredje part från att utnyttja EU-varumärket.³⁸ Innehava- rens ensamrätt till ett varumärke utgör både en möjlighet för innehavaren att konkurrera på marknaden och en möjlighet för konsumenter att urskilja innehavaren av ett EU-varumärke från andra marknadsaktörer.³⁹

Den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett EU-varumärke ska ha samma rättsverkan inom hela unionen, enligt artikel 1.2 VMF. Den territoriella räckvidden av ett EU-varumärke bör ses i ljuset av den fria inre marknaden, sti- pulerad i bland annat artikel 3 FEU och artikel 26.2 FEUF, vars syfte är att främja ekonomiskt samarbete mellan medlemsländerna.

2.3 Förhållandet mellan nationella- och EU-varumärken

De nationella- och gemenskapsrättsliga registreringsförfarandena är tänkta att samexistera, enligt ovan nämnda skäl 8 VMF. Ett och samma varumärke kan åtnjuta skydd som nationellt- och EU-varumärke.⁴⁰

36 Levin, Hellstadius, Lärobok i immaterialrätt, s. 391.

37 Hasselblatt, Gordian N., Article 7: Absolute grounds for refusal, i Hasselblatt, Gordian N.

(red.), European Union Trade Mark Regulation: Article-by-article commentary, andra upplagan, Beck, München, 2018, s. 90.

38 Skrzydlo-Tefelska, Ewa, Zuk, Mateusz, Article 9: Rights conferred by an EU trade mark, i Hasselblatt, Gordian N. (red), European Union Trade Mark Regulation: Article-by-article commentary, andra upplagan, Beckn, München, 2018 [cit. Skrzydlo-Tefelska, Zuk, Article 9: Rights conferred by an EU trade mark], s. 332.

39 Skrzydlo-Tefelska, Zuk, Article 9: Rights conferred by an EU trade mark, s. 333 f.

40 von Mühlendahl, Alexander, Botis, Dimitris, Maniatis, Spyros, Wiseman, Imogen, Trade Mark Law In Europe, tredje upplagan, Oxford University Press, Oxford, 2016 [cit. von Mühlendahl, Trade Mark Law In Europe], s. 7.

(21)

21

Eftersom de nationella- och unionsrättsliga varumärkessystemen är tänkta att samexistera, snarare än att utgöra två separata system, kan en nationell varumär- kesregistrering utgöra hinder för en registrering av ett EU-varumärke. Ett EU- varumärke ger innehavaren en ensamrätt till varumärket på hela den inre marknaden som består av varje medlemslands respektive nationella marknad. De nationella registreringarna ger i sin tur innehavaren en ensamrätt till varumärket på den nationella marknaden. Föreligger förväxlingsrisk mellan ett nationellt- och ett EU-varumärke kan de därmed inte ges en respektive ensamrätt eftersom de agerar på samma marknad.⁴¹ På samma sätt kan ett äldre EU-varumärke utgöra hinder för nationella varumärkesregistreringar. Motsatsvis utgör ett nationellt va- rumärke i ett medlemsland inte något hinder mot registrering av ett nationellt varumärke i ett annat medlemsland, eftersom de gäller för separata marknader.

Om ett nationellt varumärke utgör hinder för registrering av ett EU-varu- märke finns möjlighet för den aktör som ansökt om registrering av EU-varumär- ket att omvandla registreringen till flera nationella varumärkesregistreringar i de medlemsländer där hinder för den ursprungliga registreringen inte förelåg. Möj- ligheten till omvandling till nationella varumärkesansökningar framgår av artikel 139 VMF.

2.4 Varumärken för tjänster

2.4.1 Definition av tjänster

Ur ett internationellt perspektiv är möjligheten att registrera varumärken för tjänster en relativt ny företeelse. Det var först genom 1994 års TRIPS-avtal som varumärken för tjänster blev internationellt erkänt. Den första varumärkeslagen i Sverige antogs år 1884.⁴² Det var först vid införandet av den moderniserade 1960-års varumärkeslag (1960:644) som möjligheten att registrera varumärken för tjänster uppkom i Sverige.⁴³ Vid antagandet av Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar saknades möjligheten att registrera varumärken för tjänster inom flera medlemsländer inom EU.⁴⁴

För att en registrering av ett varumärke ska kunna ske måste det märke som registreras kunna särskilja ett företags tjänster från andra företags, enligt artikel 4

42 Levin, Hellstadius, Lärobok i immaterialrätt, s. 388.

43 Prop. 1960:167, s. 26.

44 von Mühlendahl, Trade mark law in Europe, s. 81.

(22)

22

VMF för EU-varumärken samt 1 kap. 4–5 §§ VML. Kravet på särskiljningsför- måga innebär indirekt att varumärket också måste registreras för en tjänst varför det är nödvändigt att definiera vad som utgör en tjänst. I artikel 57 FEUF ges en definition av tjänster som anger att tjänster utgörs av ”prestationer som normalt utförs mot ersättning”. Artikeln specificerar vidare att ”tjänster” särskilt ska avse verksamheter av industriell- och kommersiell natur samt verksamhet inom hant- verk och fria yrken.

Någon vidare definition av tjänstebegreppet finns inte, vare sig i VMF eller VML. Frågan om tjänstebegreppets omfattning har därför varit uppe för pröv- ning i EUD, bland annat i dess dom av den 7 juli 2005 i mål C-418/02, EU:C:2005:425, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte. Bakgrunden till målet var att ett tyskt företag, Praktiker, ansökt om registrering för ett varumärke för sin verksamhet inom detaljhandeln. Den tyska registreringsmyndigheten avslog an- sökan eftersom de ansåg att detaljhandel inte kunde anses utgöra en tjänst i enlighet med varumärkesdirektivet. De fann istället att varumärkets funktion upp- rätthölls endast för de varumärken som registrerats för de varor som såldes i detaljhandeln. EUD slog fast i sin dom att tjänstebegreppet krävde en enhetlig tolkning inom unionen.⁴⁵ Vidare definierade EUD detaljhandelns syfte som för- säljning av varor till konsumenter. Men för att uppnå syftet med detaljhandel vidtar verksamheten åtgärder för att locka konsumenterna till att köpa varorna.⁴⁶ Sådana åtgärder kan exempelvis innefatta urvalet av varor och presentationen av varorna i detaljhandeln. EUD ansåg inte att det förelåg några skäl till att en sådan verksamhet inte skulle kunna utgöra en tjänst i direktivets mening. Vidare faller detaljhandelns verksamhet in under ordalydelsen i klass 35 NCL som omfattar

”sammanställande av ett varusortiment för annans räkning”.⁴⁷ EUD ansåg därför att detaljhandel utgjorde en tjänst i direktivets mening.⁴⁸

2.4.2 Tjänsteklasser enligt NCL

De klasser för registrering av varumärken för tjänster som återfinns i NCL, i klasserna 35–45, tycks till följd av Pratiker-domen kunna utgöra ett förtydligande av begreppet tjänster. I sin dom av den 10 juli 2014 i mål C-420/13, EU:C:2014:2069, Netto-Marken Discount slog EUD fast att definitionen av tjänster omfattar de tjänster som återfinns i NCL.⁴⁹ Tjänsteklasserna 35–45 i NCL kan därmed utgöra ett slags index för definitionen av tjänster inom varumärkesrätten.

45 C-418/02, EU:C:2005:425, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, p. 33.

49 C-420/13, EU:C:2014:2069, Netto-Marken Discount, p. 37.

(23)

23

Vid registrering av ett varumärke ska varumärkesinnehavaren ange inom vilka klasser enligt NCL som varumärket i fråga ska registreras för, enligt artikel 33 VMF och 3 kap. 3 § VML. NCL är utformad efter olika klasser; varje klass har en rubrik som ger en generell vägledning till vilka varor eller tjänster som ingår.

Den generella rubriken indelas vidare i flera exempel på tjänster som ingår i klas- sen genom NCL:s alfabetiska lista. De klasser som ett registrerat varumärke är registrerat för har betydelse vid bedömningen av användningstvånget. Se mer nedan i avsnitt 4.3 och 5.5.

(24)

24

3 Prövning av varumärkesanvändning

3.1 Processuella förutsättningar

Inledningsvis kan noteras att användningstvånget, benämningen till trots, inte ut- gör något direkt tvång för varumärkesinnehavaren att ta sitt varumärke i använd- ning.⁵⁰ Bristande användning utgör däremot en risk för varumärkesinnehavaren att förlora sin registrering. Varken EUIPO eller PRV utför prövningar ex officio av ett registrerat varumärkes användning. Det är istället aktörer på marknaden som kan framtvinga sanktioner gentemot ett registrerat varumärke som inte uppfyllt användningstvånget.⁵¹ Så kan ske genom ett hävningsförfarande, invänd- ningsförfarande eller genom ett genkäromål vid ett intrångsförfarande.

Att det är marknadsaktörer som kan framtvinga sanktioner gentemot ett out- nyttjat registrerat varumärke tyder på att ett registrerat varumärke som inte tagits i verkligt bruk endast utgör en negativ effekt på marknaden då det faktiskt står i vägen för registrering eller användning av ett annat varumärke. Användnings- tvånget bör därmed, utifrån sin systematik, ses som en marknadsåtgärd snarare än en möjlighet för registreringsmyndigheterna att ”rensa upp” i sina register.

EU:s utformning av användningstvånget, där marknadsaktörer påkallar eventuella sanktioner gentemot ett oanvänt registrerat varumärke, kan ställas i kontrast till USA:s varumärkessystem där användning av ett varumärke måste kunna på- visas för registrering.⁵²

50 Stuevold Lassen, Birger, Stenvik, Are, Kjennetegnsrett, tredje upplagan, Universitetsförlaget, Oslo, 2011, s. 206 f.

51 Kur, Senftleben, European Trade Mark Law, s. 456.

52 Prahl, Dennis, United States, i Gaspar, Eléonore (red), Genuine Use of Trademarks första upplagan, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2018, s. 469 f.

(25)

25

3.2 Hävning

3.2.1 Nationella varumärken

Ett nationellt varumärke kan hävas genom att talan väcks vid domstol eller genom en ansökan om hävning av en registrering hos PRV, så kallad administrativ hävning, enligt 3 kap. 5 § VML. En talan om hävning av ett varumärke vid domstol ska väckas hos Patent- och marknadsdomstolen [cit. PMD] som är behörig domstol enligt 10 kap. 1 § VML.

Den administrativa hävningen har utformats med den summariska processen för betalningsförelägganden hos Kronofogdemyndigheten som förebild.⁵³ Syftet med den administrativa hävningen är att varumärken som helt uppenbart inte uppfyller användningskraven ska kunna hävas genom en förenklad process.⁵⁴ Då svaranden motsätter sig hävningen av varumärket kan prövningen överlämnas till domstol, enligt 3 kap. 13 § VML. PMD har exklusiv behörighet att överpröva PRV:s slutliga beslut enligt 10 kap. 1 § VML. Vid införandet av den administrativa hävningsprocessen uttalade sig lagstiftaren om vikten av att balansera rätts- säkerheten för varumärkesinnehavarna och marknadens intresse av att undanröja varumärkesregistreringar som inte används. Lagstiftaren uttalade att rättssäker- heten för varumärkesinnehavarna väger tyngre ju längre tid som förflutit sedan registreringen av varumärket gjordes. Detta på grund av de eventuella investeringar som gjorts för att upprätthålla sin registrering och maximera nyttan av varumärket. Således bör inte en myndighet så som PRV tillåtas göra kvalificerade bedömningar vid en administrativ hävningsprocess.⁵⁵

Om användningskravet inte uppenbart är uppfyllt vid hävningsansökan bör därför prövningen ske vid domstol, sett utifrån syftet med den administrativa hävningsprocessen. Frågan är om PRV självmant ska göra en bedömning av huruvida det är uppenbart eller inte att användningskraven inte är uppfyllda. En- ligt ordalydelsen i 3 kap. 13 § VML är det upp till svaranden att motsätta sig den administrativa hävningen och begära att frågan prövas i domstol. Om så inte görs kan ett slutligt beslut från PRV överklagas till PMD av varumärkesinnehavaren enligt 10 kap. 13 § VML. I 3 kap. 9 § VML ges en möjlighet för PRV att över- lämna hävningsansökan till domstol utan aktivitet från varumärkesinnehavaren.

Enligt nämnda paragraf ska en ansökan som kan antas vara ogrundad behandlas som om svaranden har bestritt den. Ansökan ska därmed, enligt 3 kap. 13 § VML överlämnas till domstol. En hävningsansökan på grunderna att ett varumärke inte

53 Prop. 2009/10:225, s. 224.

54 Prop. 2009/10:225, s. 223 f.

55 Prop. 2009/10:225, s. 225.

(26)

26

tagits i verkligt bruk där bristen av verkligt bruk inte är uppenbart skulle därmed kunna antas utgöra en ogrundad hävningsansökan.⁵⁶

Om ett nationellt varumärke hävs enligt 3 kap. 2 § andra stycket första meningen VML ska varumärket ansetts upphävt från dagen då ansökan om hävning gjordes. Om en part yrkar det får istället dagen då varumärket ska anses vara upphävt sättas till ett tidigare datum, enligt 3 kap. 2 § andra stycket andra meningen VML (se vidare avsnitt 3.4.1).

3.2.2 EU-varumärken

Ett EU-varumärke kan hävas på grunden att användningskravet inte är uppfyllt genom en hävningsansökan hos EUIPO enligt artikel 63.1(a) VMF som hänvisar till artikel 58 VMF. Det är innehavaren av varumärket vars verkliga bruk är uppe för prövning som har bevisbördan, enligt artikel 64.2 VMF. EUIPO:s beslut i ett hävningsförfarande kan överklagas enligt artikel 66 VMF. Det är den förlorande parten i hävningsförfarandet som har möjlighet att överklaga, enligt artikel 67 VMF.

En talan om hävning av ett EU-varumärke kan även väckas vid PMD som är den enligt artikel 123 VMF utsedda svenska domstolen för EU-varumärken, se 10 kap. 1 § VML.

3.3 Invändning

3.3.1 Nationella varumärken

Vid ett invändningsförfarande där en varumärkesinnehavare av ett äldre EU-va- rumärke motsätter sig registreringen av ett yngre EU-varumärke kan, enligt 2 kap.

30 § VML, den sökande begära att innehavaren av det äldre varumärket bevisar att det äldre varumärket tagits i verkligt bruk under de senaste fem åren. Det är således den som ansöker om en registrering av ett varumärke – sökanden – som behöver begära bevisning av att användningskravet är uppfyllt för det äldre va- rumärket.

Det är innehavaren av det äldre varumärket som har bevisbördan för att det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk inom den senaste femårsperioden.⁵⁷ Om innehavaren av det äldre varumärket inte lyckas bevisa att den uppfyllt an-

56 Prop. 2009/10:225, s. 230 f.

57 Prop. 2017/18:267, s. 246.

(27)

27

vändningskraven ska invändningen avslås. Att en invändning från ett äldre varu- märket gentemot registreringen av ett yngre varumärke avslås innebär inte att det äldre varumärket hävs, utan enbart att invändningen inte ges någon bäring vid registreringen av det yngre varumärket.

3.3.2 EU-varumärken

Samma förfarande tillämpas för EU-varumärken som för nationella varumärken då en invändning gentemot en registrering av ett EU-varumärke görs, enligt artikel 47.2 VMF. Det är således sökanden som behöver begära bevisning av att användningskravet är uppfyllt för det äldre varumärket som ligger till grund för invändningen.

Det är innehavaren av det äldre varumärket som har bevisbördan för att det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk inom den senaste femårsperioden enligt 47.2 VMF.⁵⁸ Om innehavaren av det äldre varumärket inte lyckas bevisa att den uppfyllt användningskraven ska invändningen avslås. En avslagen invänd- ning innebär inte att det äldre varumärket hävs utan enbart att invändningen inte ges någon bäring vid registreringen av det yngre varumärket.

3.4 Intrång

3.4.1 Nationella varumärken

Vid en talan om varumärkesintrång enligt 8 kap. 1 § VML kan en invändning om utebliven användning av det nationella varumärke som anses blivit utsatt för va- rumärkesintrång göras, enligt 10 kap. 6 § VML. Det är svaranden i målet som måste göra gällande utebliven användning av varumärket i enlighet med princi- pen om bevisbördans placering vid tvistemål. Om svaranden hävdar utebliven användning av varumärket är det upp till käranden att bevisa att användningskra- ven är uppfyllda.⁵⁹

Enligt 3 kap. 23 § andra stycket andra meningen VML får domstolen, om en part yrkar det, sätta dagen då varumärket ska anses vara upphävt till ett tidigare datum än dagen då genkäromålet inkom till domstolen. Det är upp till svaranden att bevisa att hävningsgrunderna förelåg vid det tidigare datumet.⁶⁰ Om det inte

58 Se även von Mühlendahl, Alexander, European Union, i Gaspar, Eléonore (red), Genuine Use of Trademarks första upplagan, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2018 [cit. von Mühlendal, Ge- nuine Use of Trademarks: European Union], s. 159.

59 Prop 2017/18:267, s. 265.

60 Prop. 2017/18:267, s. 253 f.

(28)

28

går att visa på det exakta datum då varumärket inte längre uppfyllde användnings- kraven räcker det för svaranden att bevisa att verkligt bruk åtminstone inte fö- relåg vid det påstådda intrångstillfället.⁶¹

3.4.2 EU-varumärken

Om innehavaren av ett EU-varumärke vidtar rättsliga åtgärder gentemot en tredje part på grunden att innehavarens varumärke använts utan tillåtelse kan svaranden invända att det aktuella EU-varumärket inte uppfyller kraven på användning enligt artikel 18. Ett sådant genkäromål medför, enligt artikel 58.1(a) VMF, en skyl- dighet för käranden att inkomma med bevis om att det varumärke som intrång hävdats i har tagits i verkligt bruk inom de senaste fem åren.

Beträffande intrångsförfaranden gäller en giltighetspresumtion för det EU-va- rumärke som är föremål för det eventuella intrånget, enligt artikel 127 VMF. Den prövande institutionen ska därför utgå från att varumärket är giltigt. Presumt- ionen kan brytas då svaranden inkommer med ett genkäromål om varumärkets upphävande till följd av utebliven användning. I Artikel 128.5 VMF anges att ett genkäromål i ett intrångsförfarande kan grundas på en talan om utebliven an- vändning, genom en hänvisning till artikel 64.2 VMF, på samma villkor som vid ett invändningsförfarande (se avsnitt 3.3.2). Om ett genkäromål väcks vid ett in- trångsförfarande på grunden att varumärket inte tagits i verkligt bruk så är det käranden som har bevisbördan för att så skett.⁶²

Om varumärkesinnehavaren inte lyckas bevisa att varumärket tagits i verkligt bruk kan, enligt artikel 62.1 VMF, tiden för upphävandet av varumärket, på be- gäran av svaranden, sättas till ett tidigare datum. På så vis kan en intrångstalan underkännas till följd av att varumärket inte tagits i verkligt bruk vid tiden för det eventuella intrånget, även om varumärket inte faktiskt var upphävt vid intrångs- tillfället.⁶³

61 Prop. 2017/18:267, s. 254.

62 von Mühlendahl, Genuine Use of Trademarks: European Union, s. 159.

63 von Mühlendahl, Genuine Use of Trademarks: European Union, s. 160.

(29)

29

4 Verkligt bruk

4.1 Rekvisiten för verkligt bruk

Kraven på användning av ett varumärke innebär att varumärkesinnehavaren, alternativt någon annan med dennes tillåtelse, måste ta varumärket i verkligt bruk, enligt artikel 18 VMF samt 3 kap. 1a–2 §§ VML. Begreppet ”verkligt bruk” ska tolkas enhetligt inom unionen. Det slog EUD fast i sin dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, EU:C:2003:145, Ansul.⁶⁴

Verkligt bruk ska tolkas på samma sätt både beträffande nationella- och EU- varumärken.⁶⁵ Förutsättningarna för nationella- och EU-varumärke skiljer sig däremot åt på vissa punkter, exempelvis den geografiska omfattningen av ensam- rätten. Vid bedömningen av om verkligt bruk föreligger av ett varumärke ska samtliga relevanta omständigheter beaktas.⁶⁶ Vad som ska beaktas är således det- samma för nationella- och EU-varumärken. Hur omständigheterna ska värderas kan däremot skilja sig åt, se avsnitt 5.3.

Rekvisiten för verkligt bruk kan delas upp i fyra underkategorier: det tidsmäss- iga-, det territoriella-, det kvantitativa- och det kvalitativa kravet på användningen av ett varumärke.

4.1.1 Det tidsmässiga kravet

Användningstvånget för varumärken börjar inte gälla direkt vid registreringen.

Varumärkesinnehavaren har istället att förhålla sig till en tidsfrist som varumärket måste ha tagits i verkligt bruk inom. Enligt artikel 5.1(c) PK ska hävandet av ett varumärke på grund av bristande användning kunna ske först efter en skälig tidsfrist (på engelska: ”reasonable period”). I artikel 19.1 TRIPS-avtalet anges en tidsfrist om tre år innan ett varumärke kan hävas på grund av bristande använd- ning. Inom EU har en skälig tidsfrist för användningstvånget ansetts vara fem år.

Tidsfristen innebär att varumärkesinnehavaren inte behöver lägga resurser på an- vändandet av ett varumärke innan det står klart att registreringen går igenom.

64 C-40/01, EU:C:2003:145, Ansul, p. 31.

65 C-149/11, EU:C:2012:816, Leno Merken, p. 31.

66 C-40/01, EU:C:2003:145, Ansul, p. 38.

(30)

30

Planerandet och förberedelserna för användandet av varumärket kan istället ske med vetskap om att varumärket faktiskt kommer att kunna användas.

Bedömningen av huruvida uteblivet verkligt bruk av ett varumärke kan ligga till grund för varumärkesrättsliga sanktioner utgår från två olika tidsfrister. Dels den inledande femårsperioden som inleds genom registreringen av ett varumärke, dels en förnyad tidsfrist till följd av att det verkliga bruket av ett varumärke upp- hört. Gemensamt för dessa tidsfrister är att varumärket måste ha tagits i verkligt bruk inom tidsfristen. Det räcker med att verkligt bruk förelegat inom tidsfristen och senare upphört; en kontinuerlig användning av varumärket är inget krav.⁶⁷ 4.1.1.1 Inledande femårsperioden

Ett EU-varumärke måste tas i verkligt bruk inom fem år från registreringsdagen, enligt artikel 18 VMF. Registreringsdagen infaller då ansökan om ett EU-varu- märke uppfyller de i förordningen angivna kraven samt då eventuella invänd- ningar avskrivits, enligt artikel 51 VMF.

Ett nationellt varumärke måste tas i verkligt bruk inom fem år från det att registreringsförfarandet har avslutats, enligt artikel 16 VMD. I skäl 9 VMD anges att medlemsländerna själva får fastställa specifika processuella regler för nationella varumärkesregistreringar utifrån de allmänna principer som fastställs i direk- tivet. Detta uttryck för subsidiaritetsprincipen fastslogs av EUD i sin dom av den 14 juni 2007 i mål C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl.⁶⁸ Till följd av att medlemsstaterna ges en viss frihet beträffande de processuella reglerna för registrerings- förfarandet av nationella varumärken vid implementeringen av VMD kan tid- punkten för registreringsförfarandets avslutande, enligt artikel 16 VMD, skilja sig åt mellan medlemsstaterna.⁶⁹ För att underlätta invändningsförfaranden på grund av utebliven användning anger artikel 16.4 VMD att registreringsmyndigheterna i varje medlemsstat ska ange datumet för den första dagen av den inledande femårsfristen för ett nationellt varumärke.⁷⁰

Till skillnad från registreringsförfarandet för EU-varumärken registreras ett nationellt varumärke i Sverige innan invändningsförfarandet inleds, se 2 kap. 23–

24 §§ VML. Tidsfristens början för en nationell varumärkesregistrering i Sverige har prövats av HD i NJA 2006 s. 7. HD fann att en registrering måste ha slutligt avslutats och vunnit laga kraft innan tidsfristen kan anses påbörjad. Skälen till detta var enligt HD att en annorlunda tolkning kunde leda till att den som ansökt

67 Se Förstainstansrättens dom av den 16 december 2008 i mål T-86/07, EU:T:2008:577, Heinrich Deichmann, p. 52. Se även Kur, Senftleben, European trade mark law, s. 469.

68 C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl, p. 27–28.

(31)

31

om registrering av ett varumärke skulle behöva göra investeringar för att ta varu- märket i bruk innan det blivit klarlagt att registreringen kom att bli bestående.

HD:s tolkning är numera kodifierad i 3 kap. 2 § VML, där det anges att nationella varumärken måste användas inom en femårsperiod, räknat från dagen då regi- streringsansökan blev slutligen avgjord.⁷¹ Registreringsansökan blir slutligen avgjord då tidsfristen för invändningar, enligt 2 kap. 24 § VML löpt ut, alternativt då sådana invändningar undanröjts.⁷²

I NJA 2017 s. 905 uppkom frågan om ett EU-varumärke som registrerats för mindre än fem år sedan och ännu inte tagits i verkligt bruk kunde ligga till grund för en intrångstalan gentemot tredje part. HD valde att begära ett förhandsavgö- rande från EUD. I sin dom av den 21 december 2016 i mål C-654/15, EU:C:2016:998, Länsförsäkringar fastslog EUD att syftet med den inledande femårsperioden är att ge varumärkesinnehavaren utrymme att påbörja sin an- vändning av varumärket. Under denna inledande femårsperiod ska omfattningen av varumärkets ensamrätt avgöras av registreringen.⁷³ Det är därför inte möjligt att begränsa ensamrätten till ett varumärke inom den inledande femårsperioden till följd av att varumärket inte tagits i verkligt bruk.

I tribunalens dom i mål T-136/11, EU:T:2012:689, Pelikan var frågan om en varumärkesinnehavare kunde anses ha agerat i ond tro, vilket utgör en absolut ogiltighetsgrund enligt artikel 59.1(b) VMF, när denne omregistrerade ett tidigare innehavt varumärke för att tillgodogöra sig ytterligare en inledande femårsperiod då varumärket inte behövdes tas i verkligt bruk. Tribunalen fann att en omregi- strering av ett varumärke för att tillgodogöra sig en ytterligare inledande femårs- period är en omständighet som kan tas i beaktande vid en bedömning av en va- rumärkesinnehavares onda tro.⁷⁴

4.1.1.2 Förnyad femårsperiod efter verkligt bruk

Har verkligt bruk förelegat för ett varumärke men sedan upphört räknas tidsfristen om från dagen då den senaste användningen av varumärket upphörde.⁷⁵ Ef- tersom det inte görs en ex officio-prövning av ett varumärkes verkliga bruk kan utebliven användning under den inledande femårsperioden ”läkas” av att varu- märket tas i verkligt bruk.⁷⁶ Då verkligt bruk föreligger för ett varumärke börjar

71 Prop. 2009/10:225, s. 218.

72 Prop. 2009/10:225, s. 437.

73 C-654/15, EU:C:2016:998, Länsförsäkringar, p. 27.

74 T-126/11, EU:T:2012:689, Pelikan, p. 27. I det aktuella fallet ansåg tribunalen att käranden inte lyckats bevisa att ond tro förelåg vid omregistreringen, se p. 60.

75 Prop. 2017/18:267, s. 250. Se även Nordemann, Axel, Article 18: Use of an EU trade mark, i Has- selblatt, Gordian N., European Union trade mark regulation: article-by-article commentary, andra upplagan, Beckn, München, 2018 [cit. Nordemann, Article 18: Use of an EU trade mark], s. 468.

76 von Mühlendal, Genuine Use of Trademarks: European Union, s. 158.