5.5 Klassificeringsproblem
5.5.3 Klassificeringsproblemen i förhållande till verkligt bruk
Vid registrering av ett varumärke måste innehavaren göra en bedömning gällande vilka klasser och underkategorier till klasser enligt NCL som varumärket ska an-vändas för. Hur registreringen utformas kommer få betydelse vid en eventuell bedömning av verkligt bruk vid ett senare skede. Hänsyn måste tas till syftet med kravet på en klar och precis registrering; att ange vilka klasser enligt NCL som ett varumärke kommer att användas för möjliggör för registreringsmyndigheter och aktörer på marknaden, särskilt varumärkesinnehavarens konkurrenter, att förutse omfattningen av varumärkets ensamrätt. Någon tydlig mall på en klar och precis registrering av ett varumärke går inte att fastställa utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall.
190 T-126/03, EU:T:2005:288, Aladdin, p. 46.
191 T-126/03, EU:T:2005:288, Aladdin, p. 51 och 60.
192 T-126/03, EU:T:2005:288, Aladdin, p. 46.
63
I EUD:s dom av den 29 januari 2020 i mål C-371/18, EU:C:2020:45, Skykick förtydligade EUD att en varumärkesregistrering som inte uppfyller kravet på en klar och precis registrering inte ska hävas i sin helhet, utan endast för de varor eller tjänster som inte tagits i verkligt bruk.193 Möjligheten att bibehålla en del av sin registrering vid partiell användning, då verkligt bruk kan bevisas för endast en del av de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för, kan anses begränsa konsekvenserna av klassificeringsproblemen för varumärkesinnehavaren. Istället för att varumärkesinnehavaren förlorar hela sin registrering då verkligt bruk inte kan visas för alla de varor eller tjänster som det är registrerat för avgränsas sankt-ionerna till den delen av registreringen där verkligt bruk inte bevisats.
193 C-371/18, EU:C:2020:45, Skykick, p. 69–70.
64
6 Slutsats
Användningstvånget för varumärken innebär ett fortlöpande krav för varumär-kesinnehavaren att både ta sitt varumärke i verkligt bruk och dokumentera bevis-ning för att så har skett. För att verkligt bruk ska föreligga för ett nationellt- eller EU-varumärke måste fyra rekvisit vara uppfyllda: det tidsmässiga-, det territoriella-, det kvalitativa- och det kvantitativa kravet. Det är fråga om fyra kumulativa rekvisit som ska bedömas genom en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständig-heter i det enskilda fallet. Förhållandet mellan de kumulativa rekvisiten för verk-ligt bruk kommer skilja sig åt från fall till fall; det går inte på förhand att fastställa en kvantitativ gräns för ett varumärkes verkliga bruk, lika lite som det går att fastställa hur eller var användning bör ske. Verkligt bruk måste således bevisas genom fyra relativa kumulativa rekvisit vid en helhetsbedömning; ett förhållande som försvårar förutsebarheten för varumärkesinnehavare. Den bristande förut-sebarheten är ett resultat av att begreppet verkligt bruk tillåts uttolkas genom rättspraxis istället för att definieras i lagtext. Ett tydligt definierat krav på varu-märkesanvändning i lagtext skulle visserligen öka förutsebarheten för varumär-kesinnehavare, men en kasuistisk lagstiftning skulle snabbt bli utdaterad och ris-kera stagnera marknadens utveckling. Det nuvarande utformandet av använd-ningstvånget bör således ses som ett nödvändigt ont där bristande förutsebarhet väger lättare än marknadens potentiella tillväxt.
Den bristande förutsebarheten för varumärkesinnehavare måste anses öka be-träffande varumärken registrerade för tjänster, särskilt vad gäller det kvalitativa kravet. Tjänster är i förhållande till varor mer abstrakta och inte sällan immateri-ella, varför det oftast är svårt att förse själva tjänsten med dess registrerade varu-märke. Istället får varumärket användas indirekt i samband med tjänsten. Det måste finnas en tydlig koppling mellan varumärkesanvändningen och den tjänst som varumärket är registrerat för. En sådan koppling kan exempelvis finnas vid varumärkesanvändning i reklam för tjänsten, vid försäljning av tjänsten eller vid fakturering för tjänsten. Det återstår att se om varumärkesanvändning vid utfö-randet av tjänsten, exempelvis på verktyg eller arbetskläder, och resultatet av tjänsten kan anses utgöra verkligt bruk inom EU. Tjänstesektorns tillväxt kom-mer förhoppningsvis leda till framtida förtydliganden av kraven på verkligt bruk för varumärken registrerade för tjänster.
65
Källförteckning
Offentligt tryck
Sverige Författningar
Varumärkeslag (1960:644) Varumärkeslag (2010:1877) Lag (2018:1653) om företagsnamn
Regeringens propositioner
Prop. 1960:167 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag m. m.
Prop. 1992/93:48 om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.
Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
Statens offentliga utredningar
SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform
Europeiska unionen Grundfördrag
Fördraget om den Europeiska Unionen
Fördraget om den Europeiska Unionens funktionssätt
Förordningar
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varu-märken
Direktiv
Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemssta-ternas varumärkeslagstiftning
Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärm-ning av medlemsstaternas varumärkeslagstifttillnärm-ning
Offentligt tryck
Joint Statements by the Council and the Commission of 20.10.1995, No B. 10 to 15, OJ OHIM 1996, 615
66
Kommissionens meddelande av den 24 maj 2001, KOM(2011) 287 (slutlig), En inre marknad för immateriella rättigheter
European Union Intellectual Property Network, Allmänt meddelande om gemensam praxis för godkän-nande av klassificeringstermer, version 1.0, 2014
European Union Intellectual Property Office, Guidelines for examination of European Union trade marks, 2020
Internationellt
Internationella överenskommelser
Pariskonventionen av den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten
Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957
Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, 1994
Rättspraxis
Sverige
NJA 2005 s. 643 NJA 2006 s. 7 NJA 2011 s. 913 NJA 2017 s. 905
Svea hovrätts dom av den 24 juni 2010 i mål T 2959–09
Patentbesvärsrättens dom av den 28 oktober 2011 i mål nr 10–214
Europeiska unionen
EU-domstolen
EU-domstolens dom av den 15 juli 1964 i mål C-6/64, EU:C:1964:66, Costa mot E.N.E.L EU-domstolens dom av den 21 november 2002 i mål C-23/01, EU:C:2002:706, Robelco EU-domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, EU:C:2003:145, Ansul
EU-domstolens dom av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, EU:C:2004:50, La Mer Technology EU-domstolens dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, EU:C:2004:717, Budvar EU-domstolens dom av den 7 juli 2005 i mål C-418/02, EU:C:2005:425, Praktiker Bau- und
Heimwer-kermärkte
EU-domstolens dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, EU:C:2006:310, Sunrider EU-domstolens dom av den 14 juni 2007 i mål C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl EU-domstolens dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, EU:C:2007:497, Celine
EU-domstolens dom av den 13 september 2007 i mål C-234/06, EU:C:2007:514, Il Ponte Finanziaria EU-domstolens dom av den 9 december 2008 i mål C-442/07, EU:C:2008:696, Verein
Radetzky-Orden
EU-domstolens dom av den 15 januari 2009 i mål C-495/07, EU:C:2009:10, Silberquelle
EU-domstolens dom av den 19 juni 2012 i mål C-307/10, EU:C:2012:361, Chartered Institute of Patent Attorneys
EU-domstolens dom av den 25 oktober 2012 i mål C-553/11, EU:C:2012:671, Rintisch EU-domstolens dom av den 19 december 2012 i mål C-149/11, EU:C:2012:816, Leno Merken EU-domstolens dom av den 18 april 2013 i mål C-12/12, EU:C:2013:253, Colloseum Holdings AG
67
EU-domstolens dom av den 18 juli 2013 i mål C-252/12, EU:C:2013:497, Specsavers Internationel Healthcare
EU-domstolens dom av den 10 juli 2014 i mål C-420/13, EU:C:2014:2069, Netto-Marken Discount EU-domstolens dom av den 21 december 2016 i mål C-654/15, EU:C:2016:998, Länsförsäkringar EU-domstolens dom av den 8 juni 2017 i mål C-689/15, EU:C:2017:434, W. F. Gözze Frottierweberei EU-domstolens dom av den 3 juli 2019 i mål C-668/17, EU:C:2019:557, Viridis Pharmaceuticals EU-domstolens dom av den 29 januari 2020 i mål C-371/18, EU:C:2020:45, Skykick
Tribunalen (fram till den 1 december 2009 kallad Förstainstansrätten)
Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-203/03, EU:T:2004:225, Sunrider Förstainstansrättens dom av den 14 juli 2005 i mål T-126/03, EU:T:2005:288, Aladdin
Förstainstansrättens dom av den 23 februari 2006 i mål T-194/03, EU:T:2006:65, Il Ponte Finanzaria Förstainstansrättens dom av den 16 december 2008 i mål T-86/07, EU:T:2008:577, Heinrich
Deich-mann
Tribunalens dom av den 5 oktober 2010 i mål T-92/09, EU:T:2010:424, STRATEGI Tribunalens dom av den 17 februari 2011 i mål T-324/09, EU:T:2011:47, Friboi Tribunalens dom av den 13 december 2012 i mål T-126/11, EU:T:2012:689, Pelikan Tribunalens dom av den 18 mars 2005 i mål T-250/13, EU:T:2015:160, SMART WATER Tribunalens dom av den 30 januari 2015 i mål T-278/13, EU:T:2015:57, Now Wireless Tribunalens dom av den 4 oktober 2017 i mål T-143/16, EU:T:2017:697, INTESA Tribunalens dom av den 7 juli 2016 i mål T-431/15, EU:T:2016:395, Fruit of the Loom Tribunalens dom av den 15 februari 2017 i målT-30/16, EU:T:2017:77, Natural Instinct
Generaladvokaters förslag till avgörande
Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomers, föredraget den 18 no-vember 2008 i mål C-495/07, EU:C:2008:633, Silberquelle
Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston, föredraget den 5 juli 2012 i mål C-149/11, EU:C:2012:422, Leno Merken
Litteratur
Bently, Lionel, Sherman, Brad, Gangjee, Dev & Johnson, Phillip, Intellectual property law, Fifth edit-ion, Oxford University Press, Oxford, 2018
Bernitz, Ulf, Pehrson, Lars, Rosén, Jan, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, fjor-tonde upplagan, Jure, Stockholm, 2017
Carlson, Per, Förhållandet mellan varumärke och firma – en kortfattad överblick jämte några frågeställningar, Nordiskt Immateriellt Rättskydd 2008 s. 560
Gaspar, Elénore (red.), Genuine Use of Trademarks, första upplagan, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2018
Gielen, Charles & Bomhard, Verena von (red.), Concise European trade mark and design law, andra upplagan., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2017
Hasselblatt, Gordian N. (red.), European Union trade mark regulation: (EU) 2017/1001: Article-by-article commentary, andra upplagan, Beck, München, 2018
Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, andra upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2011
Kempas, Tobias, Användningstvång och ändringsomfång: En uppdatering, Nordiskt Immateriellt Rätt-skydd 2013 s. 559
68
Kur, Annette, Senftleben, Martin, European trade mark law: a commentary, Oxford University Press, Oxford, 2017
Levin, Marianne, Hellstadius, Åsa, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgiv-ningsrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt, tolfte upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2019
Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 2011
Nääv, Maria, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018 Pihlajarinne, Taina, What is meant by “genuine use” of a trademark?, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
2009 s. 332
Stuevold Lassen, Birger, Stenvik, Are, Kjennetegnsrett, tredje upplagan, Universitetsförlaget, Oslo, 2011
von Mühlendahl, Alexander, Botis, Dimitris, Maniatis, Spyros, Wiseman, Imogen, Trade Mark Law In Europe, tredje upplagan, Oxford Universite Press, Oxford, 2016
Wessman, Richard, Varumärkeslagen: en kommentar, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014
WIPO Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indicat-ions, Reccommendation concerning the protection of marks, and other industrial property rights in signs, on the internet, SCT/7/2, Geneve, 2001
Övrigt
European Union Intellectual Property Office, Statistics in European Union Trade Marks: 1996–01 to 2019–12 Evolution, 2020
Forbes Magazine, The World’s Most Valuable Brands, 2019 (https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank, hämtad 22 maj 2020)
Gerhard, Mikael och Rasch, Christian, Patent- och registreringsverkets Statistikårsbok 2018: Immaterialrätt för tillväxt, 2019
Statistiska Centralbyrån, Allt fler arbetsställen inom tjänstebranscher, 2018 (https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/allt-fler-arbetsstallen-inom-tjanstebranscher/, hämtad 22 maj 2020) Utdrag från EUIPO:s varumärkesregister för EU-varumärket ”NETFLIX” som innehas av
före-taget Netflix Inc. (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010219442, häm-tad: 22 maj 2020)
Utdrag från EUIPO:s varumärkesregister för EU-varumärket ”UBER” som innehas av företaget Uber Technologies Inc (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010460442, hämtad: 22 maj 2020)
United States Patent and Trademark Office, Trademark manual of examining procedure, 2018 (https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current, hämtad: 22 maj 2020)