Det som tydligast skiljer verkligt bruk av varumärken för tjänster från verkligt bruk av varumärken för varor är, som nämnts ovan, att varumärken inte på samma sätt kan placeras i direkt kontakt med tjänsten.153 Enligt det kvalitativa kravet för verkligt bruk måste en varumärkesinnehavare av ett varumärke för en tjänst kunna påvisa en koppling mellan varumärkesanvändningen och den eller de tjänster som varumärket är registrerat för. Så kan ske genom exempelvis va-rumärkesanvändning i reklam, på företagsdokument eller liknande.154
I den helhetsbedömning som ska göras vid en prövning av verkligt bruk ska hänsyn tas till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. All varu-märkesanvändning som görs enligt varumärkets ursprungsfunktion bör därför kunna uppfylla det kvalitativa kravet, exempelvis varumärkesanvändning genom tryck på eventuella fordon som används i tjänsten, på arbetskläder för de som utför tjänsten eller på verktyg eller andra hjälpmedel som används vid utförandet av tjänsten. I USA är den rättsliga bedömningen varumärken för tjänster (på eng-elska: ”service marks”) mer ingående definierad än inom EU. USA:s federala im-materialrättsmyndighet United States Patent and Trademark Office har gett ut en manual där ingående bedömningar av bevis för användning av varumärken för
150 T-324/09, EU:T:2011:47, Friboi, p. 31.
151 EUIPO, Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of Use, s. 76.
152 Se T-203/03, EU:T:2004:225, Sunrider, p. 53.
153 Gielen, Charles & Bomhard, Verena von (red.), Concise European trade mark and design law, andra upplagan., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2017, kapitel 2 VMF, avsnitt 3, artikel 18, underavsnitt 5. Se även EUIPO, Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of Use, s. 15.
154 Ibid.
52
tjänster ges.155 Enligt amerikansk rätt kan varumärkesanvändning på kläder, verk-tyg eller fordon som används vid utförandet av tjänsten bevisa på bruk av varu-märket (på engelska: ”showing the mark used […]in the course of rendering or performing the service”).156 Riktlinjer från amerikanska myndigheter har som be-kant ingen rättsverkan inom EU men kan ändå bidra med infallsvinklar för varu-märkesinnehavare inom unionen.
I takt med att marknadskanalerna i allt större omfattning flyttas till webbase-rade lösningar kan varumärkesinnehavare av ett varumärke för en tjänst möjligen åtnjuta större möjligheter till varumärkesanvändning med tydlig koppling till den tjänst som varumärket är registrerat för. På hemsidor eller mobilapplikationer kan varumärket tydligt återges vid beskrivningen av den erbjudna tjänsten, samt återges vid eventuella köp av tjänsten. Jämfört med exempelvis telefoni som kommunikationskanal gentemot konsumenterna är webbaserade lösningar såle-des mer lämpade för tydlig varumärkesanvändning för tjänster. Muntlig varumär-kesanvändning kan visserligen utgöra bevis för verkligt bruk, eftersom en hel-hetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter ska göras. Muntlig varu-märkesanvändning kan däremot generellt sett anses mer svårbevisad.157
5.2.1 Reklam
Användning av ett varumärke för tjänster i reklam kan utgöra verkligt bruk av varumärket.158 För att verkligt bruk ska föreligga krävs det att två krav är uppfyllda vid reklamanvändningen: För det första ska reklamanvändningen vara tillräckligt omfattande för att utgöra verkligt bruk på marknaden, för det andra ska reklam-användning ha en tillräckligt stark koppling till den tjänst som varumärket är re-gistrerat för.159 Att reklamanvändningen ska ha en viss omfattning följer av det kvantitativa kravet, se avsnitt 4.1.4. Omfattningen av reklamanvändningen bör bedömas utifrån typen av tjänst. En reparatör av tandvårdsmaskiner bör rimligt-vis endast behöva marknadsföra sina tjänster i kanaler riktade till tandvården, exempelvis genom branschtidningar eller riktad reklam. För en tjänst som riktar sig till en större del av marknaden bör, med samma argumentation, reklaman-vändningen utföras i en större omfattning, exempelvis genom marknadsföring i TV eller radio.
155 United States Patent and Trademark Office, Trademark manual of examining procedure, Oktober 2018 [cit. TMEP] (https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current, hämtad: 22 maj 2020).
156 TMEP, 1301.04, Specimens of Use for Service Marks.
157 Se tribunalens dom av den 15 februari 2017 i mål T-30/16, EU:T:2017:77, Natural Instinct, p.
39–40.
158 C-40/01, EU:C:2003:145, Ansul, p. 37.
159 Se EUIPO, Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of Use, s. 16.
53
Beträffande kravet på att reklamanvändningen ska ha en tillräckligt stark koppling till den tjänst som varumärket är registrerat för måste en kvalitativ be-dömning göras, se avsnitt 4.1.3. I det tidigare nämnda NJA 2005 s. 643 kunde inte en kvalitativ bedömning av en reklamkampanj göras då bevisningen inte klar-gjorde vilket innehåll reklamkampanjen hade haft. För varumärkesinnehavaren är det således av största vikt att kunna visa innehållet i den reklamanvändning som vidtagits av ett varumärke för att möjliggöra en kvalitativ bedömning av va-rumärkesanvändningen. Att som i NJA 2005 s. 643 enbart tillhandahålla bevis som visar att en reklamkampanj har förelegat visar inte på huruvida det föreligger en tillräckligt stark koppling mellan reklamanvändningen och den tjänst som va-rumärket är registrerat för.
I Svea hovrätts dom av den 24 juni 2010 i mål T 2959–09 prövades kraven på en tydligen koppling mellan varumärkesanvändningen och den tjänst som varu-märket är registrerat för i reklamanvändning. Varuvaru-märket ”Teamwork” hade an-vänts i reklamannonser i en branschtidning vid flertalet tillfällen under ett års tid.
Reklamen bestod av en återgivning av varumärket ”i omedelbar anslutning till en beskrivning av de i målet aktuella tjänsterna.”160 Användningen ansågs ha en till-räckligt tydlig koppling mellan varumärket och den tjänst som varumärket var registrerat för, varför verkligt bruk förelåg genom reklamanvändningen.
I tribunalens dom av den 30 januari 2015 i mål T-278/13, EU:T:2015:57, Now Wireless lyckades varumärkesinnehavaren bevisa att verkligt bruk av dess varu-märke förelåg genom reklamanvändning på varuvaru-märkesinnehavarens hemsida, i radiokampanjer och i nyhetstidningar. Enligt tribunalen visade reklamanvänd-ningen vilken typ av tjänst som varumärket var registrerat för (på engelska: ”the nature of the services provided under the contested mark”).161
Vid reklamanvändning måste varumärkesinnehavaren tydligt koppla samman varumärket med den tjänst som varumärket är registrerat för. Att definiera vilken typ av tjänst som erbjuds under varumärket tycks enligt praxis uppfylla det kva-litativa kravet på verkligt bruk.
Om ett varumärke för en tjänst används i reklam innan dess att tjänsten finns tillgänglig på marknaden går det inte att etablera en koppling mellan varumärkes-användning och tjänsten för vilken varumärket är registrerat. EUD har uttalat att ett undantag från kopplingen mellan varumärkesanvändningen och tjänsten som varumärket är registrerat för kan göras om varumärkesanvändningen skett som en förberedande åtgärd för tjänstens introduktion på marknaden.162 För att varu-märkesanvändning som förberedande åtgärd ska anses kunna utgöra verkligt
160 Se Stockholms tingsrätts deldom, T 16686-07, som slogs fast av Svea hovrätt i T 2959-09.
161 T-278/13, EU:T:2015:57, Now Wireless, p. 52.
162 C-40/01, EU:C:2003:145, Ansul, p. 37.
54
bruk måste introduktionen av tjänsten på marknaden vara nära förestående.163 Hur nära förestående introduktionen av tjänsten på marknaden måste vara för att verkligt bruk ska föreligga får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
5.2.2 Företagsnamn eller varumärke
Det är vanligt förekommande för företag att registrera ett varumärke som består av eller innefattar delar av företagsnamnet. Särskilt i den rådande gigekonomin blir det allt vanligare med digitala tjänsteföretag vilkas registrerade varumärken korresponderar med dess företagsnamn.164 Inom EU finns ingen harmoniserad lagstiftning beträffande företagsnamn. I EUD:s dom av den 21 november 2002 i mål C-23/01, EU:C:2002:706, Robelco fann EUD att det då gällande VMD inte syftade till att harmonisera medlemsländernas bestämmelser för företagsnamn.165 I EUD:s dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, EU:C:2007:497, Celine uttalade EUD att syftet med företagsnamn är att urskilja en verksamhet från dess konkurrenters verksamhet, till skillnad från varumärken som syftar till att urskilja en verksamhets varor eller tjänster från en annan verksamhets varor eller tjäns-ter.166
Företagsnamn regleras i Sverige genom lag (2018:1653) om företagsnamn [cit.
FL]. Med ett registrerat företagsnamn följer en ensamrätt för innehavaren som liknar den ensamrätt som tillkommer en varumärkesinnehavare, se 1 kap. 4 § FL.167 Om en varumärkesinnehavares varumärke är samma som varumärkesin-nehavarens företagsnamn kan gränsdragningsproblem uppkomma vid bedöm-ning av verkligt bruk. Till följd av att varumärkesanvändbedöm-ningen ska ske i samband med de tjänster som varumärket är registrerat för måste det tydligt framgå att användningen anspelar på just varumärket i relation till de tjänster som varumär-ket är registrerat för istället för på företagsnamnet.168 Om företaget X AB innehar varumärket X för en tjänst måste varumärkesanvändningen av varumärke X tyd-ligt anspela på tjänsten som varumärket är registrerat för, snarare än det företag – X AB – som tillhandahåller tjänsten.
163 Ibid. Se även C-668/17, EU:C:2019:557, Viridis Pharmaceuticals, p. 44.
164 Se exempelvis EU-varumärket ”NETFLIX” som innehas av företaget Netflix Inc.
(https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010219442, hämtad: 22 maj 2020), och EU-varumärket ”UBER” som innehas av företaget Uber Technologies Inc (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010460442, hämtad: 22 maj 2020).
165 C-23/01, EU:C:2002:706, Robelco, p. 33. Den för målet aktuella artikeln i det då gällande VMD, artikel 5.5, är oförändrad i den nu gällande VMD, se artikel 5.6 VMD.
166 C-17/06, EU:C:2007:497, Celine, p. 21.
167 Prop. 2017/18:1267, s. 138.
168 Se tribunalens dom av den 15 februari 2017 i mål T-30/16, EU:T:2017:77, Natural Instinct, p. 65.
55
Enligt 1 kap. 3 § FL har den som innehar ett varumärke rätt till tecknet som företagsnamn. Motsvarande bestämmelse återfinns i 1 kap. 8 § VML där det anges att den som innehar ett varumärke har rätt till tecknet som företagsnamn.
Bestämmelser utgör tillsammans det så kallade korsvisa skyddet för företagsnamn och varumärken.169 Enligt artikel 8.4 VMF kan innehavaren av ett annat ”tecken”
hindra registreringen av ett EU-varumärke om det innehavda tecknet enligt nat-ionell lagstiftning ger denne en ensamrätt till tecknet. Ordalydelsen i artikel 8.4 VMF innefattar företagsnamn.170
Användningstvång föreligger även för företagsnamn, se 3 kap. 2–3 §§ FL.171 Kravet på verkligt bruk för företagsnamn skiljer sig däremot åt från kravet på verkligt bruk av ett varumärke. Användningen av ett företagsnamn måste endast ske i enlighet med företagsnamnets registrerade verksamhet; partiell hävning av ett företagsnamn är vidare inte möjligt.172 Således kan ett företagsnamn registrerat inom en bred kategori av verksamheter, genom det korsvisa skyddet, ge inneha-varen av företagsnamnet en rätt till varumärken inom en bred kategori av varor eller tjänster.173
En varumärkesinnehavare vars varumärke korresponderar med dess företags-namn kan följaktligen åtnjuta skydd för sitt varumärke genom det korsvisa skyd-det trots att varumärket inte tagits i verkligt bruk. Om dess varumärke blir före-mål för sanktioner enligt VMF eller VML kan en registrering av samma eller lik-nande varumärke av tredje part fortsatt blockeras av varumärkesinnehavaren till följd av dess företagsnamn och det korsvisa skyddet enligt 1 kap. 3 § FL samt 1 kap. 8 § VML.174
Den risk en varumärkesinnehavare löper genom att ha ett liknande företags-namn som dess varumärke kan således vägas upp genom det korsvisa skyddet.
Om varumärkesanvändningen inte uppfyller kraven på verkligt bruk på grund av att tecknets användning inte tydligt är kopplad till den tjänst som varumärket är registrerat för, utan snarare till den verksamhet som tillhandahåller tjänsten175, så kan varumärkesinnehavaren fortsatt blockera tredje parts användning av tecknet genom det korsvisa skydd som följer av dess företagsnamn.
169 Prop. 2017/18:267, s. 147. Se även Levin, Hellstadius, Lärobok i Immaterialrätt, s. 508.
170 Enligt EUD:s dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, EU:C:2004:717, Budvar kan ett företagsnamn utgöra ett sådant ”tecken” som anges i artikel 16 TRIPS-avtalet, se p. 85. Ordalydel-sen i artikel 8.4 VMF, vilken ska tolkas i enlighet med TRIPS-avtalet, omfattar således företags-namn. Se även Carlson, Per, Förhållandet mellan varumärke och firma – en kortfattad överblick jämte några frågeställningar, Nordiskt Immateriellt Rättskydd 2008 s. 560 ff.
171 Se även Prop. 2017/18:267, s. 205.
172 NJA 2011 s. 913, punkt 11.
173 Se för liknande diskussion Prop. 2017/18:267, s. 148.
174 Cederlund, Genuine use of Trademarks: Sweden, s. 399.
175 Jfr varumärkets ursprungsfunktion, C-40/01, EU:C:2003:145, Ansul, p. 36, med företagsnam-nets funktion, C-17/06, EU:C:2007:497, Celine, p. 21.
56
5.2.3 Resultatet av en tjänst
En reflektion av det tidigare sagda är att ett varumärke möjligen kan användas i samband med resultatet av den tjänst som varumärket är registrerat för. Ponera att ett varumärke är registrerat för restaurangverksamhet enligt NCL:s klass 43.
Varumärkesinnehavaren driver en hamburgerrestaurang och förser hamburger-bröden med det registrerade varumärket. Kan en sådan användning anses upp-fylla det kvalitativa kravet genom att varumärket använts i samband med den tjänst som varumärket är registrerat för?
Beroende på vilken typ av tjänst som ett varumärke är registrerat för ter sig möjligheten till varumärkesanvändning kopplat till resultatet av nämnda tjänst olika. Då resultatet är fysiskt tycks möjligheterna större, men även resultatet av digitala- eller immateriella tjänster skulle kunna förses med ett varumärke genom exempelvis metadata. Huruvida varumärkesanvändning på resultatet av en tjänst kan anses utgöra en tillräckligt tydlig koppling mellan varumärket och den tjänst som varumärket är registrerat för är ännu oklart. Frågan har ännu inte diskuterats uttryckligen i vare sig rättspraxis eller doktrin.