Även om ett varumärke inte tagits i verkligt bruk inom tidsfristen kan varumärket vara skyddat från sanktioner om det finns ”skälig grund” för att varumärket inte använts, enligt artikel 18 VMF. Samma undantag finns stipulerat i 3 kap. 1a–2 §§
VML, men uttryckt som ”giltiga skäl” för utebliven användning. Fortsättningsvis används begreppet skälig grund för undantaget i både VMF och VML. Eftersom kraven på verkligt bruk ska tolkas enhetligt inom unionen ska även undantaget för skälig grund för utebliven användning ges en enhetlig tolkning.129
I C-246/05 Häupl tolkade EUD begreppet skälig grund. Eftersom en definit-ion av begreppets innebörd saknas i de EU-rättsliga källorna utgick EUD i sin bedömning från artikel 19 i TRIPS-avtalet.130 Där anges att omständigheter som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll och utgör ett hinder för använd-ning av ett varumärke ska utgöra skälig grund för utebliven användanvänd-ning. Sådana omständigheter exemplifieras i artikeln så som importrestriktioner eller andra statliga regleringar av särskilda varor eller tjänster. EUD ansåg att ordalydelsen i artikel 19 TRIPS-avtalet bör ges en restriktiv tolkning för att inte undergräva syf-tet med användningstvånget. Därmed kan inte varje omständighet som ligger utom varumärkesinnehavarens kontroll anses utgöra en skälig grund för utebli-ven användning.131 Hindret för varumärkets användning måste ha ett direkt sam-band med varumärket.132 Den omständighet som ligger utom varumärkesinneha-varens kontroll måste även vara av sådan art att det vore orimligt för varumär-kesinnehavaren att övervinna den.133
Det är således tre kumulativa rekvisit som måste vara uppfyllda för att skälig grund för utebliven användning ska kunna föreligga. För det första måste det finnas ett hinder som ligger utom varumärkesinnehavarens kontroll. För det andra måste hindret ha ett tillräckligt direkt samband med varumärket. För det tredje måste hindret vara omöjligt eller orimligt svårt att övervinna för varumär-kesinnehavaren.
Kravet på att de omständigheter som hindrar ett varumärke från att tas i verk-ligt bruk ska vara utom varumärkesinnehavarens kontroll innebär att omständig-heterna ska ha uppstått utan möjlighet till påverkan från varumärkesinnehavaren.
Att en varumärkesinnehavare exempelvis inte har de ekonomiska förutsättning-arna för att ta sitt varumärke i verkligt bruk på grund av en lågkonjunktur eller
129 Se C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl, p. 45. Jfr C-40/01, EU:C:2003:145, Ansul, p. 28–29. Se även von Mühlendahl, Genuise use of Trademarks: European Union, s. 158.
130 C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl, p. 48.
131 C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl, p. 51.
132 C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl, p. 52.
133 C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl, p. 53.
47
liknande har därför inte ansetts kunna utgöra skälig grund; en näringsidkare måste räkna med marknadens volatilitet.134 Inte heller det faktum att en underleverantör inte uppfyller sina åtaganden gentemot varumärkesinnehavaren anses vara utom dess kontroll.135 Omständigheter som uppstår till följd av marknadens utform-ning tycks således vara något som varumärkesinnehavaren anses ha viss kontroll över. Statliga marknadsrestriktioner, så som krav på tillstånd, kan däremot utgöra omständigheter som ligger utom varumärkesinnehavarens kontroll.136
Förutom att omständigheterna som hindrar användningen av ett varumärke ska vara utom varumärkesinnehavarens kontroll ska de även ha ett tillräckligt nära samband med varumärket vilket gör det omöjligt eller orimligt för varumär-kesinnehavaren att ta varumärket i verkligt bruk. I EUD:s mål C-246/05 Häupl var frågan om skälig grund för utebliven användning förelåg för ett varumärke för färdigrätter som innehades och salufördes av en matvaruhandel, Lidl. Varorna för vilka varumärket var registrerat såldes endast i Lidls egna butiker. När Lidl skulle öppna sin första butik i Österrike dröjde de statliga godkännanden som krävdes på grund av ”byråkratiska hinder”. EUD uttalade att de ”byråkratiska hinder” som förelåg i det aktuella fallet hade ett tillräckligt nära samband med varumärket till följd av att Lidls affärstrategi bestod i att endast saluföra varorna i sina egna affärer. Det kunde inte krävas av Lidl att förändra sin marknadsstrategi på sådant sätt att de skulle tvingas sälja sina varor i konkurrenters affärer endast för att ta varumärket i verkligt bruk.137 EUD:s dom pekade på att omständighet-erna i det aktuella fallet var sådana som utgjorde skälig grund för utebliven an-vändning till följd av att hindret var utom varumärkesinnehavarens kontroll, hade ett tillräckligt nära samband med varumärket samt var av sådan art att det skulle vara orimligt för varumärkesinnehavaren att försöka kringgå hindret för att ta varumärket i verkligt bruk.
I EUD:s dom av den 13 september 2007 i mål C-234/06, EU:C:2007:514, Il Ponte Finanziaria var frågan bland annat om nationella lagbestämmelser som möj-liggjorde defensiva registreringar kunde utgöra skälig grund för utebliven använd-ning. I ett invändningsförfarande där ett äldre nationella varumärke, registrerade i Italien, låg till grund för en invändning mot registreringen av ett EU-varumärke, ombads innehavaren av de äldre varumärkena visa verkligt bruk. Innehavaren av de äldre varumärkena yrkade på att skälig grund för utebliven användning av dess
134 Se EUIPO, Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of Use, s. 58.
135 Tribunalens dom av den 18 mars 2015 i mål T-250/13, EU:T:2015:160, SMART WATER, p.
67-69.
136 von Mühlendahl, Genuine Use of Trademarks: European Union, s. 158.
137 C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl, p. 53.
48
varumärken förelåg till följd av Italiens nationella bestämmelser som tillät defen-siva varumärkesregistreringar. EUD fann att begreppet skälig grund tar sikte på omständigheter som hindrar ett varumärkes användning och som inte kan påver-kas av varumärkesinnehavaren, snarare än nationella bestämmelser som tillåter utebliven användning i särskilda fall.138 Således utgör förekomsten av nationella bestämmelser vilka möjliggör defensiva registreringar inte skälig grund för ute-blivet verkligt bruk av ett varumärke enligt VMF.139
Skälig grund för utebliven användning av ett varumärke prövades även i EUD:s dom av den 3 juli 2019 i mål C-668/17, EU:C:2019:557, Viridis Pharma-ceuticals. I målet hade ett läkemedelsföretag, Viridis Pharmaceuticals Ltd, registre-rat ett EU-varumärke för ett läkemedel. Läkemedlet hade ännu inte gått igenom de nödvändiga kliniska tester som krävs för att tillstånd ska ges för att sätta ett läkemedel på marknaden. Frågan i målet var om det faktum att Viridis inte haft tillstånd att använda läkemedlet på marknaden utgjorde skälig grund för att varu-märket för nämnda läkemedel inte tagits i verkligt bruk.
EUD uttalade att krav på kliniska tester för ett läkemedel kan utgöra skälig grund för utebliven användning av ett varumärke.140 Omständigheterna i fallet var däremot sådana att varumärkesinnehavaren borde ha kunnat skynda på pro-cessen med de kliniska testerna genom nödvändiga investeringar.141 Kravet på statligt godkännande för lansering av läkemedlet för vilken varumärket var regi-strerat för fann EUD därmed inte vara ett hinder utom varumärkesinnehavarens kontroll. Varumärket hade dessutom registrerats redan innan de kliniska testerna hade inletts. EUD konstaterade att det inte fanns någon juridisk skyldighet för varumärkesinnehavaren att på ett så tidigt stadium registrera det aktuella varu-märket.142 EUD fastslog återigen att en alltför extensiv tolkning av sådana hinder som kan utgöra skälig grund för utebliven användning skulle vara i strid med syftet av kravet på verkligt bruk.143 Skälig grund för utebliven användning ansågs därmed inte föreligga i det aktuella fallet.
EUD:s dom i mål C-668/17 Viridis Pharmaceuticals Ltd visar på ett restriktivt förhållningssätt till undantag från användningskravet. Vid införande av kravet på verkligt bruk i svensk rätt angavs uttryckligen hinder mot försäljning av läkeme-del till följd av krav på statligt godkännande som ett exempel på ett hinder som skulle anses utgöra skälig grund för utebliven användning av ett varumärke.144
138 C-234/06, EU:C:2007:514, Il Ponte Finanziaria, p. 102.
139 C-234/06, EU:C:2007:514, Il Ponte Finanziaria, p. 103.
140 C-668/17, EU:C:2019:557, Viridis Pharmaceuticals, p. 68.
141 C-668/17, EU:C:2019:557, Viridis Pharmaceuticals, p. 69.
142 Ibid.
143 C-668/17, EU:C:2019:557, Viridis Pharmaceuticals, p. 74. Jfr C-246/05, EU:C:2007:340, Häupl, p.
51.
144 Prop. 1992/93:48, s. 101.
49
Likaså i EUIPO:s vägledning för bedömningen av verkligt bruk.145 Även om rättsfallet inte omöjliggör för läkemedelsproducenter att bevisa skälig grund för utebliven användning till följd av kravet på statligt godkännande så ställs högre krav på varumärkesinnehavarnas försök att övervinna hindret. Att krav på statligt godkännande för läkemedel ges som exempel för en skälig grund för utebliven användning av ett varumärke ska således inte tolkas som en presumtion. Om-ständigheterna i det enskilda fallet avgör om det aktuella hindret utgör skälig grund för utebliven användning enligt artikel 18 VMF och 3 kap. 1a–2 §§ VML.
Om det föreligger skälig grund för att ett varumärke inte tagits i verkligt bruk ska den tidsfrist som varumärket måste användas inom inte tillämpas. Att tids-fristen inte tillämpas under tiden då skälig grund för utebliven användning fort-satt föreligger innebär inte att den uteblivna användningen ska anses utgöra verk-ligt bruk och därmed initiera en förnyad femårsperiod. När omständigheterna som utgör skälig grund för utebliven användning av ett varumärke upphör fort-sätter istället tidsfristen att löpa.146 Om varumärke X registrerades den 1a januari 2014 och skälig grund för utebliven användning förelåg mellan den 1a januari 2015 och den 1a januari 2016 ska således femårsfristen ansetts utgången den 2 januari 2020. Den tidsperiod då skälig grund för utebliven användning förelåg räknas bort från tidsfristen.
145 EUIPO, Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of Use, s. 59.
146 von Mühlendahl, Genuise use of Trademarks: European Union, s. 158.
50